IT-бизнес из года в год демонстрирует активный рост и в 2015 году занял 3-е место по объему общего экспорта Украины. Так, Украина находится на 24-м месте в глобальном рейтинге аутсорсинга Global Services Location Index 2016, который составляет консалтинговая компания A.T. Kearney. Такая тенденция связана с квалифицированностью местных IT-специалистов, низкими операционными расходами, а также с конкурентоспособными IT-решениями.

 

Аутсорсинг и вопросы ИC

Наиболее популярной формой аутсорсинга на Украине является привлечение локальной компании-посредника, которая, в свою очередь, обеспечивает сотрудничество с IT-специалистами. Такое структурирование отношений имеет свои преимущества как с организационной точки зрения, так и с точки зрения юридического оформления и финансового планирования. При этом для заказчика ключевым элементом становится не только получение качественного результата, но и полная передача исключительных прав на созданные объекты интеллектуальной собственности (ИС). Полноценная передача имущественных прав на созданные объекты ИС зависит в первую очередь от урегулированности договорных отношений сторон.

При аутсорсинге через компанию-посредника возможны два способа оформления взаимоотношений с IT-специалистами: трудовые отношения (то есть сотрудники компании, работающие на основании трудовых договоров) или прямой подряд компанией независимого частного предпринимателя (разработчика). При этом к объектам ИС, созданным работниками и независимыми подрядчиками, применяются разные правовые режимы.

На первый взгляд, передача прав на объекты ИС в рамках трудовых правоотношений весьма проста и очевидна: все имущественные права на объекты, созданные работником, передаются работодателю без дополнительных формальностей. В то же время существуют отдельные риски, которые необходимо учитывать при оформлении трудовых отношений с IT-специалистами. В первую очередь в договоре необходимо детализировать условия фиксации даты создания объекта ИС, поскольку соответствующие права на такие объекты возникают с момента их создания (в случае отсутствия необходимости государственной регистрации). Кроме того, целесообразно предусмотреть в договоре или обеспечить систему фиксации объема доли авторства каждого сотрудника в отдельном объекте.

Альтернативой оформлению трудовых взаимоотношений является предоставление услуг компании-посреднику частным предпринимателем на основании соответствующего договора. Данный способ преобладает в IT-индустрии в силу организационных и налоговых преимуществ, в то время как для заказчика такая трехступенчатая модель взаимоотношений сопряжена с повышенными рисками в отношении передачи прав на объекты ИС, а также защиты информации/материалов, предоставляемых заказчиком для создания IT-решений. В частности, дополнительное звено в отношениях между заказчиком и исполнителем (компании-посредника) не дает возможности до конца проконтролировать процесс передачи объектов ИС.

Как свидетельствует практика, при анализе рамочных договоров о предоставлении услуг, заключенных между компанией-посредником и разработчиком-предпринимателем, зачастую невозможно подтвердить момент передачи и способы использования объектов ИС, а также установить, все ли исключительные права на объекты ИС были надлежащим образом переданы конечному лицу. В данном случае акты приема-передачи предоставленных услуг, подписываемые с разработчиками-предпринимателями, не являются надлежащим доказательством передачи прав на объекты ИС, поскольку в них, в частности, отсутствуют какие-либо идентифицирующие данные.

Более того, обязательное авторское вознаграждение нередко включается в стоимость услуг разработчика, что, к сожалению, не дает возможности установить, за какой из объектов осуществлена выплата вознаграждения и была ли осуществлена выплата авторского вознаграждения вообще. Так, в наихудшем случае работник/разработчик может потребовать от компании выплаты соответствующего вознаграждения в судебном порядке.

 

Минимизировать риски

Компании, следуя западной практике, иногда включают в договоры положения о передаче неимущественных прав на созданные объекты ИС, что является грубой ошибкой. Украинское законодательство четко предусматривает, что неимущественные права на объекты ИС, в том числе и право на авторство, неразрывно связаны с автором (разработчиком), поэтому такие права не могут быть переданы или переуступлены кому-либо, так как это нарушило бы целостность объекта.

Для минимизации вышеуказанных рисков в заключаемых договорах рекомендуется дать четкое и ясное определение объектов ИС, точно определить создаваемый результат работ/услуг, предусмотреть исчерпывающий перечень передаваемых разработчиком прав на созданные объекты, зафиксировать факт передачи прав разработчиком (акт, односторонняя форма, электронное подтверждение), зафиксировать факт выплаты авторского вознаграждения за передаваемые объекты.

Еще одним важным аспектом сотрудничества является сохранность и защита информации/материалов, которые передаются заказчиком компании-посреднику. Последняя же, в свою очередь, делится такими данными со своими работниками/частными разработчиками. Для того чтобы защитить уже существующие права интеллектуальной собственности и важный актив заказчика, целесообразно заключать с работниками/разработчиками соглашение о неразглашении относительно каждого индивидуального проекта.

Урегулировав существенные условия создания и передачи прав на объекты ИС, компания-посредник сможет максимально обезопасить себя и исключить повторное использование работником/разработчиком кода, созданного специально для проекта заказчика, или изменение кода для других проектов, возможные претензии со стороны авторов таких решений, а также репутационные риски.

Существенным шагом к упрощению экспорта услуг и объектов ИС стал принятый парламентом 3 ноября 2016 года законопроект № 4496, которым упразднены обязательная письменная форма и валютные ограничения по расчетам для договоров на экспорт услуг и прав ИС. Со вступлением в силу законопроекта № 4496 такие договоры могут заключаться путем принятия акцепта заказчика, обмена электронными письмами или просто выставлением счета разработчиком-предпринимателем. Таким образом, заказчик сможет предусмотреть ключевые условия договора с компанией-посредником относительно конкретного проекта, в частности условия передачи прав на объекты ИС, в соответствующей оферте или в электронных письмах. Более того, законопроект № 4496 запрещает банкам требовать у компании-посредника перевод документов для подтверждения валютной выручки, включая перевод инвойсов, выставленных на заказчика-нерезидента и составленных на английском языке.

При этом законопроектом № 4496 не детализированы требования к положениям, которые должны быть изложены в оферте и/или электронных письмах и согласованы сторонами. Таким образом, надлежащая передача имущественных прав на созданные разработчиком объекты ИС зависит от правильности и полноты положений оферты и/или электронных писем. Тем не менее общее упрощение бюрократических процедур оформления письменных договоров, бесспорно, будет способствовать росту и развитию IT-бизнеса на Украине.

 

САФРОНЕНКО Екатерина — старший юрист «КПМГ-Украина», г. Киев,

РУДЕНКО Александр — юрист «КПМГ-Украина», г. Киев

---

Мнение

Выбор отношений

Инесса ЛЕТИЧ,
старший юрист ЮФ Asters

В случае с IT-бизнесом традиционной дилеммой при юридическом оформлении отношений с IT-специалистами является выбор между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями. И хотя во многих случаях трудовой договор представляется более логичной формой оформления, очень часто выбирают именно гражданско-правовые договоры.

Стоит отметить, что такое решение можно назвать вполне обоснованным, учитывая ограничения и механизмы защиты работника, предусмотренные трудовым законодательством: от защиты от увольнения до охраны труда и социальных льгот.

В случае же, если IT-специалиста нанимают для работы на иностранного заказчика, таких ограничений возникает еще больше, в том числе ограничения для компании-посредника. Среди прочего можно упомянуть, например, императивные нормы относительно применения украинского права в случае выполнения работы на территории Украины или нормы об ответственности посредника за ухудшение условий труда специалиста, нанятого для иностранной компании. Не последнюю роль играют также вопросы налогообложения и валютного регулирования.