Директору ТОВ «Альфа-Харків»
вул. Космічна, 124, оф. 2,
м. Харків, 61052, Україна,
код ЄДРПОУ 37188500

 

ТОВ «Каблучка»
вул. Пушкінська, 13, оф. 1,
м. Харків, 61002, Україна,
код ЄДРПОУ 25066229

 

ВИМОГА

щодо припинення порушень

Товариству з обмеженою відповідальністю «Каблучка» (код ЄДРПОУ 25066229) стало відомо про порушення законних прав з боку вашого підприємства, які полягають у наступному.

Нам стало відомо, що ваше підприємство здійснило реєстрацію домену www.kabluchka.kh.ua із занесення інформації про домен та його адміністратора в реєстр доменних імен та протягом березня—листопада 2013 року здійснювало надання послуг розміщення веб-сайту www.kabluchka.kh.ua на сервері вашого підприємства.

Ці дії ми вважаємо порушенням законних прав нашого підприємства, виходячи із наступного.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каблучка» (код ЄДРПОУ 25066229), яке зареєстроване відповідно до рішення виконавчого комітету ХМР від 21 жовтня 2000 року, здійснює діяльність у сфері торгівлі ювелірними прикрасами, біжутерією. Ці види діяльності включені до видів діяльності згідно зі статутом товариства, внесені до основних видів діяльності у Єдиному державному реєстрі (копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України додається), КВЕД: 2010 47.77 «Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах».

Починаючи із січня 2000 року наше підприємство здійснює на території м. Харкова та Харківської області діяльність із роздрібної торгівлі ювелірними прикрасами, біжутерією на власних та орендованих об’єктах, зокрема у:

— спеціалізованому магазині «Каблучка» за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 12 — із січня 2000 року;

— торговельному павільйоні «Каблучка» у торговельному центрі «А» за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 2 — із січня 2001 року;

— торговельному павільйоні «Каблучка» у торговельно-розважальному центрі «П» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 14 — із грудня 2010 року;

— магазині «Каблучка» за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Правди, 5 — із січня 2011 року.

При проведенні діяльності у вказаних місцях продажу для ідентифікації нашого підприємства використовувався логотип, що складається із текстового напису «Каблучка» золотими літерами на синьому фоні та зображення обручальної каблучки. Цей логотип і бренди «Каблучка» та kabluchka є добре відомими серед мешканців м. Харкова та Харківської області, наше підприємство неодноразово брало участь у спеціалізованих виставках та експозиціях ювелірних виробів протягом 2005–2013 років.

Протягом 2000–2012 років використання вказаного вище логотипу «Каблучка» здійснювалось нашим підприємством без реєстрації прав на знак для товарів та послуг та без отримання відповідного свідоцтва, зокрема, в рекламі, на рекламних візитних картках, у рекламному кольоровому буклеті, на вивісці, на фіскальних чеках (розрахункових квитанціях).

Для захисту прав на цей об’єкт як на знак для товарів та послуг, відповідно до положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», нашим підприємством 19 квітня 2013 року була подана заявка на реєстрацію словесного знаку для товарів та послуг kabluchka (копія заявки надається). 15 травня 2013 року нашим підприємством було отримано повідомлення Державного підприємства «Український інститут промислової власності» про встановлену дату подання заявки на словесний знак для товарів та послуг kabluchka — 22 квітня 2013 року. Додатково нашим підприємством була подана заява про пріоритет у поданні заявки на знак для товарів та послуг на підставі демонстрації знаку на виставці «Ювелірні прикраси», яка відбувалась 7-8 січня 2013 року у м. Києві за адресою: пр. Перемоги, 54, про що нашим підприємством було отримано повідомлення про встановлення пріоритету.

Відповідно до частини 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право власності на знак засвідчується свідоцтвом, строк дії свідоцтва становить десять років від дати подання заявки до установи. Отже, за умови прийняття позитивного рішення про видачу нашому підприємству свідоцтва на словесний знак для товарів та послуг «Каблучка» права на вказаний знак будуть діяти згідно зі свідоцтвом — від дати пріоритету, тобто 7 січня 2013 року. Станом на 1 грудня 2013 року державної реєстрації знаку для товарів та послуг kabluchka досі не проведено, свідоцтво на словесний знак для товарів та послуг kabluchka нашим підприємством ще не отримано, очікуваний строк реєстрації знаку — лютий 2014 року.

Згідно з частинами 2, 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво на знак для товарів та послуг надає його власнику право використовувати знак, зокрема, для застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Відповідно до частини 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати. Таке право із урахуванням норм частини 6 статті 16 Закону поширюється на вчинення вказаних дій після дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, після дати пріоритету заявки.

У березні 2013 року нашому підприємству стало відомо про появу у всесвітній мережі Інтернет доменного імені www.kabluchka.kh.ua, яке є тотожним із знаком для товарів та послуг kabluchka, заяву про реєстрацію якого подано нашим підприємством, що ми вважаємо порушенням прав нашого підприємства.

Наше підприємство звернулось із запитом до об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний центр» щодо інформації про особу, яка є реєстратором доменного імені www.kabluchka.kh.ua. У відповідь 15 травня 2013 року нами було отримано довідку об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний центр», відповідно до якої реєстратором доменного імені www.kabluchka.kh.ua є ваше підприємство.

Таким чином, ваше підприємство здійснило реєстрацію домену www.kabluchka.kh.ua із занесенням інформації про домен та його адміністратора в реєстр доменних імен із порушенням прав нашого підприємства. Крім того, протягом березня—листопада 2013 року ваше підприємство здійснює надання послуг розміщення веб-сайту www.kabluchka.kh.ua на сервері вашого підприємства.

Домен www.kabluchka.kh.ua, на якому здійснюється використання позначення, що є тотожнім знаку для товарів та послуг kabluchka, створено після дати пріоритету за заявкою на знак kabluchka. Реєстрантом (власником) домену www.kabluchka.kh.ua у доменному імені використане позначення kabluchka, яке є тотожнім знаку для товарів та послуг kabluchka, заяву про реєстрацію якого подано нашим підприємством.

Починаючи з 18 березня 2013 року на сайті www.kabluchka.kh.ua розміщено інформацію про адреси магазинів ювелірних прикрас, які не належать нашому підприємству, наводиться недостовірна інформація про контактні дані та реквізити іншої особи (підприємства «П»), умови та графік роботи, чим порушуються права нашого підприємства, вводяться в оману покупці, наносяться збитки нашому підприємству.

Про це нашим підприємством складено протоколи про огляд та ознайомлення з інформацією, розміщеною на інформаційних ресурсах (сайтах) в мережі Інтернет за адресою: www.kabluchka.kh.ua від 20 березня 2013 року, 20 червня 2013 року, 20 вересня 2013 року, 20 листопада 2013 року (копії додаються).

Після отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг kabluchka наше підприємство як власник матиме можливість здійснювати дії, пов’язані з перешкоджанням неправомірному використанню знаку, зокрема у мережі Інтернет, починаючи від дати дії свідоцтва – тобто від 7 січня 2013 року, а отже, ми матимемо право вимоги до вашого підприємства про припинення порушення наших прав та відшкодування нанесених таким порушенням збитків.

Водночас ми погоджуємось із тим, що ваше підприємство під час реєстрації домену www.kabluchka.kh.ua не мало інформації про пріоритет щодо подання нами заявки на знак для товарів та послуг kabluchka, а отже, таке порушення прав на знак для товарів та послуг із вашого боку не мало ознак умислу. Відповідно до пункту 5 публічного договору про надання платних послуг хостингу і реєстрації доменних імен № 1 від 1 листопада 2011 року, розміщеного на веб-сайті вашого підприємства у мережі Інтернет, ваше підприємство як виконавець залишає за собою право призупинити обслуговування абонента до з’ясування всіх обставин у випадках розміщення абонентом на своєму віртуальному хостингу інформації, яка порушує майнові або інші права на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема на об’єкти авторського права, суміжні права, права на винахід, корисні моделі, знаки для товарів та послуг та інші об’єкти.

Зважаючи на викладені вище факти, що свідчать про порушення прав нашого підприємства,

ПРОШУ:

— у строк до 28 лютого 2014 року призупинити реєстрацію домену www.kabluchka.kh.ua;

— у строк до 28 лютого 2014 року призупинити надання послуг хостингу та розміщення веб-сайту www.kabluchka.kh.ua на сервері вашого підприємства;

— надати інформацію про дату реєстрації домену www.kabluchka.kh.ua;

— надати інформацію про особу, яка зареєстрована як адміністратор домену www.kabluchka.kh.ua.

Додатки:

1.  Копія заявки про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні kabluchka.
2.  Зображення словесного знаку kabluchka.
3.  Копії протоколів про огляд та ознайомлення з інформацією, розміщеною на інформаційних ресурсах (сайтах) в мережі Інтернет за адресою: www.kabluchka.kh.ua від 20 березня 2013 року, 20 червня 2013 року, 20 вересня 2013 року, 20 листопада 2013 року, засвідчені печаткою ТОВ «Каблучка».
4.  Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Каблучка».

 

Директор  ТОВ «Каблучка»   _________І.І. Іванов

---

Комментарий эксперта

Антон КЛИМЕНКО,
старший юрист ООО «Адвокатская контора «POLEX»

Практика свидетельствует о том, что в последнее время широкое распространение получили неправомерные действия, связанные с созданием в сети Интернет доменных имен, веб-сайтов (веб-страниц), название которых (веб-адрес) является тождественным уже существующим, хорошо известным брендам. Иногда имеет место просто регистрация таких доменов для последующего их предложения к продаже собственнику соответствующего бренда, иногда — умышленное создание страницы, цель которой — предоставить потребителю информацию о совершенно другом предприятии, а не о собственнике бренда, знака для товаров и услуг, то есть ввести потребителей и других лиц в заблуждение.

Конечно, эти действия противоречат принципам конкуренции, но находятся ли они в правовом поле?

Положениями отечественного законодательства, а именно Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 15 декабря 1993 года № 3689-XII, предусмотрено право владельца использовать знак, в частности, право на применение его в деловой документации или рекламе и в сети Интернет, предоставлять право на такое использование другим лицам или противодействовать такому использованию со стороны третьих лиц — следовательно, право на использование определенного словесного сообщения в сети Интернет в отдельном национальном сегменте. Согласно Правилам домена UA, такой домен может быть зарегистрирован на лицо, которое имеет права на зарегистрированный на Украине знак либо которому эти права переданы. Впрочем, это касается лишь доменов первого уровня — на домены второго уровня в сегменте UA данные требования уже не распространяются.

Не единичны случаи, когда лицо, которое долгое время использовало определенный логотип, бренд, знак для товаров и услуг без регистрации, сталкивается с неправомерными действиями других лиц относительно самостоятельной регистрации такого знака или регистрации соответствующих доменов второго уровня с целью введения в заблуждение потребителей, предоставления информации о деятельности других субъектов или для реализации технологии «раскрутки» сайтов.

Противодействовать таким действиям в первую очередь необходимо путем подтверждения прав лица на соответствующее коммерческое наименование, бренд как на объект интеллектуальной собственности — знак для товаров и услуг. Именно такой путь может гарантировать почти 100-процентный положительный результат в случае судебного рассмотрения спора. Поэтому, если знак еще не зарегистрирован, первым и самым важным действием должна быть подача соответствующей заявки относительно его регистрации.

Кроме того, предлагаем обратиться к регистратору доменных имен с требованием о временном прекращении нарушений, приостановлении обслуживания домена и хостинга сайта до получения заявителем свидетельства.

Документ, который мы предлагаем, — требование к регистратору доменных имен о временном приостановлении хостинга и обслуживания домена до получения заявителем свидетельства. Акцентируем внимание на том, что в таком требовании следует максимально полно изложить факты, подтверждающие права предприятия на знак, перечень действий, которые могут быть трактованы как нарушение прав и т.п. Если неизвестно, на какое именно лицо зарегистрирован оспариваемый домен, можно дополнительно требовать предоставления сведений о регистранте и дате регистрации.