Важное преимущество регистрации торговой марки заключается в приобретении ее собственником имущественных прав на нее, в том числе исключительного права препятствовать неправомерному использованию и запрещать его. Получение такой «монополии» имеет глубокий экономический смысл, поскольку мотивирует собственника торговой марки инвестировать в качество продукции, повышая таким образом ее узнаваемость среди аналогичной продукции конкурентов. Однако эта «монополия» не безгранична, ведь собственник торговой марки может запрещать только неправомерное использование.

Преждепользование в лицах

Право преждепользования является ограничением прав собственника зарегистрированной торговой марки, предусмотренным Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон). В частности, исключительное право собственника торговой марки запрещать другим лицам использовать марку без его согласия не распространяется на осуществление какого-либо права, которое возникло до даты подачи заявки или до даты приоритета заявки.

Такое право включает также пользование аналогичной или схожей торговой маркой, которая не была зарегистрирована, но добросовестно использовалась лицом в интересах своей деятельности до даты заявки или приоритета. Право преждепользования лицо также ­приобретает в случае, если до даты заявки или приоритета была осуществлена значительная и серьезная подготовка к использованию торговой марки. При наличии права преждепользования отсутствует необходимость получать согласие собственника зарегистрированной торговой марки и платить ему роялти, также последний не может запретить использовать марку.

Статья 500 Гражданского кодекса (ГК) Украины четко не указывает, ограничивается ли право преждепользования использованием марки только для конкретного товара (например, для брендирования кроссовок, названия интернет-магазина) или все-таки право преждепользования может распространяться на вид (род) товаров (например, обувь, головные уборы). Поскольку торговая марка может быть зарегистрирована как для конкретных товаров, так и для родовых товаров, считаем, что право преждепользования может иметь место в обоих случаях. При этом во втором случае обладателю права преждепользования понадобятся более весомые доказательства как минимум значительной и серьезной подготовки к использованию торговой марки для всех товаров определенного вида (рода) или класса МКТУ. Указанная позиция поддерживается также судебной практикой (судебное решение по делу № 920/339/14).

И в первом, и во втором случае право преждепользования будет охватывать все виды использования, предусмотренные статьей 16 Закона и статьей 157 Хозяйственного кодекса Украины. Это важно, так как суды не всегда правильно применяют положения статьи 500 ГК Украины в этой части. В частности, следует отметить позицию ВХСУ (постановление от 11 апреля 2006 года №12/405), который указал, что вывод апелляционного суда о невозможности возникновения права преждепользования у лица, которое использует торговую марку путем продажи соответствующего товара, но не производит его, не основывается на законе.

Следует также отметить, что право преждепользования могут иметь несколько лиц независимо от того, у кого из них это право возникло раньше, ведь главным основанием для возникновения этого права является сам факт такого использования до даты подачи заявки или до даты приоритета.

Неоднозначность отчуждения

Право преждепользования всегда неразрывно связано с тем, кто является его первичным приобретателем. Оно может передаваться или переходить к другому лицу только вместе с предприятием или деловой практикой или с той частью предприятия или деловой практики, в которых была использована торговая марка или осуществлена значительная и серьезная подготовка к такому использованию.

Наиболее понятным в данном случае является переход права преждепользования вместе с предприятием, что может означать отчуждение 100 % акций (долей) предприятия или 100 % активов предприятия, в том числе в рамках слияния и присоединения.

При передаче права преждепользования вместе с частью предприятия или деловой практики ситуация не так однозначна. Это в первую очередь связано с недостаточностью правового регулирования и отсутствием определений основных понятий (например, нет нормативного определения «деловая практика»).

Если передачу права преждепользования вместе с частью предприятия рассматривать с точки зрения выделения или разделения предприятия, то возникает вопрос: как поставить такое право на баланс и затем передать его по распределительному балансу? Очевидно, что в таком случае необходима подготовка дополнительных документов (актов, договоров), на основании которых такое право будет передаваться.

Что касается передачи права преждепользования вместе с деловой практикой или ее частью, то до появления четких разъяснений со стороны государственных органов или достаточной судебной практики под деловой практикой целесообразно рассматривать материальные или нематериальные активы, без которых дальнейшее использование незарегистрированной торговой марки невозможно (например, производственная линия, интернет-магазин).

Законодатель не дает ответов на вопросы, остается ли за первичным обладателем право преждепользования в случае передачи/перехода права преждепользования вместе с частью предприятия/деловой практики третьему лицу и может ли он возобновить использование торговой марки (например, купить новую производственную линию или создать новый формат того же интернет-магазина). Считаем, что здесь нужно применять индивидуальный подход и при выработке того или иного решения важно проверять, не будут ли нарушаться права лица, к которому перешло/передано право преждепользования и права собственника зарегистрированной марки.

Интересен и вопрос о возможности выдачи лицензии на пользование этим правом третьим лицам. Часть 2 статьи 500 ГК Украины четко не указывает именно на необходимость полного отчуждения предприятия или деловой практики (их части) для перехода/передачи права прежде­пользования. Более того, часть 2 статьи 500 ГК Украины можно рассматривать как некую модификацию исключительного права собственника зарегистрированной торговой марки разрешать ее использование. Таким образом, в связи с отсутствием прямого запрета считаем возможным передачу права преждепользования в пользование третьему лицу при условии, что выполняется условие относительно передачи в пользование предприятия или деловой практики (их части). В таком случае особое внимание необходимо уделить правовой квалификации платежей за пользование таким правом (роялти или услуги). Это в первую очередь связано с неоднозначностью определения роялти, данного в Налоговом кодексе Украины, в части незарегистрированных торговых марок, а именно — распространяется на них определение роялти или нет.

 

КЛИМЧУК Олег — старший юрист ЮФ Sayenko Kharenko, г. Киев

---

Комментарии

Отсутствие определения — не аргумент

Юлия СЕМЕНИЙ,
партнер ЮФ «Астерс»

Отсутствие де­тального регулирования передачи права преждепользования порождает ряд вопросов, в первую очередь, в части передачи деловой практики, поскольку это понятие не определено законом. Тем не менее отсутствие определения «деловая практика» не избавляет суды от необходимости предоставлять правовую оценку аргументам сторон в спорах о праве преждепользования. К примеру, решением Хозяйственного суда г. Киева от 17 сентября 2010 года по делу № 12/44 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12056397) была признана передача права преждепользования вместе с деловой практикой по поставке на территорию Украины определенных товаров (бальзам «Золота зірка»). Такая передача оформлена договором о передаче всех прав и обязательств по ранее заключенному договору, предоставляющему исключительное право по организации поставок и продажи бальзама на Украине. При этом суд согласился, что под деловой практикой следует понимать определенную практическую, в частности, хозяйственную деятельность, в данном случае — импорт бальзама «Золота зірка» на территорию Украины. Это решение оставлено в силе апелляционным судом и ВХСУ.

Предусмотреть возможности

Алексей ПРУДКИЙ,
юрист «Юридической группы LCF»

Объем правовой охраны торговой марки определяется изображением знака и перечнем товаров и услуг, для которых знак зарегистрирован.

Использованием знака считается, среди прочего, его нанесение на какой-либо товар либо использование во время предложения или предоставления услуги, для которой знак зарегистрирован.

Перечень этих товаров и услуг определяется согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. МКТУ установлено 45 классов товаров и услуг, по которым регистрируются товарные знаки (с 1-го по 34-й — товары, с 35-го по 45-й — услуги).

Таким образом, установленное статьей 500 Гражданского кодекса Украины право преждепользования торговой маркой предусматривает возможность ее безвозмездного использования по соответствующему классу МКТУ.

Например, решением Хозяйственного суда г. Киева от 3 февраля 2014 года по делу № 910/15421/13 за ГП «Завод 410 ГА» было признано право преждепользования торговой маркой «АН» для класса 37 МКТУ (ремонт и техническое обслуживание самолетов). Данное решение было оставлено в силе постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 24 июня 2014 года.

Установить право

Наталия МЕЩЕРЯКОВА,
партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности МЮГ AstapovLawyers

Объем права преж­депользования на марку неразрывно связан с объемом прав владельца свидетельства. Смысл права преждепользования в том, что из прав владельца исключается право запрещать использование марки конкретному лицу, которое добросовестно начало использовать марку до даты подачи заявки для конкретного товара или услуги или осуществило значительную подготовку к выпуску такого товара или предоставлению такой услуги. Суд устанавливает право преждепользования по доказательствам, предоставляемым лицом, в отношении которого признается такое право, и эти доказательства касаются конкретных товаров и услуг, на которые распространяется правовая охрана марки, либо однородных с указанными в свидетельстве.

Если же лицо до даты подачи заявки использовало марку для товаров или услуг, на которые не распространяются права собственника марки (иные товары, иные услуги, не однородные с теми, на которые выдано свидетельство), то у собственника свидетельства нет прав запрещать продолжать такое использование.

В то же время если лицо, имеющее право преждепользования, начнет использовать марку после даты подачи заявки, но для иных товаров и услуг, а не для тех, на которые право преждепользования распространяется, то владелец свидетельства вправе запретить такое использование.

Разница в позициях

Анна ЛЯШЕНКО,
юрист ПЮК IPStyle

В ряде судебных решений свидетельством перехода прав преждепользования вместе с предприятием признана реорганизация юридического лица (например, в споре относительно ТМ «Европа Плюс»). В то же время в решении по поводу ТМ «Stolichnaya»/«Столична» достаточным основанием для перехода права преждепользования суд посчитал договор аренды целостного имущественного комплекса. Разница в позициях судов объясняется тем, что предприятие, согласно Гражданскому кодексу Украины, — объект права, а согласно Хозяйственному кодексу — субъект. Однако оба основания (и реорганизация, и продажа (аренда) целостного имущественного комплекса) равным образом подтверждают переход права преждепользования исходя из сути правоотношений и базовых принципов права.

В свою очередь, судебная практика по передаче права преждепользования вместе с деловой практикой представлена незначительным количеством разбирательств, среди которых спор относительно ТМ бальзам «Золота зірка». В данном споре подтверждением передачи прав преждепользования признан договор о передаче прав по организации поставок и продаже данного бальзама.

Учесть требования

Алексей СТОЛЯРЕНКО,
юрист МЮФ Baker & McKenzie

Право преж­депользования хоть и имеет слово «право» в своем названии, но по сути является ограничением исключительных прав собственника зарегистрированной торговой марки в пользу третьего лица. Поэтому такое ограничение не может быть лицензировано или передано третьим лицам, кроме как вместе с самим предприятием или его частью. При передаче права преждепользования необходимо обратить внимание на техническую документацию по использованию обозначения, регламенты, макеты, лицензии, разрешения, которые в случае судебного разбирательства смогут стать подтверждением, что именно это предприятие, его правопреемник осуществляли преждепользование. В случае выдачи лицензии или передачи права преждепользования без учета таких требований появится просто еще один субъект с правом преждепользования с даты передачи. Право преждепользования распространяется на обозначение, идентичное или схожее до степени смешения с зарегистрированной торговой маркой, использованное или подготовленное к использованию в отношении конкретного товара или группы товаров, если такое использование было подготовлено для всей интересующей группы товаров. В противном случае оно будет ограничено до конкретного товара.

Признание права преждепользования

Марьяна ПОЛИЩУК,
помощник адвоката АК «Коннов и Созановский»

Право преждепользования на знак — легитимный инструмент, позволяющий лицу, фактическому пользователю незарегистрированного знака, продолжать его использование после возникновения у другого лица имущественных прав, исходящих из регистрации такого знака. Следует отметить, что данное право может быть признано, в частности, если лицо до даты подачи заявки на знак (до даты приоритета) использовало знак или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, что носит оценочный характер.

На сегодня право преждепользования регулируется лишь статьей 500 ГК Украины и предусматривает возможность передачи и перехода такого права иному лицу только вместе с предприятием/деловой практикой или их соответствующими частями, в которых использовался знак или была осуществлена подготовка для такого использования.

При этом передача права должна осуществляться одновременно с передачей предприятия/деловой практики и отображаться в соответствующих договорах. Кроме того, необходимо учитывать риски, связанные с ограничением возможности более широкого использования знака по сравнению с объемом его использования или использования, которое предусматривалось подготовкой.