Сегодня ваш клиент создает высококлассный товар или качественную услугу, разрабатывает для них оригинальную торговую марку, вкладывает значительные средства в повышение уровня узнаваемости своего продукта, а уже завтра наблюдает, как недобросовестные участники рынка копируют его труды и предлагают аналогичные продукты под его торговыми марками. Ниже рассмотрим наиболее распространенные ситуации нарушения прав на торговые марки, а также оптимальные способы их защиты.

В процессе регистрации

В процессе регистрации находится торговая марка, тождественная или схожая с торговой маркой, ранее зарегистрированной вашим клиентом для тех же или подобных им товаров и услуг.

Нередкой является ситуация, когда при мониторинге базы данных Государственного предприятия «Украинский институт интеллектуальной собственности» («Укрпатент») можно обнаружить заявку на регистрацию торговой марки, которая полностью или частично копирует торговую марку вашего клиента, а заявленные перечни товаров и/или услуг пересекаются. Для такого случая часть 8 статьи 10 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон) предусматривает возможность подачи в «Укрпатент» мотивированного возражения против этой заявки. Возражение рассматривается, если оно получено «Укрпатентом» не позднее чем за 5 дней до даты принятия им решения по заявке. Заявитель в свою очередь может подать отзыв на возражение с аргументами в пользу регистрации заявленной торговой марки, внести в заявку изменения (например, ограничив перечень товаров/услуг) или вовсе отозвать ее. Результаты рассмотрения возражения зависят от аргументации сторон и отображаются в решении «Укрпатента» по заявке. Акцентируем внимание, что такой инструмент защиты, как подача возражения, недоступен на стадии, когда торговая марка уже зарегистрирована.

Уже зарегистрирована

Торговая марка, тождественная или схожая с торговой маркой, ранее зарегистрированной вашим клиентом для тех же или подобных им товаров и услуг, уже зарегистрирована. Если на этапе рассмотрения заявку на регистрацию торговой марки обнаружить не удалось и торговая марка была зарегистрирована, защиту прав клиента зачастую стоит начинать с попытки мирного урегулирования. Мирное урегулирование предполагает отправку нарушителю предупредительного письма с информацией о наличии исключительных прав у клиента и требованием отказаться от свидетельства на такую торговую марку путем подачи соответствующего заявления в «Укрпатент». Если нарушитель не выполняет указанные в письме требования, тогда необходимо обращаться в суд с иском о признании свидетельства на знак для товаров и услуг недействительным.

Находится в продаже

В продаже находится товар, который реализуется под торговой маркой, тождественной или схожей с торговой маркой, принадлежащей вашему клиенту. Как и в предыдущем случае, защиту стоит начинать с отправки предупредительного письма с информацией о наличии исключительных прав у клиента и требованием прекратить их нарушение. Такое предупредительное письмо рекомендуется направлять всем известным вовлеченным лицам: производителю, поставщику и продавцу. При отсутствии надлежащей реакции за защитой нарушенных прав можно обратиться в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) или же в суд.

АМКУ рассматривает дело о неправомерном использовании обозначения в контексте нарушения правил добросовестной конкуренции. Заявитель в своем заявлении может требовать от АМКУ признать факт недобросовестной конкуренции, прекратить такую деятельность и наложить штраф (статья 30 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции»). Если АМКУ признает действия нарушителя неправомерным использованием торговой марки, то заявитель может обратиться в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного неправомерными действиями нарушителя, или об изъятии соответствующих товаров с неправомерно использованным коммерческим обозначением, копий изделий другого предпринимателя и у производителя, и у продавца (статьи 24, 25 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции»).

Как было отмечено ранее, за защитой нарушенных прав можно также обращаться в суд, например, с иском о прекращении действий, нарушающих права (статья 16 Гражданского кодекса Украины и статья 20 Хозяйственного кодекса Украины).

Доменное имя сайта

Торговая марка вашего клиента может использоваться и в доменном имени веб-сайта нарушителя. Доменные споры в отношении торговых марок достаточно распространены. Это нередко связано с деятельностью дистрибьюторов на территории Украины, которые регистрируют доменные имена для продажи товаров правообладателей без соответствующего разрешения. Нарушением будет считаться также продажа товаров, которые хоть и не являются товарами правообладателей, но относятся к классу товаров, для которых была зарегистрирована торговая марка. Если путем предупредительного письма нарушение прекратить не удалось, стоит также обращаться в суд. Обычно в такой категории дел истец требует прекратить нарушение своего права и осуществить действия по переделегированию доменного имени, которое содержит торговую марку истца, в пользу истца либо же отменить делегирование такого доменного имени.

Импорт и экспорт

К нарушению прав интеллектуальной собственности может приводить и импорт/экспорт товара, который содержит принадлежащую вашему клиенту торговую марку или схожую с ней.

Таможенные органы являются достаточно эффективными в борьбе с незаконным использованием торговых марок. Согласно пункту 2 статьи 398 Таможенного кодекса Украины правообладатель, имеющий основания полагать, что при перемещении товаров через таможенную границу Украины нарушаются его права на торговую марку, имеет право подать в Государственную таможенную службу Украины заявление о регистрации торговой марки в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности. После внесения информации в реестр таможенные органы предпринимают меры с целью недопущения пересечения границы контрафактными товарами.

Так, если во время проведения таможенного контроля таможенный орган обнаруживает товары, которые подозреваются в нарушении прав интеллектуальной собственности, их таможенное оформление приостанавливается, а правообладателю сообщают, таможенное оформление каких именно товаров приостановлено, их количество, причины, контактные данные собственника товаров и другую необходимую информацию.

В таком случае у правообладателя есть несколько вариантов защиты нарушенных прав (статья 399 Таможенного кодекса Украины). Прежде всего, правообладатель может обратиться в суд с иском о прекращении нарушения, предварительно подав в суд ходатайство об обеспечении такого иска с целью предотвратить дальнейшее таможенное оформление товаров. В качестве альтернативного варианта правообладатель вправе обратиться к судебному эксперту для проведения сравнительного исследования обозначения, размещенного на упаковке товара, и торговой марки правообладателя. Если нарушение прав будет подтверждено заключением экспертизы, то таможенный орган возбуждает дело о нарушении таможенных правил, а товары — непосредственные предметы правонарушения изымаются. Также законодательство предусматривает иные варианты, такие как уничтожение товара по согласию сторон или изменение маркировки товара с целью устранения признаков нарушения прав интеллектуальной собственности.

Подводя итоги, стоит отметить, что законодательство Украины предусматривает достаточное количество инструментов защиты нарушенных прав на торговые марки. Указанные выше способы не являются исчерпывающими и могут применяться как по отдельности, так и в комплексе, это зависит от многих факторов, в том числе непосредственно от торговой марки, характера нарушения, стратегии и целей правообладателя.

КОЖОКАРЬ Елена — юрист Asters, г. Киев

_____________________________________________________

КОММЕНТАРИИ

Параллельное применение

Владимир ХОМЕНКО, юрист АФ «Грамацкий и Партнеры»

На первоначальных этапах оптимальным способом защиты прав на торговую марку является претензионная работа.

В случае отсутствия реакции правонарушителя в разумные сроки эффективным является параллельное применение следующих способов защиты:

1. Обращение с жалобой в Антимонопольный комитет Украины о факте недобросовестной конкуренции на основании статьи 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

2. Подача заявления об уголовном правонарушении, состав которого предусмотрен статьей 229 Уголовного кодекса (УК) Украины.

Учитывая размеры санкций, установленные в статье 21 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» и в статье 229 УК Украины, на этом этапе прекращается подавляющее большинство правонарушений.

Также действенный способ защиты — обращение в суд с исковыми требованиями о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности и возмещении убытков. Особенно эффективен такой способ в случае одновременного обеспечения иска путем наложения судебного запрета или остановки таможенного оформления товаров.

______________________________________________

Заполнить пробел

Мирослава КОВАЛЬ-ЛАВОК, юрист МЮФ Baker McKenzie

На сегодняшний день наиболее распространенными случаями нарушения прав на торговые марки являются:

— незаконное использование товарных знаков в сети интернет;

— незаконное использование знаков для товаров и услуг в доменных именах;

— использование известных брендов для категории смежных, но не «защищенных» товаров и услуг;

— нанесение товарных знаков на контрафактные товары.

С точки зрения законодательного обеспечения обладатели прав на торговые марки пользуются неплохой охраной и приемлемыми инструментами защиты. Благоприятное влияние оказывает как эффективная работа «Укрпатента» в части проведения экспертиз и выдачи охранных документов, так и более обширная судебная практика по сравнению с другими объектами права интеллектуальной собственности.

Тем не менее следует отметить, что в системе защиты прав на торговые марки есть существенный пробел, заполнение которого давно назрело и обсуждается в экспертном сообществе. Речь идет о запуске Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, который принял бы на себя рассмотрение большинства дел, связанных с защитой прав на торговые марки.

Данный шаг важен не только для решения проблемы нехватки необходимой экспертизы у судей существующих судов, но и для унификации судебной практики. Она на сегодняшний день весьма разрознена ввиду неопределенности в юрисдикции, отдельные категории дел могут рассматриваться хозяйственными, гражданскими и административными судами.