Данный материал базируется на актуальном опыте работы с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства (МЭРТ) Украины. Мы расскажем, как предотвращать возникновение проблем и бумажной волокиты в процессе локализации и регистрации договоров о передаче прав на знаки для товаров и услуг, сторонами которых являются иностранные юридические лица.

Для начала следует уточнить: сама процедура передачи прав на знаки для товаров и услуг в общих чертах выглядит одинаково практически в каждой стране мира. И это основная причина снижения иностранными компаниями бдительности при осуществлении такой процедуры в Украине. Тем не менее практика показывает, что пренебрежение локальными особенностями может быть чревато неприятными неожиданностями при оформлении и регистрации договоров вплоть до невозможности получить права на соответствующий товарный знак.

Чтобы локальные формальности не нарушили планы на приобретенный актив, важно уже на этапе подготовки к заключению соглашения принять во внимание все моменты, которые могут помешать осуществлению передачи прав на знак в Украине.

Местная специфика

Первое, что следует принять во внимание, — у вас непременно должен быть в наличии письменный договор о передаче прав на знак для товаров и услуг. Такой договор подлежит обязательной государственной регистрации, без которой факт передачи не будет считаться действительным. Это прямо указано в части 2 статьи 1114 Гражданского кодекса Украины, согласно которой факт передачи прав, действующих после их государственной регистрации, подлежит государственной регистрации. Хотя дискуссии по поводу указанной нормы ведутся по сей день, Высший хозяйственный суд Украины поставил точку в этом вопросе. Согласно его постановлению от 14 октября 2014 года по делу № 922/3429/13, несмотря на то что договор должен выполняться сторонами с момента подписания, права на знак «переходят только с момента осуществления государственной регистрации». Важно отметить отличия от стран общеправовой системы, например, от Великобритании, где регистрация передачи прав не является обязательной. Таким образом, иностранные компании могут некорректно определять в договорах момент перехода прав, привязывая его к дате подписания, а не к дате осуществления регистрации.

Кроме того, для успешной регистрации передачи прав на знак для товара или услуги следует учитывать требования, которые выдвигаются к содержанию и оформлению договора. Несмотря на то что подобный документ может быть подчинен праву любой страны, его не зарегистрируют в Украине, если в нем не будут указаны:

— стороны и их местонахождение;

— предмет;

— номер свидетельства и перечень товаров и услуг с указанием классов МКТУ, на которые распространяется передача.

Исходя из вышеперечисленных условий, важно отметить, что договор обязательно должен быть двусторонним — выражать не только волю отчуждателя передать права, но и желание приобретателя принять их. Данная особенность — еще одна отличительная черта законодательства Украины от права стран, где подобные договоры разрешено заключать только лицу, отчуждающему права.

Следующим моментом, который часто упускается в договорах о передаче прав на знаки для товаров и услуг, является обязательное указание полного перечня товаров и услуг, для обозначения которых используется передаваемый знак. Данное требование актуально и для тех договоров, по которым передаются права на все товары и услуги, для которых зарегистрирован знак. В подобных случаях общая формулировка о передаче прав на знак относительно всех товаров и услуг не сработает.

Особое внимание следует уделить такому реквизиту договора, как подписи сторон. Для иностранных юридических лиц достаточно подписи руководителя или другого лица, уполномоченного уставом, с приложением официальной печати компании. Если же у иностранной компании данная печать отсутствует или подпись от ее имени ставит представитель (по доверенности или на каком-либо другом основании), договор нужно нотариально заверить в стране его заключения и при необходимости «легализировать» в Украине. Еще один случай, в котором потребуется нотариально заверять договор, — если стороны вынуждены подавать нотариально заверенную копию или выписку из договора.

Внимание к деталям

Поскольку иностранные компании зачастую нотаризируют документы за пределами Украины, следует учитывать ряд моментов, связанных с признанием корректности заверений, сделанных иностранными нотариусами. В частности, МЭРТ Украины весьма скрупулезно подходит к анализу того, что именно заверяет нотариус из другой страны. Повышенное внимание вызвано тем, что во многих странах нотариальные функции отличаются от тех, которыми наделены украинские нотариусы. В качестве примера можно взять разницу в нотариальном заверении копии договора. Так, украинские нотариусы уполномочены удостоверить точность копии, в то время как их коллеги из других стран — например, из некоторых штатов США — имеют право только удостоверить личность и полномочия лица, которое заявляет о точности предоставленной копии. В таких случаях иностранный нотариус фактически не знакомится с содержанием договора и копии, которую он заверяет. Подобное нотариальное заверение может не удовлетворить специалистов МЭРТ Украины и стать препятствием на пути процесса регистрации. Проще говоря, прежде чем обратиться к иностранному нотариусу, следует проанализировать, будет ли его нотариальное действие соответствовать актуальным требованиям МЭРТ, в частности:

— для оригинала договора — обязательное удостоверение нотариусом личности и полномочий подписантов;

— для копии договора — обязательное удостоверение нотариусом точности копии.

Еще одним — пожалуй, самым главным — источником помех для работы иностранных компаний является линейность регистрации передачи прав на знаки для товаров и услуг. Так, проблемы часто возникают в процессе регистрации комплексных трансакций, где произошло несколько передач прав между разными субъектами и не была учтена норма о переходе прав только с момента регистрации. Иностранные компании склонны полагать, что они смогут зарегистрировать все трансакции одновременно или им достаточно зарегистрировать только последнее звено подобной цепочки. Таким образом, в процессе оформления документов эти компании сталкиваются с необходимостью регистрации каждого отдельного договора один за другим. Однако с учетом украинских норм зарегистрировать получится лишь первый из цепочки договоров, в то время как остальные придется перезаключать таким образом, чтобы их даты соответствовали датам регистрации предыдущих.

Несмотря на то что выглядит это лишь как досадная дополнительная бумажная работа, фактически данное упущение может существенно навредить конечному приобретателю прав на знаки для товаров и услуг. Особенно неприятна подобная ситуация в случае, когда один из субъектов передачи прав был ликвидирован, или если передача осуществлялась в рамках больших трансакций с недружественными контрагентами — здесь могут понадобиться новые переговоры и смена структуры сделки для исправления изъянов.

Непростое дело

В заключение следует отметить, что иностранным компаниям важно помнить: осуществление передачи прав на знак для товара или услуги в Украине может оказаться не таким уж простым делом, если подойти к нему без должной подготовки. Правильное понимание локальных особенностей процедуры может не только сэкономить компании время и деньги, но и помочь обойти все подводные камни, которые могут помешать полноценно использовать приобретенные товарные знаки.

КОВАЛЬ-ЛАВОК Мирослава — юрист МЮФ Baker McKenzie, г. Киев,

СКИДАН Дмитрий — младший юрист МЮФ Baker McKenzie, г. Киев

_________________________________________________________________________

Перезаключить для формального соответствия

Анна ПРОХОРОВА, старший юрист ЮФ Aequo

Вопрос линейности регистрации передачи прав на знаки для товаров и услуг возникает на практике довольно часто. Действительно, при рассмотрении уполномоченным органом поданной на регистрацию цепочки договоров, по которым прослеживается передача исключительных прав на знак для товаров и услуг от одного собственника к другому, от другого — к третьему и т.д., зарегистрирован будет только первый договор цепочки. При этом, обосновывая отказ в регистрации второго, третьего и т.д. договора, компетентный орган сошлется на часть 2 статьи 1114 Гражданского кодекса Украины. Согласно этой норме до того момента, пока факт передачи прав на товарный знак в соответствии с первым договором не будет зарегистрирован, лицо, отчуждающее права на знак на основании каждого последующего договора в цепочке, формально не может передать права на знак, поскольку такими правами еще не обладает. Насколько я помню, нормы статьи 1114 Кодекса критикуют ровно столько, сколько они существуют, но, видимо, их изменение пока не в приоритете. В таких условиях компании обычно перезаключают договоры с новой датой для того, чтобы формально соответствовать требованиям действующего законодательства. При этом важной задачей для юридического советника по-прежнему остается правильная и понятная коммуникация с клиентом.