Бизнес часто стре­мится работать по принципу Колизея — удивлять. Так, в Ук­раине сегодня популярно оформление различных учреждений отдыха в тематическом ганг­стерском стиле. На­пример, учреждения Escobar, «Пабло», где на стенах изображен наркобарон Пабло Эскобар. Создатели таких проектов считают, что Эскобар — самый узнаваемый образ и символ Колумбии, что вызывает интерес у посетителей. Вместе с тем развитие бизнеса, где для бренда используется изображение или имя известной личности, занимающейся очень сомнительной деятельностью, несет в себе ряд рисков, в том числе по регистрации торговой марки (ТМ) с изображением такой персоны.

 

Проблемы с мафией

Какие сложности могут возникнуть при игре в такую рулетку, иллюстрирует решение Общего суда ЕC (General Court of the EU) от 15 марта 2018 года в кейсе The mark ‘La Mafia se sienta a la mesa’ is contrary to public policy.

Начало.

В 2006 году аппликант подал заявление в Организацию интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) с требованием регистрации ТМ с изображением красной розы на черном фоне с надписью белыми буквами La Mafia se sienta a la mesa. Заявка была подана на товары и услуги в классах 25 (обувь, одежда, футболки, кепки), 35 (бизнес-менеджмент и организация консультационных услуг), 43 (услуги по реализации пищи, напитков, бары, кафе). ТМ зарегистрирована в 2007 году.

В 2015 году Италия обратилась к EUIPO с требованием об отмене регистрации ТМ в силу того, что ТМ нарушает публичный порядок и общепринятые принципы морали, таким образом, не соответствует требованиям статьи 7 Регламента ЕС № 40/94 о ТМ в ЕС. Италия настаивала, что слово Mafia связано с криминальной организацией, использование такой ТМ сетью ресторанов предоставляет праздничность и тривиальность словосочетанию la Mafia, что искажает серьезность его коннотации.

Квалификация обстоятельств от Об­щего суда ЕC:

— в силу размера, шрифта, позиции расположения словосочетание la Mafia имеет первостепенное значение в изображении TM;

— la Mafia может трактоваться как имеющее ассоциации с лицами, группами, имеющими отношение к террористической деятельности;

— словосочетание la Mafia обществом воспринимается как связь с преступной организацией, которая происходит из Италии и деятельность которой распространяется на другие государства. Эта организация использовала запугивания, физическое насилие и убийства при осуществлении своей деятельности, включающей среди прочего незаконный оборот наркотиков, оружия, отмывание денег, коррупционные деяния. Такая преступная деятельность нарушает ценности, на которых основан ЕС, в частности ценности уважения человеческого достоинства и свободы;

— словосочетание la Mafia имеет отрицательные значения в Италии из-за существенного вреда, причиненного этой преступной организацией безопасности всего государства — члена ЕС. Италия прилагает значительные усилия, чтобы бороться и преодолеть последствия деятельности мафии. Более того, организована помощь жертвам этой организации;

— цель регистрации обжалуемой ТМ имеет только намек на серию фильмов «Крестный отец» (Godfather) и не имеет значения для негативного восприятия ТМ соответствующей публикой. Кроме того, ни один элемент этой ТМ не имеет прямого отношения к серии фильмов «Крестный отец» (Godfather).

Резолюция.

Знак La Mafia se sienta a la mesa ассоциируется с преступной организацией, предоставляет глобальный положительный имидж этой организации и наносит значительный ущерб фундаментальным ценностям ЕС. Такой знак, вероятно, причиняет боль не только жертвам этой преступной организации и их семьям, но и любому лицу, которое на территории ЕС будет контактировать с таким знаком, при условии, что лицо имеет средние показатели чувствительности и толерантности. Поэтому регистрация такого знака должна быть признана недействительной.

Кейс La Mafia Franchises не является революционным в своем роде в пределах ЕС. Судебные органы ЕС в собственных толкованиях неоднократно подчеркивали, что ТМ, которые являются непристойными, оскорбительными или имеют признаки выражения пренебрежения к какой-либо расе или культуре, не должны подлежать регистрации. Так, ссылаясь на нарушение общественного порядка и общепринятых принципов морали, EUIPO отказывало в регистрации знаков, содержащих подобные надписи.

 

Итоги

Во-первых, важно «на берегу» при планировании и до регистрации ТМ скрупулезно подходить к вопросу выбора изображения и надписи на ней. Достаточно неприятная ситуация, когда ТМ, уже хорошо узнаваемая на рынке и имеющая реальную ценность, квалифицируется судом как нарушающая публичный порядок и общепринятые принципы морали. В силу этого такие персонажи, как Эскобар, Каддафи и им подобные, равно как и дерзкие, неприличные слоганы, лучше не использовать при развитии бизнеса и создании ТМ. Хотя, несомненно, маркетологи будут убеждать в обратном.

Во-вторых, хотелось бы, чтобы новый Верховный Суд, который достаточно активно принимает стандарты ЕС по форме написания собственных решений, и по содержанию производил такие же хлесткие, меткие, находчивые и смелые решения, как упомянутое выше, в котором ссылки на положения нормативных актов составляют приблизительно 5 % от мотивировочной части, а все остальное — юридическая квалификация и правовое толкование конкретных норм с проекцией на обстоятельства дела.

 

ГОРДА Юрий — юрист АФ «Грамацкий и Партнеры», LL.M., г. Киев

---

Комментарии

Страна происхождения

Александр МОЛОТАЙ, партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности АО «Коннов и Созановский»

Исходя из нашей практики регистрации подобных ус­ловно «аморальных» знаков, можем прийти к выводу, что учреждение экспертизы украинского патентного ведомства исходит из того, противоречит ли соответствующее обозначение принципам гуманности и морали, которые являются общепринятыми именно в Украине, а не в стране происхождения соответствующего термина (имени, названия и т.д.). Например, «Укрпатент», по нашему мнению, вполне обоснованно выдал свидетельство на торговую марку CHINA WHITE в отношении услуг учреждений общественного питания несмотря на то, что в английском языке это сленговое название печально известного наркотического средства, -метилфентанила, которое было изобретено в 1974 году. Однако для рядового украинского потребителя это название никоим образом не связано с упомянутым наркотиком и поэтому не противоречит общепринятым в Украине нормам морали. Таким образом, обозначение может быть зарегистрировано как знак для товаров и услуг. Примерно такая же ситуация с названием известной в Украине сети ресторанов Mafia.

 

Особенности восприятия

Алексей ЛУКЬЯНОВ, юрист ЮФ Aequo

Возможность отказа от регистрации знака для товаров и услуг, противоречащего публичному порядку, принципам гуманности и морали, предусмотрена статьей 5 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Практика отказов в регистрации знака или признания свидетельств недействительными на этом основании есть, однако ее нельзя назвать обширной. Субъективизма в оценках (а-) моральности того или иного знака избежать сложно, поэтому предпочтение в оспаривании знаков оппонентов обычно отдается их несоответствию более привычным для суда условиям предоставления правовой охраны. Следует также отметить особенности национального восприятия морали: в Украине будет значительно проще получить правовую охрану знака «Мафия» чем «ДНР», в Италии, вероятно, наоборот. Действующее законодательство допускает обжалование заявителем в суде отказа зарегистрировать знак или подачу третьим лицом иска о признании свидетельства на знак недействительным в случае наличия у истца нарушенного права/интереса, однако не предусматривает права какого-либо государственного органа подать иск о признании недействительным уже выданного свидетельства на аморальный знак.

 

Имя — ТМ

Марьяна ПОЛИЩУК, юрист ЮФ Asters

Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» однозначно требует согласия известного в Украине реального человека на регистрацию торговой марки, содержащей его имя, фамилию.

Однако на практике регистрация такой торговой марки возможна без согласия, если его нельзя получить по объективным причинам. Основными условиями для этого являются добросовестность намерений заявителя по использованию торговой марки, соотношение деятельности заявителя с такой известной личностью, потенциально положительное восприятие в обществе, соответствие принципам морали. При этом перечень товаров и услуг, для которых регистрируется торговая марка, должен соответствовать благим намерениям заявителя, из чего следует, что он должен быть достаточно лаконичным.

Например, в целях регистрации торговой марки vysotsky для услуг по организации культурных мероприятий, выставок (культурных и обучающих), проведения концертов, музейных услуг (презентации, выставки) заявитель показал, что является одним из создателей галереи, проводящей презентации, концерты для популяризации имени и творчества В.С. Высоцкого.

Другой пример — регистрация для вина, водки и виноградной водки торговой марки OMAR KHAYYAM, заявитель которой, соотечественник знаменитого поэта по происхождению, аргументировал возможность регистрации тем, что использует торговую марку для алкогольных напитков, которые получили награды, сертификаты соответствия и реализуются в Украине и других странах.