В 2001 году был принят новый Уголовный кодекс Украины (УК), значительно отличающийся от предыдущего. В частности, появились новые статьи, предусматривающие уголовную ответственность за нарушения прав интеллектуальной собственности. А именно: статья 176 — за нарушение авторского права и смежных прав, статья 177 — за нарушение прав на изобретение, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение и статья 229 — за нарушение прав на торговую марку, коммерческое наименование и обозначение происхождения товара. По моему мнению, относительно нарушений прав на промышленные образцы существуют достаточно серьезные недостатки.

Диспозиция статьи 177 относительно промышленных образцов предусматривает два условия. Первое — это незаконное использование промышленного образца, второе — причинение материального ущерба в крупном размере. Причем второе условие является границей между нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность (статья 51² КУоАП), и нарушением с уголовной ответственностью. Что же касается первого условия, то данная норма носит отсылочный характер. В «Комментарии к Уголовному кодексу Украины» под редакцией доктора юридических наук Мельника Н.И. и кандидата юридических наук Хавронюка Н.И. определено, что незаконное использование промышленного образца возможно в трех формах:

1) незаконное использование промышленного образца;

2) присвоение авторства на промышленный образец;

3) другие умышленные нарушения.

Самым распространенным нарушением прав на промышленный образец является незаконное использование промышленного образца, определение которого дано в Законе Украины «Об охране прав на промышленные образцы». Незаконное использование промышленного образца — это его использование без согласия владельца промышленного образца.

Пункт 2 статьи 20 данного Закона устанавливает следующее:

«Использованием промышленного образца признается изготовление изделия с применением запатентованного промышленного образца, применение такого изделия, предложение его для продажи, в том числе через Интернет, продажа, импорт (ввоз) и другое его введение в гражданский оборот или сохранение такого изделия в обозначенных целях.

Изделие признается изготовленным с применением промышленного образца, если при этом использованы все существенные признаки промышленного образца».

Сама природа промышленного образца предусматривает его внешний вид. Иными словами, если нарушитель изготовил изделие, воспроизводящее внешний вид изделия, на которое есть патент на промышленный образец, то именно такие действия и будут нарушением. Но в данной ситуации есть и подводные камни. Гипотеза статьи 177 УК предусматривает наличие патента на промышленный образец. Именно в этой части и кроется, на мой взгляд, достаточно серьезная ­проблема, точнее, в процедуре выдачи такого патента.

В соответствии со статьей 6 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» условием предоставления правовой охраны промышленному образцу является его новизна. Данное положение содержится также в части 1 статьи 461 Гражданского кодекса Украины: «промышленный образец считается пригодным для приобретения права интеллектуальной собственности на него, если он в соответствии с законом является новым».

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы», промышленный образец отвечает критерию «новизна», если совокупность его существенных признаков не стала общедоступной в мире до даты подачи заявки в центральный орган исполнительной власти по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности. Следовательно, условием патентоспособности промышленного образца является его мировая новизна.

Таким образом, можно сделать вывод, что проверка промышленного образца на соответствие его критерию «мировая новизна» достаточно трудоемкий и длительный процесс, поскольку следует проверять не только материалы, поданные в соответствующие учреждения для получения патента или на которые уже такие патенты выданы, но и материалы всевозможных выставок, показов, рекламных буклетов и т.д. На практике данный процесс может затянуться на несколько лет, что впоследствии приведет к негативным результатам. На Украине данная проблема решается следующим образом. При получении заявки проверка на новизну (квалификационная экспертиза) не проводится.

Пункт 8 статьи 14 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» гласит, что во время проведения экспертизы:

— устанавливается дата подачи заявки на основании статьи 12 данного Закона;

— определяется, принадлежит ли заявленный объект к объектам, определенным в пункте 2 статьи 5 данного Закона;

— заявка проверяется на соответствие формальным требованиям статьи 11 данного Закона и правилам, установленным на его основе центральным органом исполнительной власти по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности;

— документ об уплате сбора за подачу заявки проверяется на соответствие установленным требованиям.

Из вышесказанного следует, что экспертиза проводится только по формальным признакам. Также в пункте 1 статьи 18 указанного Закона определено, что патент выдается под ответственность его собственника, без гарантии действительности патента. Данное положение и завершает логическую цепочку, поскольку если государство не дает гарантий, что промышленный образец отвечает условию патентоспособности, то оно и не дает гарантий действительности такого патента.

Но как быть в случае, когда на основании такого патента возбуждено уголовное дело. Ведь фактически нормами уголовного права государство защищает объект, на который оно не дает гарантий его действительности. Таким образом, можно допустить, что люди будут нести уголовную ответственность за вполне правомерные действия. Ведь на практике очень часто случается, что заявители получают патенты на объекты, известные миру уже несколько лет.

Даже если отбросить уголовную ответственность, то данная ситуация пикантна еще и тем, что при передаче прав на такой объект интеллектуальной собственности путем исключительной или неисключительной лицензии никто не гарантирует, что через некоторое время такой патент не будет признан недействительным. В свою очередь это не очень понравится лицензиату, ведь покупка прав на такой промышленный образец не что иное, как покупка кота в мешке.

Из данной ситуации, на мой взгляд, есть несколько выходов. Первый — это тщательная экспертиза на стадии получения патента на промышленный образец. Но по причинам, обозначенным выше, этот выход не из самых лучших. Также можно передать функции проведения квалификационной экспертизы коммерческим структурам, предусмот­рев их ответственность. Второй — это исключение из УК нормы, предусмат­ривающей ответственность за нарушение прав на промышленный образец. Но если принимать во внимание, что включение данных статей в УК было условием определенных международных организаций, это тоже может вызвать определенные трудности.

На мой взгляд, самым лучшим выходом из этой ситуации в случае возбуждения уголовного дела будет обязательное проведение судебной экспертизы на стадии проверки. Причем с возможностью предоставления ответчиком материалов для проведения экспертизы в порядке инициативы. Возможно, есть и лучшие пути решения данной проблемы, чем изложенные в этой статье, но итог один: проблема существует и нуждается в немедленном решении. Ведь закон суров и, к сожалению, карает не всегда виновных.

ОХРОМЕЕВ Юрий — судебный эксперт Научно-исследовательского центра судебных экспертиз по вопросам интеллектуальной собственности, г. Киев