Как известно, знаки для товаров и услуг (торговые марки) предназначены для того, чтобы потребители могли отличать по ним товары или услуги одних лиц от товаров или услуг других лиц. Однако знаки обладают одним коварным свойством: они могут вводить в заблуждение. Увы, не только потребителей товаров или услуг, но и специалистов в области интеллектуальной собственности. К такому выводу можно прийти после ознакомления с пунктом 3.3 Рекомендаций Президиума Высшего хозяйственного суда Украины № 04-5/76 от 29 марта 2005 года «О некоторых вопросах практики назначения судебных экспертиз по делам по спорам, связанным с защитой права интеллектуальной собственности».

Как указано в этом пункте, с помощью экспертного исследования необходимо выяснять фактические данные о наличии или отсутствии оснований для отказа в предоставлении марке правовой охраны. Один из вопросов, который может быть предложен на рассмотрение эксперту, — о том, является ли марка «ложной или вводящей в заблуждение относительно товара, услуги или лица, производящего товар или предоставляющего услугу, в частности, являются ли конкурирующие обозначения тождественными или сходными настолько, что их можно спутать».

Нетрудно увидеть, что в данном случае словами «в частности» объединены два разных основания для отказа в предоставлении знаку правовой охраны. Первое основание содержится в пункте 2 статьи 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон), где сказано, что в соответствии с Законом не могут получить правовую охрану обозначения, которые «…являются ложными или вводящими в заблуждение относительно товара, услуги или лица, производящего товар или предоставляющего услугу». Второе основание содержится в пункте 3 статьи 6 Закона: «Не могут быть зарегистрированы в качестве знаков обозначения, являющиеся тождественными или сходными настолько, что их можно спутать со знаками других лиц, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию на Украине на имя другого лица для тех же или однородных с ними товаров и услуг».

В пункте 2 содержатся так называемые абсолютные основания для отказа, в пункте 3 — относительные. Такое разделение оснований для отказа предопределено статьей 6^quinquies Парижской конвенции об охране прав промышленной собственности и базируется на учете интересов двух категорий лиц: абсолютные основания для отказа защищают интересы потребителей, относительные — интересы владельцев более ранних (старших) прав.

При экспертизе на соответствие абсолютным основаниям для отказа знак должен быть рассмотрен без сопоставления с объектами прав третьих лиц, в частности, при оценке способности знака вводить в заблуждение эксперт должен поставить себя на место украинского потребителя, имеющего «среднюю» совокупность знаний (языков, географии и др.), но в эту совокупность не должны включаться знания о правах, приобретенных на Украине третьими лицами. Поэтому ни о каких «конкурирующих обозначениях» в вопросе на соответствие знака критериям пункта 2 статьи 3 Закона речи быть не может. Эксперт просто должен определить, способен ли знак вводить в заблуждение по отношению к товарам или услугам, указанным в свидетельстве, или по отношению к лицу, производящему эти товары или оказывающему эти услуги, подразумевая под этим лицом владельца свидетельства.

Следует отметить, что ложные или способные вводить в заблуждение знаки встречаются не часто. В литературе в качестве примеров таких знаков приводят знак Natural (природный) для изделий из синтетики, знак Boston (название города в США), заявленный на регистрацию итальянской фирмой, знак в виде изображения Эйфелевой башни, заявленный на регистрацию нефранцузским заявителем. В практике автора статьи был случай, когда клиент настоял на подаче заявки на знак «Самогон» для моторных масел. Естественно, в регистрации знака было отказано. Интересен знак «Берлинсулин», который может вводить в заблуждение и относительно лица, производящего товар, и относительно товара. Таким он мог бы быть признан, если бы заявку на его регистрацию подал украинский заявитель, а в качестве товара указана, например, «мазь лечебная для медицинских целей». Но поскольку заявителем является немецкая фирма «Берлин-Хеми АГ», а товаром — инсулин, знак не вводит в заблуждение ни в отношении лица, производящего товар (заявителя), ни в отношении заявленного товара, и потому он зарегистрирован.

Иногда знак признается вводящим в заблуждение не для всех заявленных товаров, а для части. Это чаще всего происходит, когда на регистрацию подается этикетка, на которой в качестве неохраняемого обозначения указан конкретный вид товара, например, «водка», а знак заявляется не только для этого, но и для других товаров. В таких случаях в регистрации знака для других товаров отказывают.

Как было сказано выше, отказ в регистрации знаков, вводящих в заблуждение относительно характера, качества или любых свойств товаров или их географического происхождения, производится в интересах потребителей. Можно себе представить, какие последствия имело бы введение в заблуждение даже незначительной части определенной категории потребителей знаком «Самогон», если бы они подумали, что покупают водку, а на самом деле купили бы моторное масло. Правда, не все знаки, вводящие в заблуждение, столь опасны.

Почему же не может быть признан вводящим в заблуждение один из конкурирующих знаков, о которых говорится в пункте 3.3. Рекомендаций? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно определить, что имеется в виду под «конкурирующими знаками». Очевидно, конкурирующими могут быть признаны сходные знаки, применяемые для однородных товаров и, что важно, используемые одновременно. Если один из знаков не используется, конкуренция между знаками отсутствует.

Теперь предположим, что зарегистрированные знаки А и Б разных производителей таковы, что их можно спутать, а товары, указанные в свидетельствах о регистрации, признаны однородными. Предположим также, что знак Б начал использоваться на Украине позже, чем знак А. Тогда после начала использования знака Б начинает происходить следующее: потребители, которые знают товар со знаком А одного производителя, увидев однородный товар со знаком Б другого производителя, решают, что это товар первого производителя, тем самым они введены в заблуждение. Но по мере конкурентного использования знаков формируется другая группа потребителей. Это те потребители, которые первыми покупали товар или видели рекламу товара со знаком Б. Увидев товар со сходным знаком А, они решают, что это товар того же производителя, что и товар со знаком Б, то есть также вводятся в заблуждение.

Таким образом, если знаки конкурирующие, с определенного периода времени (он тем ближе к началу использования знака Б, чем агрессивнее маркетинг этого знака) происходит двустороннее введение в заблуждение. Но вводящими в заблуждение, то есть не соответствующими критерию охраноспособности по пункту 2 статьи 3, ни тот, ни другой знак признаны быть не могут, иначе это было бы основанием для признания недействительными обоих свидетельств на знаки. С другой стороны, Закон не содержит основания, по которому вводящим в заблуждение признается только тот конкурирующий знак, использование которого началось позже.

В отличие от американского законодательства о знаках, основанного на принципе: «Охрана знака предоставляется тому, кто раньше начал использовать знак», в украинском законодательстве, как и в законодательстве большинства европейских стран, заложен принцип: «Охрана знака предоставляется тому, кто первый подал заявку». Поэтому, если судебной экспертизой доказано, что знаки сходны настолько, что их можно спутать, и они зарегистрированы для однородных товаров, а суд признал эти доказательства убедительными, ему остается рассмотреть только один вопрос, решение которого не требует специальных знаний: какой знак заявлен на регистрацию раньше? И если, например, знак А был подан на регистрацию позже, чем знак Б, то основания для признания недействительным свидетельства на знак Б отсутствуют, хотя его использование и началось позже. Наоборот, налицо все основания для признания недействительным знака А. То есть в этом случае должны быть защищены интересы владельца старших прав (в данном случае определяемых датой подачи заявки).

Вопросы о сходстве знаков, однородности товаров, идентичности владельцев свидетельств и приоритете заявок должны рассматриваться при исследовании соответствия знака критерию охраноспособности по пункту 3 статьи 6 Закона. Объединение этих вопросов с вопросом о том, является ли знак ложным или вводящим в заблуждение, как это сделано в пункте 3.3. Разъяснения, представляется ошибочным.

МОГИЛЕВСКИЙ Валентин – патентный поверенный, фирма патентных поверенных «Иннотек-К», г. Киев