За загальним правилом, якщо торговельна марка (ТМ) не використовується в Україні безперервно протягом п’яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоц­тва, будь-­яка особа має право звернутись до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва на таку ТМ (частина 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Коли до суду подається така позовна заява, власник свідоцтва на ТМ, який її не використовував, але намагається зберегти свої монопольні права на охоронюване свідоцтвом позначення, на свій захист може подавати документи про реєстрацію ним доменного імені, тотожного з ТМ. Водночас така реєстрація домену може бути здійснена і протягом п’яти років до дати звернення до суду, що нібито має доводити використання власником свідоцтва оспорюваної марки.

Однак варто зважати на те, що пасивне володіння зареєстрованим доменним іменем, яке відтворює оспорювану ТМ, не доводить факту використання останньої. Іншими словами, якщо домен було делеговано на ім’я власника оспорюваної ТМ, але він веде на веб-сторінку, що є порожньою або coming soon, його реєстрація сама собою не вважатиметься використанням ТМ. Використання ТМ має здійснюватися стосовно товарів та послуг, для яких її зареєстровано. А отже, під відповідним доменним іменем повинен функціонувати веб-сайт із реальним наповненням, на якому пропонуються товари або послуги під оспорюваною ТМ. Так, у рішенні Господарського суду міста Києва від 21 червня 2018 року у справі № 910/1546/18 суд установив, що з огляду на правову сутність торговельної марки умовою належного використання ТМ є її використання власником саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг, а не в доменному імені як такому.

Нерідко на сайті під доменним іменем, тотожним оспорюваній ТМ, її власник починає пропонувати товари та послуги вже після подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва на ТМ до суду. Задля запобігання такій ситуації радимо позивачу заздалегідь фіксувати зміст веб-сторінки, бажано ретроспективно за попередні роки з моменту реєстрації домену. Тоді він зможе довести, що домен став активним уже після подання позову, тобто за межами п’ятирічного строку до дати звернення до суду. А тому, якщо в матеріалах справи відсутні докази фактичного виробництва товарів і надання послуг, власнику оспорюваної ТМ буде вкрай важко довести факт використання ТМ самою лише наявністю зареєстрованого домену.

ПРОХОРОВА Ганна — радниця Mamunya IP, адвокат, м. Київ