Значительной по количеству категорией дел в сфере интеллектуальной собственности, рассмат­риваемых судами в настоя­щее время, соответственно, и причиной достаточно частого обращения клиентов к юрис­там, специализирующимся в вопросах интеллектуальной собственности, являются дела о досрочном прекращении действия свидетельства на знак для товаров и услуг в связи с неиспользованием знака.

В процессе рассмотрения таких дел основным вопросом, входящим в предмет доказывания, который одной стороне (истцу) приходится доказывать, а другой (ответчику) — опровергать, является факт неиспользования зарегистрированного знака для товаров и услуг.

Следует обратить внимание на то, что действующее законодательство Украины не содержит определения понятия «неиспользование торговой марки». В то же время статья 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 15 декабря 1993 года с последующими дополнениями и изменениями (Закон) определяет понятие «использование знака для товаров и услуг», с помощью которого можно раскрыть смысл понятия «неиспользование торговой марки».

В соответствии со статьей 16 Закона использованием знака признается:

— нанесение его на какой-либо товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, бирку либо другой прикрепленный к товару предмет;

— хранение такого товара с указанным нанесением знака с целью предложения к продаже, предложение его к продаже, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз);

— применение его во время предложения или предоставления какой-либо услуги, для которой знак зарегистрирован;

— применение его в деловой документации или в рекламе, а также в сети Интернет.

Соответственно, неосуществление действий, которые в соответствии с Законом считаются использованием знака для товаров и услуг, следует признать неиспользованием торговой марки.

Следует отметить, что конструкция нормы статьи 16 Закона, определяющей понятие «использование знака», построена таким образом, что зачастую при отсутствии фактического использования торговой марки (то есть использования ее на товарах либо при предоставлении услуг) позволяет все-таки доказать ее использование, что, в свою очередь, становится основанием для отказа в иске. В данной ситуации имеется в виду наличие в статье 16 Закона в качестве отдельного действия, составляющего использование знака, применение его в деловой документации.

Именно это «определение» использования торговой марки в Законе о товарных знаках и позволяет уйти (совершая тем самым злоупотребление правом) правообладателю, не использующему зарегистрированную на свое имя торговую марку, от ответственности за такое неиспользование в виде досрочного прекращения действия свидетельства на такой знак.

На практике ситуация достаточно проста и выглядит следующим образом. Получив иск о досрочном прекращении действия свидетельства на торговую марку, которая не используется, правообладатель, желая оставить свидетельство действующим, «генерирует» использование знака в деловой документации (как оказалось, самое простое и достаточно действенное «использование») и приносит в суд соответствующие доказательства. А поскольку, во-первых, применение знака в деловой документации по нашему Закону считается использованием знака, во-вторых, категория «деловая документация» является ну очень уж оценочной, судам порой ничего не остается, как признать доказанным факт использования зарегистрированного знака и на этом основании отказать в иске.

Зачастую «деловой документацией» признаются:

— различные письма от правообладателя к каким-либо субъектам хозяйствования, в которых упоминается товарный знак, равно как и ответы на такие письма, в которых, как правило, уточняется какая-то информация о знаке (номер свидетельства и т.п.);

— всякого рода меморандумы или протоколы о намерениях, предметом которых являются какие-то возможные в будущем действия сторон по поводу торговой марки;

— иные (бумажные) документы, в которых содержится упоминание о знаке либо его изображение.

Очевидным кажется тот факт, что наличие изображения товарного знака либо упоминания о нем в каких-либо документах не может считаться полноценным использованием торговой марки, поскольку не может и не должно отменять истинного назначения такого объекта интеллектуальной собственности, как торговая марка, а именно: возможность отличать товары и/или услуги одного производителя от товаров и/или услуг другого. В то же время формулировка статьи 16 Закона об использовании знака позволяет манипулировать понятием «использование» торговой марки и при желании такое «использование» можно доказать почти всегда.

В этой связи более совершенным усматривается определение понятия «использование товарного знака» в Законе Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года с последующими изменениями. В соответствии со статьей 22 указанного Закона «использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке».

Парадоксально, но даже статья 16 Закона до внесения в него изменений 22 мая 2003 года при всех недостатках определения понятия «использование знака» в части использования знака в деловой документации содержала более корректные положения, а именно: использованием знака считалось применение его… в проспектах, счетах, на бланках и в другой документации, связанной с введением указанных товаров и услуг в хозяйственный оборот. То есть в этой формулировке четко прослеживалась необходимая связь между деловой документацией и товарами или услугами, для которых знак зарегистрирован, чего сегодняшняя статья 16 Закона, к сожалению, ­не содержит.

При решении таких категорий споров очень важным является комплексный подход при применении норм статьи 16 Закона. Существенным для выяснения того, имел ли место факт использования знака для товаров и услуг, является определение самого понятия «знак».

Согласно статье 420 Гражданского кодекса Украины (ГК), понятие «знак для товаров и услуг» и «торговая марка» упот­ребляются как синонимы. В соответствии со статьей 492 ГК торговой маркой может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений, пригодных для того, чтобы отличать товары (услуги), производимые (предоставляемые) одним лицом, от товаров (услуг), производимых (предоставляемых) другими лицами. По предписаниям статьи 494 ГК, объем правовой охраны торговой марки определяется приведенными в свидетельстве ее изображением и перечнем товаров и услуг.

С учетом вышеизложенного, использованием знака (торговой марки) следует считать осуществление действий, перечисленных в статье 16 Закона, относительно товара/услуги, для которых знак зарегистрирован. Следовательно, при решении вопроса относительно наличия факта использования знака для товаров и услуг следует исходить из того, что та или иная торговая марка зарегистрирована для определенных товаров и/или услуг, ввиду чего предоставляемые доказательства должны быть исследованы на предмет осуществления действий, признаваемых использованием знака, именно относительно указанных товаров и/или услуг.

СОПИЛЬНЯК Виктория — адвокат патентно-юридического агентства «Дубинский и Ошарова», г. Киев