В соответствии с пунктом 1 статьи 6seрties Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, если агент или представитель собственника знака в одной из стран Союза по охране промышленной собственности подает без разрешения собственника заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, собственник имеет право препятствовать регистрации или требовать ее отмены или, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не предъявит доказательств, оправдывающих его действие.

При этом из содержания статьи 6seрties Парижской конвенции об охране промышленной собственности следует, что в толковании терминов «агент» и «представитель» нужно исходить не из узкого юридического значения этих терминов, присущего областям гражданского или торгового права, а из такого их значения, которое охватывало бы и распространителей продукции контрагента, находящихся с ним в определенных договорных правоотношениях

10 февраля 2009 года Высший хозяйственный суд Украины, рассмотрев кассационную жалобу открытого акционерного общества «Ф» (ОАО «Ф»), на решение Хозяйственного суда г. Киева от 8 сентября 2008 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 21 октября 2008 года по делу по иску Варшавского завода лекарственных растений «Г», (завод «Г»), к Государственному департаменту интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины (департамент) и ОАО «Ф» — о признании недействительным свидетельства Украины № * на знак для товаров и услуг, установил следующее.

Решением Хозяйственного суда г. Киева от 8 сентября 2008 года, оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 21 октября 2008 года, исковые требования удовлетворены:

— признано недействительным полностью свидетельство Украины № * на знак для товаров и услуг «PHYTOLYSIN»;

— департамент обязан внести изменения в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг относительно признания недействительным указанного свидетельства и осуществить публикацию об этом в официальном бюллетене «Промышленная собственность»;

— с ОАО «Ф» взыскано 85 грн расходов по уплате государственной пошлины и 118 грн расходов на информационно-техническое обеспечение судебного процесса.

Судебные решения мотивированы тем, что свидетельство Украины № * на знак для товаров и услуг «PHYTOLYSIN» выдано вследствие подачи заявки с нарушением прав завода «Г», что, согласно подпункту «в» пункта 1 статьи 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», является основанием для признания указанного свидетельства недействительным.

ОАО «Ф» обратилось в Высший хозяйственный суд Украины с кассационной жалобой, в которой просит судебные решения по делу отменить и принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Жалоба мотивирована тем, что хозяйственные суды в нарушение предписаний Хозяйственного процессуального кодекса Украины (ХПК) не предоставили мотивированного обоснования доводам этого общества, не оценили надлежащим образом имеющиеся по делу доказательства, а потому приняли неправильное решение по сути спора.

В отзыве на кассационную жалобу завод «Г» возражает против доводов жалобы и просит постановление апелляционного хозяйственного суда оставить без изменений.

Участники судебного процесса, согласно статье 111⁴ ХПК Украины, надлежащим образом уведомлены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы.

В Высший хозяйственный суд Украины 9 февраля 2009 года поступило ходатайство ОАО «Ф» о переносе рассмотрения кассационной жалобы на другую дату в связи с командировкой представителя названного общества для участия в судебном заседании хозяйственного суда другой области.

Высший хозяйственный суд Украины пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения указанного заявления, учитывая то, что, согласно нормам ХПК Украины, участие представителей сторон в судебном заседании кассационной инстанции не является обязательным, а материалы данного дела содержат достаточный для рассмотрения кассационной жалобы объем сведений и без участия представителя стороны.

Проверив на основании установленных судебными инстанциями норм материального и процессуального права правильность применения ими норм процессуального права, заслушав пояснения представителей истца, Высший хозяйственный суд Украины пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы с учетом следующего.

Судебными инстанциями по делу установлено, что:

— 9 июня 1997 года в Республике Поль­ша завод «Г» зарегистрировал торговую марку «FITOLIZYNA» (регистрационный № **);

— 30 сентября 2002 года завод «Г» подал заявку на регистрацию обозначения «Fitolizyna Phytolysin ФИТОЛИЗИН ФІТОЛІЗИН», которое было зарегистрировано как торговая марка 30 марта 2004 года под регистрационным № ***;

— истцом и ОАО «Ф» 17 февраля 1995 года заключено лицензионное соглашение, а 1 июля 1999 года — дополнение к нему, согласно условиям которых:

«завод «Г» признает за ОАО «Ф» в период действия настоящего договора право на бесплатное использование товарного знака на Фитолизин, а также право на использование регистра на Фитолизин. Завод «Г» объявляет и гарантирует, что за ним все права на товарный знак. Этот знак охвачен охраной на основе охранного свидетельства от 1 декабря 1994 года» (пункт 8.1 соглашения);

ответчик получает от истца не только лекарственное средство «Фитолизин», а и техническую документацию, необходимую для выполнения условий соглашения относительно продукта, его упаковки, контроля за качеством и применением маркетинга ­(пункты 1.2 и 3.3 соглашения);

по истечении срока действия данного соглашения ОАО «Ф» имеет право использовать товарный знак истца лишь до окончания полной реализации изготовленного истцом лекарственного средства «ФІТОЛІЗИН», который сохранялся у ответчика (пункт 8.8 соглашения);

срок действия соглашения — с 1995 года по 2004 год;

— 30 июня 2004 года ОАО «Ф» подало в соответствии с национальной процедурой заявку № **** на регистрацию обозначения «PHYTOLYSIN» как знака для товаров и услуг для маркирования товаров 5 класса («медикаменты для человека») и услуг 35 класса («реклама; управление делами; деловое администрирование; делопроизводство; деловые и коммерческие операции; экспортно-импортные операции; содействие продаже (посредничество)») Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ);

— 20 августа 2004 года завод «Г» подал международную заявку № ***** на регистрацию комбинированного обозначения «Fitolizyna Phytolysin ФИТОЛИЗИН ФІТОЛІЗИН», в которой среди стран, где предполагалась регистрация, отмечалась и Украина;

— истец получил предварительный отказ в предоставлении правовой охраны международной регистрации № ***** на Украине относительно части товаров, поскольку торговая марка по данной регистрации является такой, которую можно спутать со знаками для товаров и услуг «ФІТОЛІЗИН» по заявке от 30 июня 2004 года № ****** (свидетельство Украины № *******) и «PHYTOLYSIN» по заявке от 30 июня 2004 года № **** (свидетельство Украины № *), права на которые принадлежат ОАО «Ф»;

— 15 июня 2006 года ОАО «Ф» выдано свидетельство Украины № * на знак для товаров и услуг «PHYTOLYSIN» для товаров 5 класса и услуг 35 класса МКТУ;

— согласно регистрационному удостоверению от 6 февраля 2004 года № *********, выданному заводу «Г» Министерством здравоохранения Украины, препарат «ФІТОЛІЗИН» является лекарственным средством, которое применяется при инфекционных и воспалительных состояниях мочевых путей, мочекаменной болезни, для предотвращения рецидивов мочекаменной болезни;

— в соответствии с заключением судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности от 30 января 2008 года № 3:

знак для товаров и услуг по свидетельству Украины № * и знаки для товаров и услуг по польским регистрациям № ** и № *** и международной регистрации № **** являются похожими настолько, что их можно спутать;

товары 5 класса МКТУ «медикаменты для человека», относительно которых зарегистрирован знак по свидетельству Украины № *, являются такими же, как и товары 5 класса МКТУ «лечебные медикаменты для людей», относительно которых зарегистрирован знак по польской регистрации № ***;

товары 5 класса МКТУ «медикаменты для человека», относительно которых зарегистрирован знак по свидетельству Украины № *, являются тождественными с товарами «препараты с микроэлементами для людей; фармацевтические препараты; лечебные медикаменты для людей; укрепляющие медикаменты; обезболивающие средства; отвары для фармацевтического использования; препараты, предотвращающие мочеиспускание;

сиропы для фармацевтического использования; фармацевтические препараты для ухода за кожей; успокаивающие средства; лечебные травы; антисептики; бактерицидные средства; противопаразитные средства; масла для лечения; пищевые добавки для лечения», относительно которых зарегистрированы знаки по польской ­регистрации № *** и международной регистрации № *****, а также с товарами «медикаменты», относительно которых зарегистрирован знак по польской регистрации № **;

услуги 35‑го класса МКТУ, относительно которых зарегистрирован знак по свидетельству Украины № *, являются тождественными с товарами 5‑го класса МКТУ «препараты с микроэлементами для людей; фармацевтические препараты; лечеб­ные медикаменты для людей; укреп­ляющие медикаменты; обезболивающие средства; отвары для фармацевтического использования; препараты, предотвращающие мочеиспускание; сиропы для фармацевтического использования; фармацевтические препараты для ухода за кожей; успокаи­вающие средства; лечебные травы; антисептики; бактерицидные средства; противопаразитные средства; масла для лечения; пищевые добавки для лечения», для которых зарегистрированы знаки по польской регистрации № *** и международной регистрации № *****, а также с товарами «медикаменты», относительно которых зарегистрирован знак по польской регистрации № **;

знак по свидетельству Украины № * ­«PHYTOLYSIN» не является обманчивым или таким, который может ввести в заблуждение относительно товаров 5‑го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован;

использование знака для товаров и услуг по свидетельству Украины № * ­PHYTOLYSIN в предоставлении услуг «реклама; управление делами; деловое администрирование; делопроизводство; деловые и коммерческие операции; экспортно-импортные операции; содействие продаже (посредничество)» относительно любых товаров, кроме товаров 5‑го класса МКТУ «лекарства для человека» и родственных с ними товаров 5-го класса МКТУ, может ввести потребителей в заблуждение относительно указанных услуг;

существует вероятность возникновения у потребителя впечатления о принадлеж­ности одному лицу товаров 5‑го класса и/или услуг 35‑го класса МКТУ, маркированных знаком по свидетельству Украины № *, и товаров 5‑го класса и/или услуг 35‑го класса, маркированных торговыми марками по польским регистрациям № ** и № ***.

Причиной спора по делу стал вопрос о том, было ли выдано свидетельство Украины № * на торговую марку PHYTOLYSIN вследствие подачи заявки с нарушением прав истца.

Согласно подпункту «в» пункта 1 статьи 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», свидетельство может быть признано в судебном порядке недействительным полностью или частично в случае выдачи свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц.

В соответствии с пунктом 1 ­статьи 6seрties Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, если агент или представитель собственника знака в одной из стран Союза по охране промышленной собственности подает без разрешения собственника заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, собственник имеет право препятствовать регистрации или требовать ее отмены, или, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не предъявит доказательства, которые оправдывают его действие.

При этом из содержания статьи 6seрties Парижской конвенции об охране промышленной собственности следует, что в толковании терминов «агент» и «представитель» нужно исходить не из узкого юридического значения этих терминов, присущего облас­тям гражданского или торгового права, а из такого их значения, которое охватывало бы и распространителей продукции контр­агента, находящихся с ним в определенных договорных правоотношениях.

По приведенному в статье 1 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» определению, понятие «внешнеэкономический договор (контракт)» — это материально оформленное соглашение двух или более субъектов внешнеэкономической деятельности и их иностранных ­контрагентов, направленное на установление, изменение или прекращение их взаимных прав и обязанностей во внешнеэкономической деятельности.

Частью первой статьи 6 указанного Закона предусмотрено, что субъекты, которые являются сторонами внешнеэкономического договора (контракта), должны быть способными к заключению договора (контракта) согласно этому и другим законам Украины и/или закону места заключения договора (контракта). Внешнеэкономический договор (контракт) составляется согласно этому и другим законам Украины с учетом международных договоров Украины. Субъекты внешнеэкономической деятельности при составлении текста внешнеэкономического договора (контракта) имеют право использовать известные международные обычаи, рекомендации международных органов и организаций, если это не запрещено прямо и в исключительной форме этим и другими законами Украины.

С учетом изложенного предыдущие судебные инстанции, выяснив, что: заключенные между заводом «Г» и ОАО «Ф» лицензионное соглашение от 17 февраля 1995 года и дополнительное соглашение от 1 июля 1999 года являются внешнеэкономическими договорами (контрактами), а не договорами комиссии, поручения или агентскими договорами; ОАО «Ф» фактически было коммерческим (торговым) представителем истца на Украине, — пришли к правильному выводу о том, что на отношения названных сторон распространяется действие статьи 6seрties Парижской конвенции об охране промышленной собственности, а потому правомерно удовлетворили исковые требования о признании недействительным свидетельства Украины № * на знак для товаров и услуг ­PHYTOLYSIN, с учетом получения ответчиком такого свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав завода «Г».

Вместе с тем доводы кассационной жалобы относительно установления обстоятельств дела и оценки поданных в ней доказательств не могут быть основаниями для удовлетворения требований жалобщика и с учетом положений части 2 статьи 111⁷ ХПК Украины, согласно которым кассационная инстанция не имеет права устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении хозяйственного суда или отклонены им, решать вопрос о достовер­ности того или иного доказательства, о преимуществе одних доказательств над другими, собирать новые доказательства или дополнительно проверять доказательства.

Таким образом, у Высшего хозяйственного суда Украины отсутствуют основания для отмены обжалованных судебных решений.

Руководствуясь статьями 111⁷, 111⁹ — 111¹¹ ХПК Украины, Высший хозяйственный суд Украины постановил:

— решение Хозяйственного суда г. Киева от 8 сентября 2008 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 21 октября 2008 года оставить без изменений, а кассационную жалобу ­ОАО «Ф» — без удовлетворения.

(Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 10 февраля 2009 года. Дело № 21/441. Председательствующий — Селиваненко В.П. Судьи — Бенедисюк И.М., Львов Б.Ю.)