История водки под знаменитым товарным знаком «Smirnoff» началась еще в XIX веке. В 1818 году братья Смирновы занялись семейным производством алкогольных напитков. Успех этого предприятия был поощрен присвоением Петру Смирнову самого высокого знака отличия его деятельности — он удостоился звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Очень скоро эта торговая марка cтала известной не только в Российской империи, но и в других странах мира. В начале XX века, иммигрировав в США, Владимир Смирнов передал все права на производство и продажу водки своему американскому партнеру. С этого времени берет начало продвижение на рынок торговой марки «Smirnoff» американской компанией «Хьюблайн» (Heublein), впоследствии изменившей свое название на «ЮДиВи Норт Америка» (UDV North America). Именно благодаря усилиям этой компании торговая марка «Smirnoff» завоевала имя водки номер один в мире и достигла второго места по объему продаж алкогольной продукции в абсолютном исчислении.

Сейчас знак для товаров и услуг «Smirnoff» зарегистрирован на имя компании «ЮДиВи Норт Америка» в 133 странах мира. Такой успех не остался не замеченным теми, кто имел отношение к знаменитой династии. В 90-х годах прошлого столетия потомок Смирновского рода Борис Смирнов создал компанию «Торговый дом потомков поставщика двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова» (далее — Торговый дом). Это событие и положило начало соперничеству американской и российской компаний за те товарные знаки, которыми они владели. Так, компания «ЮДиВи Норт Америка», которая зарегистрировала на Украине знаки для товаров и услуг «Smirnoff» и «Pierre Smirnoff» (свидетельства №№ 8274 и 8275 с приоритетом от 1993 года), обнаружила схожие знаки «Smirnov» и «Petr Smirnov» (свидетельства №№ 11436 и 12093), зарегистрированные на Украине Торговым домом. Схожесть этих знаков могла ввести в заблуждение потребителей. По заявлению компании «ЮДиВи Норт Америка» Апелляционный совет Государственного департамента интеллектуальной собственности принял решение о признании свидетельства на товарный знак «Smirnov» недействительным. Однако на этом борьба за право на этот общеизвестный знак для товаров и услуг не закончилась.

В марте 2001 года компания «ЮДиВи Норт Америка» подала в Высший арбитражный суд Украины три иска к Торговому дому и Государственному департаменту интеллектуальной собственности о досрочном прекращении действия свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг №№ 5511, 5512, 5513 в связи с их неиспользованием на протяжении более трех лет. Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что после получения свидетельств собственник действительно не использовал свои знаки для товаров и услуг на товары 33 класса (алкогольные напитки) в стране регистрации. Об этом свидетельствовал тот факт, что собственник знаков не был зарегистрирован на Украине как субъект предпринимательской деятельности, не передавал кому-либо права и не давал разрешения на использование этих знаков.

Свои возражения на исковые заявления ответчик обосновывал тем, что им был заключен лицензионный договор с «Харьковским ликеро-водочным заводом» на использование знака для товаров и услуг. Эти доводы суд не принял во внимание, так как предметом вышеупомянутого договора являлся совсем другой знак, охраняемый свидетельством № 13187. Использование на Украине одного знака не может быть подтверждением использования другого знака, если на эти знаки выданы разные свидетельства. Ошибочным было признано и утверждение ответчика о том, что использование на Украине, согласно свидетельству № 13187, обозначения, содержащего элементы знака, охраняемого свидетельством № 5512, является доказательством использования оспариваемого знака. Согласно украинскому законодательству, охрана предоставляется знаку в целом, а не отдельным его элементам.

В соответствии со статьей 17 Закона Украины № 3689-XII от 15 декабря 1993 года «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», по заявлению любого лица в судебный орган может быть досрочно прекращено действие свидетельства на знак, не используемый или недостаточно используемый на Украине на протяжении трех лет от даты публикации сведений о его выдаче. Руководствуясь этой нормой, ВАСУ принял решение досрочно прекратить действие свидетельства № 5512 в отношении товаров 33 класса (алкогольные напитки) Международной классификации товаров и услуг и обязать Государственный департамент интеллектуальной собственности внести соответствующие изменения в Государственный реестр знаков для товаров и услуг.

Не желая ставить точку в деле по свидетельству № 5512, Торговый дом подал кассационную жалобу о пересмотре решения ВАСУ по вновь открывшимся обстоятельствам. В результате решение ВАСУ было отменено, а дело передано на новое рассмотрение в Хозяйственный суд г. Киева. Суд первой инстанции, рассмотрев дело, принял то же решение, что и Высший арбитражный суд, — исковые требования компании «ЮДиВи Норт Америка» удовлетворить. В связи с этим Торговый дом предпринял третью попытку доказать свою правоту, обжаловав решение хозяйственного суда в апелляционную инстанцию. Но и на этот раз российская сторона потерпела поражение. 17 января 2003 года Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Хозяйственного суда г. Киева, которым было досрочно прекращено действие свидетельства № 5512.

«Рассмотрение этого дела всеми существующими инстанциями в системе хозяйственных судов и вынесение одинаковых по существу решений еще раз свидетельствует о законности, объективности и обоснованности данных решений, — заявил патентный поверенный компании «ЮДиВи Норт Америка» Михаил Дубинский. — Мы считаем, что позиция российской стороны изначально была юридически несостоятельной. Так, ответчик пытался доказать, что использование одного из элементов товарного знака в составе другого знака указывает на использование исходного обозначения. Кроме того, представитель Торгового дома утверждал, что обязанности по использованию товарного знака были им исполнены путем заключения лицензионного договора. Однако мы настаивали на том, что, во-первых, лицензионный договор был заключен в отношении другого товарного знака, а во-вторых, выдача лицензии — это право владельца свидетельства. Предметом же иска было ненадлежащее исполнение ответчиком обязанностей, вытекающих из охранного документа».

Михаил Дубинский подчеркнул, что решение суда по этому делу представляет интерес с точки зрения теории права промышленной собственности.