Патентный поиск является не только первым шагом при принятии решения о патентовании, но и инструментом конкурентного анализа, анализа рисков обвинения в нарушении прав и даже мониторинга деятельности патентных троллей. Многие скептически относятся к данному инструменту, полагая, что на сегодня всю необходимую информацию можно найти в поисковых системах. Действительно, частично данные о запатентованных решениях можно найти самостоятельно, но не все. И важно не просто найти информацию, а и правильно ее проанализировать.

В первую очередь необходимо поставить правильную цель проведения патентного поиска, например:

— оценка возможности патентования предложенного технического решения;

— оценка рисков обвинения в нарушении прав третьих лиц;

— анализ деятельности конкурентов;

— анализ своей отрасли;

— мониторинг заявок патентных троллей с целью признания таких патентов недействительными.

Цели и типы поиска

Следующим шагом будет выбор типа патентного поиска в зависимости от цели. Каждый вид поиска предусматривает как свои цели, инструменты проведения, так и форму представления информации. Например, если вы придумали техническое решение и размышляете о возможности патентования, вам стоит провести поиск на патентоспособность, по результатам которого вы получите анализ возможностей и рисков дальнейшего патентования. Кстати, учитывая, что одним из критериев патентоспособности является новизна, причем порочить новизну могут не только выданные патенты и поданные заявки, но и публикации, научные диссертации, каталоги и т.д., то этот вид поиска предусматривает анализ как патентной, так и непатентной литературы.

Исходя из целей, можно выделить такие типы патентных поисков:

В отличие от поиска патентоспособности, поиск freedom to operate проводится в каждой стране отдельно. Это связано с тем, что патент имеет территориальный характер, и в одном государстве технология может быть не запатентована, в то время как в другом ее использование может подпадать под действие патента. Кстати, результаты поиска патентоспособности и freedom to operate поиска могут кардинально отличаться. К примеру, рецептура косметического крема новая, но содержит в себе такой компонент, который нарушает права фармацевтической компании. Таким образом, проведение этого вида поиска может помочь топ-менеджменту принять решение о целесообразности и оценке выхода компании на новые рынки независимо от того, планирует ли компания в дальнейшем патентовать данную разработку или нет.

Тематический патентный поиск может быть проведен как по одной стране, так и по нескольким. Конечно, наиболее популярными являются такие страны, как США, РФ, страны — участники ЕС и даже Китай, Корея.

— договариваться с псевдоизобретателем — владельцем патента;

— признать патент недействительным, что, согласно статье 33 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели», возможно сделать только в судебном порядке. А для этого необходимо найти все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки, в данном случае до 10 января 2013 года. Кстати, такой поиск проводится не только в патентной, но и в непатентной литературе.

Следует отметить, что патентный поиск с целью признания патента недействительным осуществляется не только с целью борьбы с патентными троллями, но и при обвинении в нарушении патентных прав. Ведь прежде чем снимать с производства запатентованное конкурентами устройство, важно оценить все возможности, в том числе и признания патента недействительным.

В пространстве и времени

Патентный поиск осуществляется как в определенных территориальных, так и во временных рамках. Например, нецелесообразно проводить поиск относительно технологий, применяемых в смартфонах с 1950 года. Относительно территориальности действует определенный миф о возможности проведения поиска по всем странам мира. Провести такой поиск означает объять необъятное. Ведь даже если не обнаружить запатентованного действующего вещества в США, Франции, Испании, Индии, Китае, то может оказаться, что заявка на получение патента подана, например, в Бахрейне или Бенине.

В данном случае патентный поиск не может полностью исключить риски, а только их минимизирует, поэтому при выборе стран необходимо отдавать предпочтение наиболее продвинутым в определенной сфере, например для IT-индустрии это будет США, Индия, Китай, для алкогольной — Испания, Франция, Чили, США.

Важно не только правильно поставить цели поиска и выбрать его тип, но и правильно провести и проанализировать результаты. Специфика проведения патентного поиска существенно отличается в зависимости от того, в какой именно индустрии  он производится. Например, в некоторых сферах достаточно будет провести поиск по ключевым словам и индексам международной патентной классификации, а в такой сфере, как фармацевтическая, нет.

Следует отметить, что в любом случае проведению патентного поиска должно предшествовать изучение тематики, существующих технических решений, синонимов, специальных терминов и их значения в определенной сфере. Но кроме технической информации необходимо еще и умение читать библиографические данные патентов, понимать то, что считается нарушением прав, в каком случае изобретение будет новым, а также нужно иметь изобретательский уровень.

 

ОРТИНСКАЯ Мария — патентный поверенный Украины, директор патентно-юридической компании IPStyle, г. Киев

---

Комментарий

Виды поиска 

Сергей ГУЛЯ,
патентовед, информационный аналитик  МЮГ AstapovLawyers

Привлекать специалистов для проведения патентного поиска — это обязательное условие. Патентные специалисты выделяют около восьми видов поисков исследований, каждый из которых характеризуется своими целями и задачами.

«Идейные» поиски проводятся на этапе, когда есть идея, но еще нет ее фактической реализации в деталях.

Поиски установления уровня техники — отправная точка для разработки принципиально новых, а также альтернативных технологий.

Поиски, направленные «на новизну», могут проводиться непосредственно перед подачей заявки в патентное ведомство либо когда стоит задача найти сведения, порочащие новизну патента.

Задача поиска, связанного с «изобретательским уровнем», — сформировать сборный прототип, который подтвердит либо опровергнет наличие изобретательского шага в заявленном или уже запатентованном изобретении.

Поиск патентной чистоты устанавливает патенты и заявки, в сферу действия которых может попасть, например, импортируемый продукт.

Задача технологических поисков состоит в идентификации компаний или изобретателей, занимающихся разработками в конкретной интересующей сфере технологий.

Цели именных поисков довольно разнообразны: от выявления и оценки лидеров инновационного рынка технологий на определенной территории и заканчивая составлением перечня фамилий «изобретательского ядра» при сделках M&A компаний R&D.

Поиски правового положения проводятся, например, с целью помочь установить дату начала экспорта продукта на территорию страны, где он защищен патентом, срок действия которого заканчивается.