За последние годы количество патентных споров значительно возросло. Несмотря на то что по сравнению со спорами о защите авторских прав или прав на торговую марку их количество пока еще несопоставимо, наработки судебной практики в этом направлении уже существуют. Наиболее сформированной практикой является практика хозяйственного судопроизводства.

Согласно части 2 статьи 28 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» (Закон), патент предоставляет его владельцу исключительное право использовать изобретение (полезную модель) по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других владельцев патентов. Использованием изобретения (полезной модели) признается: изготовление продукта с применением запатентованного изобретения (полезной модели), применение такого продукта, предложение для продажи, в том числе через Интернет, продажа, импорт (ввоз) и другой ввод его в гражданский оборот или хранение такого продукта в указанных целях; применение процесса, охраняемого патентом, или предложение его для применения на Украине, если лицо, предлагающее этот процесс, знает о том, что его применение запрещается без согласия владельца патента или если, исходя из обстоятельств, это и так очевидно.

Процесс, который охраняется патентом, признается примененным. А также продукт признается изготовленным с применением запатентованного изобретения (полезной модели), если при этом использован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения (полезной модели), или признак, эквивалентный ему.

Согласно части 5 статьи 28 Закона, патент предоставляет его владельцу исключительное право запрещать другим лицам использовать изобретение (полезную модель) без его разрешения, за исключением случаев, когда такое использование не признается согласно настоящему Закону нарушением прав, предоставляемых патентом.

Разъяснение для изобретения

Если в процессе разрешения спора между сторонами возникнут разногласия относительно процесса (способа) изготовления продукта, суд, в зависимости от обстоятельств дела, может предложить судебному эксперту разъяснить вопрос о следующем — использован ли в процессе изготовления продукта каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или признак, эквивалентный ему; является ли новым продукт, изготовленный с применением запатентованного процесса (способа).

Согласно абзацу 1 статьи 41 Хозяй­ственного процессуального кодекса Укра­ины, для разъяснения вопросов, возникающих при решении хозяйственного спора и требующих специальных знаний, хозяйственный суд назначает судебную экспертизу. Объективным и, в отличие от споров о нарушении прав на торговые марки, всегда оправданным является назначение судебной экспертизы в патентных спорах о прекращении нарушения прав, поскольку суд не имеет специальных знаний, необходимых для правильного установления фактических обстоятельств.

О целесообразности и необходимости назначения судебной экспертизы в такого рода делах гласят как обобщения судебной практики, так и рекомендации высших судебных инстанций, в частности: постановление Пленума Верховного Суда Украины «О судебной экспертизе по уголовным и гражданским делам» от 30 мая 1997 года № 8 с последующими изменениями и дополнениями, Рекомендации Президиума Высшего хозяйственного суда Украины «О некоторых вопросах практики назначения судебных экспертиз в делах по спорам, связанным с защитой права интеллектуальной собственности» от 29 марта 2005 года № 04-5/76.

В соответствии с абзацем 2 статьи 41 ХПК Украины и Информационным письмом ВХСУ от 27 ноября 2006 года № 01-8/2651, решая вопрос о назначении судебной экспертизы, хозяйственному суду необходимо истребовать у сторон предложения относительно конкретных государственных специализированных экспертных учреждений и/или судебных экспертов, которые не являются работниками указанных учреждений.

Таким образом, сторонам рекомендуется заранее обратиться к экспертному учреждению с запросом о предоставлении информации об экспертах, которые имеют соответствующие квалификацию, опыт и знания. Например, если объектом экспертного анализа будет изобретение, связанное с химией, то целесообразно запросить информацию об экспертах, которые имеют высшее образование в области химии.

Обязать — не наказать

Кроме требований, которые напрямую установлены к определению суда о назначении и проведении судебной экспертизы, в рамках установленного законом срока судам рекомендуется обязывать:

— истца или ответчика провести предварительную оплату расходов по проведению экспертизы в соответствии с выставленным счетом, доказательства чего представить в судебное заседание, которое будет назначено после проведения экспертизы;

— стороны своевременно предоставлять по требованию экспертов все необходимые для проведения экспертизы объекты: удостоверенные документы, переведенные на украинский язык, счета-фактуры, пояснения и т.п.;

— Государственный департамент интеллектуальной собственности МОН Украины (или правопреемника — Государ­ственную службу интеллектуальной собственности) предоставить надлежащим образом удостоверенные материалы заявки, по которой выдан патент.

Примерные шаблоны вопросов, допустимых при предложении во время исследования, можно найти в информационном письме ВХСУ от 10 июля 2006 года № 01-8/1516 «О пособии для судей и следователей «Судебная экспертиза прав интеллектуальной собственности: сборник вопросов»». В практике были случаи, когда суды в определении о назначении судебной экспертизы задавали экспертам вопросы как в редакции истца, так и в редакции ответчика. По моему мнению, это не противоречит действующему законодательству, а наоборот, соответствует принципам объективности суда и равенства сторон.

Комплексная экспертиза

В некоторых патентных спорах существует необходимость назначения комплексной экспертизы. Согласно пункту 1.2 Инструкции «О назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований» (утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 8 октября 1998 года № 53/5, в редакции приказа Министерства юстиции Украины от 30 декабря 2004 года № 144/5), экспертиза, для решения вопросов которой необходимы знания из различных областей знаний или различных направлений в пределах одной отрасли знаний, является комплексной. К проведению таких экспертиз, в случае необходимости, привлекаются специалисты учреждений и служб (подразделений) других центральных органов исполнительной власти или другие специалисты, не работающие в государственных специализированных экспертных учреждениях.

Исходя из практики, могу сказать, что качественно проведенная экспертиза относительно надлежащих вопросов, проведенная надлежащим экспертом (которому нет оснований заявлять отвод), всегда является основным доказательством в патентных спорах о нарушении прав.

ОГНЕВЬЮК Ярослав — партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова», г. Киев

---

Комментарии

Помехи экспертизы

Евгений БЛОК,
юрист МЮФ Integrites

Как известно, участники судебного процесса наделены только правом предлагать суду вопросы, которые должны быть разъяснены судебным экспертом, а окончательный круг таких вопросов устанавливается судом в определении о назначении судебной экспертизы. К сожалению, на практике в некоторых случаях суды либо исключают, либо существенно изменяют формулировку вопросов сторон, что иногда существенно усложняет установление тех или иных фактов. Подобные ситуации приводят к созданию дополнительных помех для защиты прав и интересов участников судебного процесса.

Нередки случаи, когда при проведении экспертизы судебный эксперт не может установить факт, связанный с объектом интеллектуальной собственности, поскольку изображение объекта интеллектуальной собственности, содержащееся в охранных документах и используемое судебным экспертом, является нечетким или некачественным. Таким образом, упущения при регистрации объекта интеллектуальной собственности также могут создать дополнительные трудности при проведении судебной экспертизы в отношении такого объекта.

Без экспертизы виноватые

Маркиян ГАЛАБАЛА,
адвокат ПГ «Павленко и Побережнюк»

В ­патентных спорах назначе­ние судебной экспертизы воспринимается их участниками как должное. Эксперт­ное исследование должно быть проведено, даже если судья владеет специальными знаниями в соответствующей сфере, о чем гласит часть 4 пункта 3 Разъяснения Высшего арбитражного суда Украины от 11 ноября 1998 года № 02-5/424.

В то же время истец может избежать необходимости назначения экспертизы в спорах относительно нарушения прав, проистекающих из патента на процесс (способ) изготовления продукта. Такая возможность исходит из правовой презумпции, предусмотренной частью 2 статьи 28 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели». Согласно этой презумпции, ­обязанность доказывания того, что процесс изготовления продукта, идентичного изготовляемому с применением процесса, охраняемого патентом, отличается от последнего, возлагается на ответчика. Данная правовая позиция отображена также в пункте 57 Рекомендаций Президиума Высшего хозяйственного суда Украины от 10 июня 2004 года № 04-5/1107.