Согласно статье 6 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы», промышленный образец отвечает условиям патентоспособности, если он является новым; промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков не стала общедоступной в мире до даты подачи заявки в уполномоченное ведомство или, если заявлен приоритет, до даты ее приоритета; в процессе установления новизны промышленного образца принимается во внимание содержание всех ранее полученных уполномоченным ведомством заявок, за исключением тех, которые на указанную дату считаются отозванными, отозваны или по ним приняты решения об отказе в выдаче патентов и исчерпаны возможности обжалования таких решений.

Решение вопроса о новизне промышленного образца требует специальных знаний, поэтому хозяйственным судам, в соответствии со статьей 41 ХПК Украины, надлежало не принимать на себя не присущие суду функции эксперта, а поручить его разрешение судебной экспертизе

19 июля 2011 года Высший хозяйственный суд Украины, рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «А» (ООО «А») на решение Хозяйственного суда Запорожской области от 14 декабря 2010 года и постановление Донецкого апелляционного хозяйственного суда от 10 мая 2011 года по делу по иску общества с ограниченной ответственностью «Х» (­ООО «Х») к обществу с ограниченной ответственностью «Ф» (ООО «Ф»), обществу с ограниченной ответственностью «Г» (ООО «Г»), обществу с ограниченной ответственностью «В» (ООО «В»), обществу с ограниченной ответственностью «А» (ООО «А») и Государственному департаменту интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины (Департамент) — о прекращении неправомерного использования промышленных образцов, взыскании 200 000 грн вреда и обязательстве заключить лицензионный договор, установил следующее.

ООО «Х» как собственник патента Украины № * на промышленный образец «Бутылка фирменная» обратилось в Хозяйственный суд Запорожской области с иском (с учетом его уточнения) об:

— обязательстве ООО «Ф» обнародовать опровержение рекламы водочной продукции «P»;

— отмене патента Украины № ** на промышленный образец «Бутылка».

Исковые требования мотивированы тем, что: общество с ограниченной ответственностью «П» (ООО «П», правопреемником которого является ООО «А») разливает свою продукцию в бутылки, копирующие принадлежащий истцу промышленный образец «Бутылка фирменная» по патенту Украины № *; указанное общество является собственником оспариваемого патента Украины № ** на промышленный образец «Бутылка», который, по мнению истца, не соответствует условиям патентоспособности; ООО «Ф» неправомерно рекламировало водочную продукцию «P» указанного производителя.

Решением Хозяйственного суда Запорожской области от 14 декабря 2010 года, оставленным без изменений постановлением Донецкого апелляционного хозяйственного суда от 10 мая 2011 года, исковые требования удовлетворены частично: отменен патент Украины № ** на промышленный образец «Бутылка»; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

В кассационной жалобе ООО «А» просит Высший хозяйственный суд Украины решение местного и постановление апелляционного хозяйственных судов отменить, а дело передать на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ссылаясь на нарушение хозяйственными судами норм процессуального права, в частности, статей 41, 43 Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК) Украины, и, в связи с этим, неверное применение законодательства об охране прав на промышленные образцы. В частности, жалобщик отмечает, что хозяйственные суды неправомерно, без соответствующего заключения судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности, пришли к выводу об отсутствии новизны оспариваемого патента.

Отзыв на кассационную жалобу не поступал.

Стороны, в соответствии со статьей 111⁴ ХПК Украины, должным образом уведомлены о времени и месте рассмотрения жалобы. Представители сторон в судебное заседание не явились.

Проверив на основании установленных предыдущими судебными инстанциями фактических обстоятельств дела правильность применения ими норм материального и процессуального права, Высший хозяйственный суд Украины пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения кассационной жалобы, учитывая следующее.

Хозяйственными судами по делу установлено, что:

— ООО «Х» является собственником патента Украины № * «Бутылка фирменная» (дата подачи заявки № *** — 11 марта 2005 года; сведения о выдаче патента опубликованы 15 августа 2003 года в официальном бюллетене «Промышленная собственность» № 8 за 2003 год);

— ООО «П», правопреемник которого — ООО «А», является собственником патента Украины № **, которым предоставлена правовая охрана промышленному образцу «Бутылка» (дата подачи заявки № **** — 31 октября 2007 года; сведения о выдаче патента опубликованы 26 мая 2008 года в официальном бюллетене «Промышленная собственность» № 8 за 2008 год);

— ООО «А» использует промышленный образец «Бутылка» согласно патенту Украины № **, в частности, в производстве водочной продукции «P»;

— в деле имеется заключение от 17 ноября 2010 года № ***** судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности Института изучения проблем преступности Академии правовых наук Украины.

Причиной возникновения спора по делу является вопрос о наличии оснований для признания недействительным надлежащего ответчику патента на промышленный образец.

Согласно части 1 статьи 469 Гражданского кодекса (ГК) Украины, права интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец признаются недействительными на основаниях и в порядке, установленным законом.

Согласно подпункту «а» пункта 1 статьи 25 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы», патент может быть признан в судебном порядке недействительным полностью или частично в случае несоответствия запатентованного промышленного образца условиям патентоспособности, определенным этим Законом.

В пунктах 1, 5, 6 статьи 5 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» указано, что правовая охрана предоставляется промышленному образцу, который не противоречит публичному порядку, принципам гуманности и морали и отвечает условиям патентоспособности; право собственности на промышленный образец удостоверяется патентом; объем предоставляемой правовой охраны определяется совокупностью существенных признаков промышленного образца, представленных на изображении (изображениях) изделия, внесенного в реестр, и удостоверяется патентом с приведенной в нем копией внесенного в реестр изображения изделия; толкование признаков промышленного образца должно осуществляться в пределах его описания.

Статьей 6 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» установлено, что: промышленный образец отвечает условиям патентоспособности, если он является новым; промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков не стала общедоступной в мире до даты подачи заявки в уполномоченное ведомство или, если заявлен приоритет, до даты ее приоритета; в процессе установления новизны промышленного образца принимается во внимание содержание всех ранее полученных уполномоченным ведомством заявок, за исключением тех, которые на указанную дату считаются отозванными, отозваны или по ним приняты решения об отказе в выдаче патентов и исчерпаны возможности обжалования таких решений; на признание промышленного образца патентоспособным не влияет раскрытие информации о нем автором или лицом, получившим от автора прямо или косвенно такую информацию в течение шести месяцев до даты подачи заявки в уполномоченное ведомство или, если заявлен приоритет, до даты ее приоритета.

При принятии обжалуемых судебных решений предыдущие судебные инстанции исходили из того, что: согласно заключению назначенной по делу экспертизы объектов интеллектуальной собственности, судебным экспертом было проведено сравнительное исследование промышленного образца «Бутылка фирменная» согласно патенту Украины № * и бутылки для водки «P», производимой ООО «П» (ООО «А») и по результатам этого исследования установлено, что в указанной бутылке использовано 24 из 25 существенных признаков принадлежащего истцу промышленного образца «Бутылка фирменная» согласно патенту Украины № *; поэтому промышленный образец «Бутылка» согласно патенту Украины № * на дату подачи заявки не был новым, из чего следует, что оспариваемый патент не соответствует условиям патентоспособности и должен быть признан недействительным.

Высший хозяйственный суд Украины с такими выводами, положенными в основу обжалуемых судебных актов, согласиться не может, поскольку они противоречат приведенным положениям статей 5, 6 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы».

Из содержания указанных норм усматривается, что для решения вопроса о признании оспариваемого патента недействительным, патенту, принадлежащему истцу, должна противопоставляться новизна именно оспариваемого патента. В тоже время хозяйственные суды, принимая решения по делу, ограничились выводами об использовании в бутылке водки «P» определенного количества существенных признаков промышленного образца согласно патенту, принадлежащему истцу. Обоснованный надлежащими доказательствами вывод о том, что патент Украины № **, существенные признаки которого были использованы в бутылке для водки «P», содержит существенные признаки патента Украины № * на промышленный образец «Бутылка фирменная» (с более ранней датой подачи заявки), в деле отсутствует.

Вместе с тем решение вопроса о новизне промышленного образца требует специальных знаний, поэтому хозяйственным судам, в соответствии со статьей 41 ХПК Украины, надлежало не принимать на себя неприсущие суду функции эксперта, а поручить его разрешение судебной экспертизе. Соответствующая правовая позиция приведена в пункте 4 Обзорного письма Высшего хозяйственного суда Украины от 17 апреля 2006 года № 01-8/844 «О практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на промышленный образец и прав на рационализаторское предложение (по материалам дел, рассмотренных в кассационном порядке Высшим хозяйственным судом Украины)».

Хозяйственный суд Запорожской области поручил проведение экспертизы объектов интеллектуальной собственности в споре экспертному учреждению — Бюро судебных экспертиз Института изучения проблем преступности Академии правовых наук Украины, в компетенцию которого, согласно Государственному Реестру аттестованных судебных экспертов, не отнесено проведение соответствующих экспертиз.

Кроме того, хозяйственными судами предыдущих инстанций не дана оценка избранному истцом способу защиты нарушенных прав интеллектуальной собственности на промышленный образец  — отмене патента Украины № ** на промышленный образец «Бутылка», хотя предписаниями Гражданского кодекса Украины и Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» преду­смотрен способ защиты в виде признания патента недействительным в случае, если он не отвечает условиям патентоспособности.

Так, местный и апелляционный хозяйственные суды допустили неправильное применение предписаний части 1 статьи 47 ХПК Украины относительно принятия судебного решения судьей по результатам обсуждения всех обстоятельств дела и части 1 статьи 43 ХПК Украины относительно всестороннего, полного и объективного рассмотрения в судебном процессе всех обстоятельств дела в их совокупности, что, согласно части 1 статьи 111¹⁰ ХПК Украины, является основанием для отмены судебных решений по делу.

Учитывая приведенное, дело должно быть передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ходе которого необходимо установить обстоятельства, указанные в этом постановлении, дать им и доводам сторон надлежащую правовую оценку и разрешить спор в соответствии с требованиями закона. К тому же, при новом рассмотрении дела, учитывая уточненные исковые требования, суду необходимо определиться относительно субъектного состава сторон данного спора.

Руководствуясь статьями 111⁷, 111⁹ — 111¹² ХПК Украины, Высший хозяйственный суд Украины постановил:

— Кассационную жалобу ООО «А» удовлетворить частично;

— Решение Хозяйственного суда Запорожской области от 14 декабря 2010 года и постановление Донецкого апелляционного хозяйственного суда от 10 мая 2011 года отменить.

Дело передать на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Запорожской области.

(Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 19 июля 2011 года. Дело № 11/638/08. Председательствующий — Селиваненко В.П. Судьи — Бенедисюк И.М., Львов Б.Ю.)