Философия бизнеса, сформированная во время кризиса, требует использования более широкого, иногда нестандартного инструментария прогнозирования рисков в предпринимательской деятельности. Поэтому предприниматели все чаще обращаются к процедурам, позволяющим прогнозировать определенные риски, подстерегающие их бизнес. Одной из таких процедур является Due Diligence торговых марок, от которых, как известно, во многом зависит успех нового товара на рынке.

Применение процедуры Due Diligence торговых марок обусловлено ростом количества случаев, когда торговая марка, созданная в соответствии с законами маркетинга и рекламы, после вывода на рынок и вложения значительных средств в ее продвижение признается недействительной в судебном порядке. Причины такой ситуации заключаются в игнорировании юридических аспектов приобретения правовой охраны на торговые марки.

Процедура Due Diligence традиционно применялась

при инвестировании, слиянии или покупке бизнеса. Термин «due diligence» начал применяться в США пос­ле принятия Закона о ценных бумагах (US Securities Act) в 1933 году. Смысл этого термина сводился к тому, что брокер-дилер осуществлял проверку компании эмитента ценных бумаг «с должной добросовестностью», то есть исследовал всю доступную информацию о компании.

Применение процедуры Due Diligence к торговым маркам предусматривает осуществление комплекса действий по анализу обозначения, которое планируется зарегистрировать в качестве торговой марки, на соответствие условиям предоставления правовой охраны, а также исследование источников информации, позволяющих установить, не нарушает ли такая торговая марка права третьих лиц.

Необходимость Due Diligence торговых марок обусловлена следующим. Во-первых, заявляя на регистрацию определенное обозначение, необходимо иметь уверенность в том, что такое обозначение соответствует условиям предоставления правовой охраны, поскольку процедура государственной регистрации занимает около полутора лет, и за это время, как правило, такое обозначение вводится в гражданский оборот и может привести к нарушению прав третьих лиц.

Во-вторых, необходимо учитывать, что во время проведения квалификационной экспертизы орган экспертизы ограничен его полномочиями, определенными законодательством, и информационно-поисковой базой, используемой при проведении экспертизы. Таким образом, учреждение экспертизы не уполномочено осуществлять проверку обозначения на предмет возможности нарушения прав третьих лиц (прав на коммерческие наименования, авторских прав).

В-третьих, наличие охранного документа не может свидетельствовать об отсутствии угрозы признания охранного документа недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Необходимо отметить также, что специфика процедуры Due Diligence торговых марок в каждой конкретной сфере обусловлена требованиями, предъявляемыми законодательством к обозначениям, которые регистрируются в качестве торговых марок. Особого внимания и наличия специальных знаний эксперта требует процедура Due Diligence торговых марок в фармацевтической и алкогольной отраслях.

Due Diligence торговых марок фармацевтической отрасли

Due Diligence торговых марок фармацевтической отрасли требует исследования обозначений на предмет их соответствия условиям законодательства в сфере торговых марок, лекарственных средств и рекламы. Due Diligence торговых марок включает анализ соответствия обозначения абсолютным и относительным основаниям для отказа в предоставлении правовой охраны, а также положениям законодательства о лекарственных средствах и рекламе.

Например, абсолютным основанием для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению может быть нарушение норм общественной морали. Относительно торговых марок фармацевтической отрасли такое основание может быть применено в случае некорректной транслитерации словесных обозначений иностранного происхождения на украинский или русский языки без учета их лингвистических особенностей.

Законом о торговых марках предусмот­рено, что не могут быть зарегистрированы как торговые марки описательные обозначения, то есть обозначения, указывающие на определенный вид лекарственных средств (анестетик), содержащие элементы, определяющие степень качества («натуральный», «лучший», «прекрасный »), а также обозначения, характеризующие назначение или состав лекарственного средства.

Лекарственные средства являются особым товаром, к которому предъявляются жесткие требования относительно недопустимости введения в заблуждение потребителя. Наличие в торговой марке сведений, которые могут ввести в заблуждение потребителя, чревато фатальными последствиями. Поэтому во время процедуры Due Diligence торговых марок в этой сфере необходимо отслеживать наличие сведений, которые могут породить в сознании потребителя представление об определенном качестве, назначении, эффективности лекарственного средства, ассоциацию с производителем, не соответствующее действительности.

Кроме того, необходимо анализировать наличие сходства товарных знаков до степени смешения с торговыми названиями лекарственных средств, принадлежащих к другим фармакотерапевтическим группам, поскольку это может привести к применению лекарственных средств не по назначению.

Важное место в процедуре Due Diligence торговых марок лекарственных средств занимает установление того, не содержит ли обозначение «Международное непатентованное название» (International Nonpropertierty Names for Pharmaceutical Substances (INN)). Система INN, основанная в 1950 году, обеспечивает доступ к информации о лекарственных средствах. На указанные наименования не может быть распространен режим интеллектуальной собственности, поскольку они должны быть доступны обществу.

Кроме того, действующее законодательство в сфере лекарственных средств обязывает использовать «общепринятую терминологию» при описании составных веществ лекарственного средства, непатентованные названия, научные (химические) названия. Наличие такой терминологии в торговой марке является основанием для применения положений статьи 6 Закона о торговых марках, согласно которой не могут получить правовую охрану обозначения, состоящие лишь из обозначений, являющихся общеупотребительными символами и терминами.

Due Diligence торговых марок алкогольной отрасли

Законом о торговых марках устанавливаются общие условия предоставления правовой охраны обозначениям. Особого внимания при проведении процедуры Due Diligence торговых марок алкогольной отрасли требуют условия, касающиеся описательности, ложности и общеупотребимости обозначений.

В целях установления того, является ли обозначение описательным, то есть указывающим на вид, качество, состав, количество, свойства, назначение, ценность товаров и услуг, место и время изготовления или сбыта товаров или оказания услуг, при Due Diligence торговых марок, использующихся в алкогольной отрасли, анализируются существующие государственные стандарты, устанавливающие требования к алкогольной продукции.

Если указанные стандарты не содержат исследуемое обозначение в качестве наименования рода или вида алкогольной продукции, вина или виноматериалов, это может свидетельствовать о том, что торговая марка, являющаяся объектом аудита, не носит описательного характера.

Также Due Diligence торговых марок может включать анализ других источников, например, технологических инструкций, регламентирующих процесс производства и подбора материалов для производства этого вида алкогольной продукции. Наличие технологической инструкции, регламентирующей производство определенного вида алкогольной продукции, для которой используется торговая марка, может расцениваться как доказательство того, что обозначение, являющееся предметом аудита, утратило свои идентифицирующие черты и трансформировалось в общеупотребимое обозначение для данного вида продукции. К тому же наличие технологической инструкции может свидетельствовать о существовании авторских прав у ее разработчиков.

В свою очередь, наличие авторских прав может стать основанием признания недействительным свидетельства на торговую марку, поскольку свидетельство может быть выдано в результате подачи заявки с нарушением авторских прав третьих лиц.

Кроме того, необходимо исследовать информацию о том, не использовалось ли данное обозначение другими участниками этого рыка. Наличие информации о том, что определенный участник этого рынка ранее использовал обозначение либо его производные (схожие обозначения), может свидетельствовать о вероятности возникновения спора и признании недействительным свидетельства на такую торговую марку.

Следует также учитывать положение статьи 500 Гражданского кодекса Украины (ГК). Данной статьей предусмотрено право лица, которое до даты подачи заявки на торговую марку в интересах своей деятельности добросовестно использовало торговую марку на Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, на безвозмездное продолжение такого использования или использования, предусмотренного указанной подготовкой (право преждепользования). То есть в случае, если другие производители осуществляли производство продукции с использованием обозначения, являющегося предметом правового аудита и его производных до даты подачи заявки, такие лица смогут и в дальнейшем обес­печить использование соответствующего обозначения, несмотря на наличие зарегистрированной торговой марки.

Существующая судебная практика распространяет положения статьи 500 ГК о праве преждепользования не только на использование идентичных марок, но и на применение схожих до степени смешения обозначений. Поэтому, если предыдущий пользователь будет использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение, выполненное буквами, например, другого алфавита, сходство обоих указанных обозначений не позволит владельцу охранного документа запретить использование соответствующего обозначения предыдущего пользователя.

Законом о торговых марках предусмот­рено, что не могут быть зарегистрированы как торговые марки обозначения, которые являются ложными или могут ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, производящего товар или предоставляющего услугу. Поэтому необходимо учитывать, что опасность введения в заблуждение третьих лиц связана с использованием обозначений, содержащих ссылки на названия определенных географических регионов и элементы официальных названий государств, не связанных с местом изготовления товара, для которого регистрируется обозначение.

Фиксация такого названия в качестве элемента торговой марки может вызвать у потребителей ассоциации с местом происхождения продукции, которое не соответствует действительности. В результате отсутствия непосредственной связи с географическим названием, которое используется как элемент словесной марки, места изготовления продукции и адреса ее производителя потребители могут быть введены в заблуждение в случае использования такой торговой марки.

ПОТОЦКИЙ Николай — заместитель директора DD & I IP Agency, г. Киев