Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 года гарантирует знаку для товаров и услуг, зарегистрированному во Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), правовую охрану на территории каждого государства — Договорной стороны соглашения. Таковых ныне насчитывается 184, но далеко не в каждой стране зарегистрированный ВОИС знак используется полностью или хотя бы частично. В то же время такая регистрация является препятствием для национальной регистрации идентичных или схожих знаков для товаров и услуг, которые планируется использовать на территории определенного государства.

Во избежание таких ситуаций международное право и национальное законодательство предусматривают институт досрочного прекращения действия международной регистрации (полностью или частично) на территории конкретного государства.

Для этого любое заинтересованное лицо должно ­обратиться в национальный суд, и если спорный знак не использовался в течение трех лет (на Украине), его международная регистрация должна быть досрочно прекращена.

Так, например, решением Соломен­ского районного суда г. Киева от 27 октября 2010 года по делу по иску «Пи. Ти. Селамат Семптурна, Ти Би Кей» к Государственному департаменту интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины, «Тан Сью Кенг Энджелайн» было досрочно прекращено действие международной регистрации № 900932 знака для товаров и услуг J. SAKURA на территории Украины.

Сам истец является производителем и мировым экспортером фильтрационных систем под торговой маркой SAKURA и для правовой охраны своей торговой марки на территории Украины обратился с заявкой на регистрацию комбинированного знака для товаров и услуг SAKURA, однако был уведомлен о возможном отказе в таковой, поскольку заявленный знак имеет большую схожесть со знаком J. SAKURA, зарегистрированным также для всех товаров 7 класса МКТУ: воздушные фильтры для машин промышленного назначения, масляные фильтры, топливные фильтры для наземных автомобилей; топливные насосы, водные насосы для наземных автомобилей.

Свои исковые требования истец обосновал тем, что собственник знака J. SAKURA не использовал его на территории Украины более трех лет со дня его международной регистрации.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что, согласно пункту 21.6.4 приказа Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации на Украине» от 1 марта 2005 года № 28, фильтры и фильтроэлементы забора воздуха для двигателей внутреннего сгорания подлежат обязательной сертификации на Украине. Отсутствие сертификации продукции под торговой маркой J. SAKURA подтверждает отсутствие ее использования.

Стоит отметить, что самым важным аспектом в таких спорах является ­доказывание использования (неиспользования) спорных знаков.

В частности, если речь идет о знаке для товаров, то, как правило, следует доказывать его использование непосредственно на продукции или ее упаковке.

На это обратил внимание Соломен­ский районный суд г. Киева в решении от 1 декабря 2010 года по делу по иску «ВФ Интернэшнл Сагл» к Государственному департаменту интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины, Павелко Сергею Богдано­вичу, оставленном в силе определением Апелляционного суда г. Киева от 16 марта 2011 года.

В частности, суд, удовлетворяя исковые требования и досрочно прекращая действие свидетельства Украины № 73215 на знак для NAPAPIJRI, исходил из следующего.

Согласно статье 1 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», знаком является обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц.

Согласно пункту 4 статьи 16 Закона, использованием знака признается нанесение его на какой-либо товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение товара с указанным нанесением знака в целях предложения для продажи, предложение его для продажи, продажа, импорт и экспорт, использование во время предложения и предоставления какой-либо услуги, для которой знак зарегистрирован, использование его в деловой документации или в сети Интернет.

Таким образом, обязательным условием использования знака для товаров и услуг является его фактическое использование именно по отношению к товарам и услугам, для которых такой знак зарегистрирован, то есть фактическое наличие на рынке товаров или услуг под таким знаком.

Исходя из этого, суд не принял в качестве надлежащего доказательства предоставленные ответчиком распечатки с сайта ­www.napapijri.ua, справку выставочного центра, справку патентных поверенных, поскольку в них нет подтверждения предложения и/или продажи товаров под спорным знаком или рекламы таких услуг. При этом суд указал, что использование спорного обозначения в расходных накладных не означает использования знака непосредственно для товара.

---

Комментарий эксперта

Нестандартный подход

Юлия Семений,
адвокат, партнер АК «Коннов и Созановский»

Споры о досрочном прекращении действия регистрации торговой марки в связи с неиспользованием довольно интересны и часто требуют нестандартного подхода и изобретательности.

В первую очередь возникает вопрос, как доказать неиспользование.

В то время, как во многих странах на владельца регистрации возлагается обязанность доказать добросовестное использование торговой марки (к примеру, именно такой подход закреплен законодательством РФ), украинское процессуальное законодательство требует от каждой стороны в споре доказать обстоятельства, на которые она ссылается.

Впрочем, судебная практика выработала вполне разумный подход к данному вопросу, поскольку предоставить исчерпывающие доказательства отсутствия какого-либо использования не всегда возможно. Например, если речь идет об услугах, предоставление которых требует лицензии, получить подтверждение отсутствия такой лицензии относительно несложно. Однако во многих случаях оспариваемые регистрации содержат довольно широкий перечень товаров и/или услуг, и получить доказательства неиспользования такого знака по каждой формулировке просто невозможно. Кроме того, доступ к некоторым сведениям истец не может получить до обращения в суд. Так, сведения об экспорте товаров под определенной торговой маркой могут быть предоставлены таможенными органами только по запросу суда или правоохранительных органов. Иными словами, предоставить доказательства неиспользования возможно, но при этом истец связан определенными ограничениями.

Поэтому второй важной составляющей процесса является позиция ответчика — владельца регистрации (свидетельства). Если владелец интереса к торговой марке не проявляет и в судебное заседание не является, то такое его поведение рассматривается как косвенное подтверждение неиспользования. Конечно, бывают случаи, когда торговая марка действительно используется и тому есть неопровержимые доказательства. Однако на практике мы часто сталкиваемся с имитацией «бурной деятельности» по использованию торговой марки.

В арсенале недобросовестных владельцев — такие методы, как регистрация доменного имени, содержащего торговую марку, размещение рекламных объявлений с торговой маркой и пр. В таких случаях важно определить, осуществляется реальное использование либо же оно только имитируется. Причем торговая марка должна использоваться не абстракт­но, оторванно от рынка и потребителя, а в отношении товаров и/или услуг, для которых она зарегистрирована. В противном случае она не будет исполнять главной функции торговой марки — различать товары и услуги различных участников рынка. В такой ситуации очень большую роль играет оценка судом всех обстоятельств дела в комплексе; важно, чтобы формальные действия ответчика не были приняты за фактическое использование торговой марки.