Статья 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон) определяет объем прав, которыми наделяется владелец зарегистрированного в установленном порядке знака для товаров и услуг. К таким правам, кроме распоряжения ими, запрета третьим лицам использовать зарегистрированный знак для товаров и услуг, относится и право владельца передавать любому лицу право собственности на знак полностью или частично — относительно части перечня товаров и услуг, для которых знак зарегистрирован, на основании договора.

При этом законодатель указывает, что передача права собственности на знак не допускается, если она может стать причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара и услуги или лица, изготавливающего товар или предоставляющего услугу.

 

Не основание для отказа

«Введение в заблуждение потребителя» — единственное указание на запрет осуществления такой передачи как в полном, так и частичном объеме. Сам процесс определения возможности введения в заблуждения потребителя, можно сказать, выведен за рамки самого процесса передачи прав на знак для товаров и услуг и не наделяет Государственную службу интеллектуальной собственности (ГСИС) правом проведения экспертной оценки такой передачи.

Что именно подразумевает законодатель под термином «введение в заблуждение потребителя» при передаче прав на знак для товаров и услуг, не описано ни в Законе, ни в Инструкции о подаче, рассмотрении, публикации и внесении в реестры сведений о передаче прав собственности на знак для товаров и услуг и выдаче лицензии на использование знака (международного знака) для товаров и услуг (Инструкция).

Отметим, что для регистрации договора о передаче прав и внесения соответствующих сведений в реестр знаков для товаров и услуг в соответствии с указанной выше Инструкцией следует подать в ГСИС определенный пакет документов с уплатой законодательно установленного сбора.

В случаях, определенных Инструкцией, сведения о такой передаче не могут быть опубликованы и внесены в реестр знаков. К таким случаям относятся следующие: свидетельство (международная регистрация знака) признана недействительной полностью, действие свидетельства (международной регистрации знака) приостановлено, поданные документы не соответствуют требованиям, установленным Инструкцией. Норм о недопущении передачи прав на знак для товаров и услуг в случае возможного введения в заблуждения потребителя такой передачей, о чем говорится в Законе, Инструкция не содержит, и поэтому «введение в заблуждение», как уже отмечалось, не может служить основанием для отказа в регистрации договора о передаче прав и возврата документов без внесения сведений в реестр и их опубликования.

 

Процесс передачи

Для получения ясной картины рассмотрим весь процесс: от получения правовой охраны на обозначение в качестве знака для товаров и услуг и заканчивая передачей прав на знак. Остановимся на некоторых моментах.

После подачи заявки на выдачу свидетельства на знак для товаров и услуг на стадии квалификационной экспертизы обозначение проверяют на соответствие требованиям Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Обозначение может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение, когда очевидно, что оно в процессе использования в качестве знака не исключает опасность введения в заблуждение потребителя. В таких случаях, если экспертное ведомство принимает решение, что соответствующее обозначение может ввести в заблуждение, в регистрации его в качестве знака для товаров и услуг отказывают.

При соответствии обозначения (по мнению экспертного ведомства) всем условиям охраноспособности, в том числе и требованиям пункта 5 части 2 статьи 6 Закона, принимается решение регистрации обозначения в качестве знака для товаров и услуг.

После получения свидетельства и опубликования сведений о такой выдаче владелец наделяется всеми правами, перечисленными в статье 16 Закона, в том числе и правом разрешать третьим лицам использовать такое обозначение на основании лицензионного договора. Единственное обязательство, которое законодатель устанавливает для владельца, — это обязательство добросовестно пользоваться правами, которые вытекают из свидетельства.

Вне зависимости от того, был ли зарегистрированный знак введен владельцем в хозяйственный оборот либо дожидается своего шанса стать известным, владелец имеет право передать все права на знак для товаров и услуг другому лицу. Для осуществления процедуры передачи владелец свидетельства и правопреемник заключают договор о передаче прав на знак для товаров и услуг и регистрируют его в ГСИС. Следует отметить, что в соответствии с частью 2 статьи 1113 Гражданского кодекса Украины заключение договора о передаче прав на знак не влияет на лицензионные договоренности, которые были заключены ранее владельцем.

Указанная норма должна гарантировать право лицензиата на использование знака для товаров и услуг в своей хозяйственной деятельности при смене владельца такого знака. При этом правопреемник знака для товаров и услуг, в отношении которого заключены лицензионные договоры, соглашается с временными ограничениями приобретенных прав, вытекающими из таких лицензионных договоров. В дальнейшем новый лицензиар и лицензиат могут урегулировать взаимоотношения путем внесения изменений в лицензионный договор либо другим способом.

Необходимо отметить, что законодательство не требует в случае наличия лицензионных соглашений дополнительных разрешений лицензиата на осуществление передачи прав, а также не обязывает нового владельца имущественных прав уведомлять в каком-либо виде (устно или письменно) лицензиата о самом факте передачи прав.

Процесс передачи прав осуществляется следующим образом: стороны заключают договор о такой передаче с обязательным указанием перечня товаров и услуг, для которых она осуществляется, поскольку в соответствии с Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» передача может быть предусмотрена как для всего перечня товаров и услуг, для которых знак зарегистрирован, так и для его части. При согласии сторон на такую передачу подготавливается соответствующий пакет документов в соответствии с Инструкцией и направляется в ГСИС для регистрации и внесения изменений в реестр знаков для товаров и услуг. ГСИС проверяет соответствие предоставленных документов требованиям нормативных документов, а также возможность (правомерность) такой передачи. Как указывалось выше, к компетенции ГСИС, согласно Инструкции, не относится проверка возможности введения в заблуждение потребителя такой передачей. Получается, что только на основании правильно оформленных документов и оплаты необходимого сбора осуществляется передача прав на знак для товаров и услуг, то есть можно сказать, что передача прав на знак для товаров и услуг осуществляется на формальных основаниях.

 

Примеры введения в заблуждение

Требования Закона о недопущении передачи права собственности на знак для товаров и услуг, скорее всего, могут стать причиной признания недействительным такого договора как не соответствующего актам законодательства в судебном порядке. Вопросы, касающиеся оснований для подачи соответствующего иска, сторон такого судебного спора, последствий признания недействительным договора, и тем более в случае ликвидации бывшего владельца знака для товаров и услуг, вынесем за рамки этой статьи.

Постараемся раскрыть понятие «введение в заблуждение» для целей передачи прав на знаки для товаров и услуг, поскольку сегодня действующая норма о недопущении передачи права собственности на знак может распространяться практически на любую передачу прав, так как смена владельца уже зарегистрированного знака на определенное лицо, тем более знака, введенного в хозяйственный оборот, уже будет вводить в заблуждение в отношении лица, который производит товар или предоставляет услугу.

Таким образом, указанное в Законе понятие для целей передачи прав может означать то, что знак для товаров и услуг однозначно воспринимается потребителем как ассоциация с конкретным производителем, при этом качественные характеристики товара и характеристики услуги, присущие конкретному производителю, не соответствуют действительности. Введение в заблуждение потребителя может проявляться и в другом. Это, в частности, продажа части знаков для товаров и услуг из пакета двух и более знаков, если такие обозначения, имеющие правовую охрану, схожи до степени смешения и используются в одинаковом сегменте рынка. В таком случае бывший владелец имеет возможность контролировать только знаки, оставшиеся у него во владении. Переданные же знаки могут использоваться на усмотрение нового владельца. Использование схожих знаков на рынке может стать причиной введения в заблуждение потребителя.

Следующая ситуация — продажа знака для товаров и услуг лицом, владеющим правами на промышленный образец. Наличие на хозяйственном рынке двух схожих объектов прав интеллектуальной собственности станет однозначной причиной введения в заблуждение потребителя. Или продажа знака для товаров и услуг лицом, владеющим правом на общеизвестный знак на Украине, — в этом случае общеизвестность знака должна быть установлена до даты передачи прав. Сам факт использования на рынке общеизвестного знака бывшего владельца и знаков нового владельца, скорее всего, станет причиной введения в заблуждения заявителя.

 

Ввести определение

В общем-то, оснований признать передачу прав на знак для товаров и услуг способной ввести в заблуждение потребителя довольно много. В связи с этим возникает необходимость введения в законодательные акты определения этого термина, а также обязанности ГСИС по обеспечению проверки на возможность введения в заблуждение потребителя при передаче права собственности на знак для товаров и услуг.

При установлении возможности факта введения в заблуждение следует запретить осуществление такой передачи прав. Отметим, что при переуступке прав на имущественный комплекс вместе с соответствующими знаками для товаров и услуг такая передача может быть одобрена ГСИС. Таким образом, каждый случай передачи прав довольно уникальный и требует определенного подхода.

Описанная выше проблема нуждается в комплексном решении, основанном на приоритете невозможности введения в заблуждения потребителя, поскольку именно конечный потребитель товаров и услуг является главным субъектом, на которого ориентирована все система правовой охраны знаков для товаров и услуг.

 

ГОЛЬБЕРГ Дмитрий — патентный поверенный, г. Киев