Статьей 464 Гражданского кодекса Украины определен перечень имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель и промышленной образец. К таким правам, в частности, относится исключительное право препятствовать неправомерному использованию таких объектов, в том числе запрещать такое использование.

Статья 28 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» (Закон) предусматривает использование изобретения (полезной модели) как изготовление продукта с использованием запатентованного изобретения (полезной модели); применение такого продукта, предложение к продаже, в том числе через интернет, импорт и другое введение в гражданский оборот или хранение такого продукта в указанных целях. Также к использованию изобретения (полезной модели) Закон относит применение процесса, который охраняется патентом, или предложение такого процесса к использованию.

При этом цитируемая статья Закона устанавливает следующее: любой продукт, процесс изготовления которого охраняется патентом, в случае отсутствия доказательств противоположного считается изготовленным с применением этого процесса при условии выполнения по меньшей мере одного из двух условий. Первое — продукт, изготовленный с применением такого процесса, является новым, то есть соответствует критерию, определенному Законом. Второе условие подразумевает наличие оснований считать, что продукт изготовлен с использованием процесса при условии, что владелец патента не может определить процесс, используемый при изготовлении такого продукта.

В случае возникновения второго условия обязанность доказывания, что процесс изготовления продукта, идентичного тому, который изготавливается с применением охраняемого процесса и отличается от последнего, возлагается на лицо, нарушившее права владельца патента.

Среди специалистов в области права интеллектуальной собственности такая охрана продукта посредством запатентованного способа получила название «косвенная охрана». Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Как следует из указанных выше законодательных норм, косвенная охрана продукта применима только в случае распоряжения исключительным правом на препятствование незаконному введению в гражданский оборот продукта третьими лицами. Таким образом, обстоятельство вероятного нарушения следует устанавливать при определении факта нарушения прав на наделенный патентной охраной способ, причем посредством продукта, который, как уже указывалось, произведен этим способом и/или является новым.

Рассмотрим ситуацию, когда продукт, произведенный охраняемым патентом способом, является новым. При этом опустим вопросы, связанные с проведением экспертизы патентным ведомством, а именно — с подходом патентной экспертизы к включению (либо к запрету включения) в формулу изобретения признаков, характеризующих продукт, который не подлежит патентной охране в силу, например, его известности, отсутствия охраноспособности либо по другим причинам.

Законом Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» дано определение, какое именно изобретение (полезную модель) или, вернее, техническое решение следует считать новым. Так, новым в понимании Закона считается техническое решение, если оно не является частью уровня техники. Уровень техники включает все сведения, которые стали общедоступными в мире до даты подачи заявки в патентное ведомство.

Применительно к ситуации, когда продукт получен при использовании запатентованного способа, отметим, что такой продукт не должен быть известным до даты подачи заявки (здесь и далее под заявкой следует понимать заявку, на основании которой был получен патент на способ). Если продукт уже известен, то есть обладает набором известных существенных признаков, то он не может считаться соответствующим критерию «новизна», причем вне зависимости от того, каким способом такой продукт получен. Исходя из указанного, такой продукт не подлежит косвенной охране посредством охраняемого патентом способа.

К новому продукту следует отнести продукт, полученный охраняемым способом, при этом наделенный новыми существенными признаками, то есть продукт, имеющий новые технические характеристики. В этом случае такой продукт не может считаться известным на дату подачи заявки, следовательно, на него и будет распространяться косвенная охрана посредством способа получения такого продукта как на продукт, соответствующий критерию «новизна».

Здесь следует отметить, что Закон указывает исключительно на новизну продукта — при запрете использования продукта, полученного запатентованным способом, как указывалось выше, необходимо устанавливать исключительно тождественность всех существенных признаков продукта, полученного охраняемым способом, и продукта, в отношении которого есть подозрения полагать, что он является идентичным.

Исходя из этого, владелец патента на процесс (способ) может требовать прекращения использования его патента и предъявлять претензии вероятному нарушителю, если имеет доказательства новизны продукта, полученного запатентованным способом, и полного соответствия продуктов как владельца патента, так и вероятного нарушителя. Следует отметить, что доказательственная база должна обеспечивать именно тождественность двух продуктов, которые произведены при помощи запатентованного способа: продукта, произведенного нарушителем, и продукта владельца патента. В случае судебного разбирательства тождественность всех существенных признаков таких продуктов, скорее всего, придется определять посредством проведения судебной экспертизы.

Вместе с тем вероятный нарушитель имеет право оспорить новизну продукта в этом же судебном споре, также используя инструмент судебной экспертизы, который позволит в рамках действующего законодательства обеспечить доказательственную базу для признания продукта, полученного при помощи запатентованного процесса, соответствующим критерию, обозначенному в Законе.

В данной ситуации необходимо отметить, что объем правовой охраны в соответствии с Законом определяется формулой изобретения, при этом, согласно статье 28 Закона, способ, который охраняется патентом, считается примененным, если использован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы, или признак, эквивалентный ему. По всей видимости, суд должен будет устанавливать тождественность продуктов, введенных в гражданский оборот владельцем патента на способ и вероятным нарушителем, определять новизну продукта и использование всех признаков формулы изобретения вероятным нарушителем.

Из вышеизложенного можно сделать вывод: на основании предоставленных доказательств владельцем патента новизну продукта суд, пожалуй, будет оценивать по признакам, присущим такому продукту, с учетом приведенных в формуле существенных признаков способа, которые и наделяют такой продукт новизной и определенными характеристиками.

Теперь проанализируем ситуацию, когда вероятный нарушитель использует в своей хозяйственной деятельности запатентованный процесс, при помощи которого получен продукт, не соответствующий критерию «новизна». Закон обязывает лицо, которое ввело продукт в гражданский оборот и при этом может рассматриваться как вероятный нарушитель, доказать, что такой продукт не получен запатентованным способом. Для получения доказательств отсутствия правонарушения следует сравнивать два способа на предмет тождественности всех признаков, указанных в формуле изобретения, либо им эквивалентных. Один способ полностью представлен в патенте, а второй должен обеспечить предполагаемый нарушитель, причем вне зависимости от того, относит ли нарушитель этот способ к коммерческой тайне предприятия или нет.

Но при наличии обстоятельств, вынуждающих владельца патента на способ обратиться в суд за защитой своих прав, он (владелец) предварительно должен получить соответствующие доказательства нарушения. Напомним, что процессуальным законодательством установлены требования к исковому заявлению. Так, истец, кроме исковых требований, обязан изложить обосновывающие исковые требования обстоятельства и предоставить доказательства, подтверждающие их.

Если владелец патента не может определить процесс, используемый при изготовлении продукта, то о новизне продукта речь не идет. На вероятного нарушителя Законом возлагается обязанность доказывания, что способ, в соответствии с которым он (вероятный нарушитель) изготавливает продукт, идентичный продукту владельца патента, отличается от последнего, и, как следствие, отсутствует факт нарушения прав. Отметим, что даже в случае изготовления вероятным нарушителем продукта способом, который, как указывалось выше, может относиться к коммерческой тайне предприятия, для защиты своих прав и интересов такой способ подлежит раскрытию с целью обеспечения доказательственной базы своей позиции. Если предполагаемый нарушитель отказывается раскрыть способ получения продукта, судебные инстанции при отсутствии доказательств обратного, вероятно, должны будут подтвердить факт незаконного использовании запатентованного способа.

В силу действующих законодательных норм владелец патента при обращении в суд за защитой своих нарушенных прав обязан обосновывать свои требования доказательствами, которые, как он считает, подтверждают указанные им обстоятельства. В противном случае исковое заявление может быть расценено судебными инстанциями как злоупотребление правом.

В завершение отметим, что в случае установления владельцем патента на способ вероятного факта нарушения своих прав он (патентодержатель) в первом случае должен получить доказательства, которые устанавливают факт тождественности (а не схожести или подобия) продуктов, введенных в гражданский оборот владельцем патента и вероятным нарушителем. Во втором случае держатель патента должен обеспечить доказательства, подтверждающие факт использования запатентованного способа с указанием конкретного продукта.

При этом доказательства должны обеспечить возможность сравнения как продуктов, так и способов, то есть реального использования продукта и или/способа, а не быть выводом умозаключений, основанных на теоретических обстоятельствах. И только в случае получения таких доказательств владелец патента может обратиться в судебные инстанции за защитой своих исключительных прав, предоставленных запатентованным способом, и рассчитывать на положительный исход дела.

 

ГОЛЬБЕРГ Дмитрий — патентный поверенный Украины, г. Киев