Видавництво 
Організатори IPF 2024 виокремили проблематику судових рішень у сфері інтелектуальної власності в окрему тему. Спеціальну доповідь «Огляд знакових судових рішень у сфері ІВ» зробив Дмитро Стефанович, старший юрист Mamunya IP.
Порушення авторських прав
У питанні відмови в реєстрації авторських прав експерт звернув увагу на постанову Верховного Суду від 06.09.2023 у справі № 757/519/20-ц.
Відповідач (Мінекономіки) відмовив у реєстрації АП, пославшись на те, що подані заявки не відповідають вимогам ЦКУ та закону про АП (відсутні ознаки збірки творів, визначені законодавством України, а лише представлено назву термінів).
За змістом п. 18 Порядку № 1756 якщо заявка відповідає вимогам, заявнику надсилається відповідне рішення про реєстрацію. В іншому випадку заявнику надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації.
Відповідач, відмовляючи в реєстрації АП на твір, без конкретизації, в чому саме полягають мотиви відмови, зокрема без посилання на невідповідність поданих заявок конкретним вимогам Порядку № 1756, прийняв рішення, які не можна вважати належним чином обґрунтованими та вмотивованими.
Верховний Суд також зазначив, що рішення про відмову в реєстрації АП на твір має містити конкретні підстави для відмови, а також переконливі та зрозумілі для заявника мотиви прийняття такого рішення.
Відповідач, встановивши у заявках суперечності, зокрема щодо назви твору та виду об’єктів авторського права, не навів цих мотивів у рішеннях про відмову в реєстрації АП, а також не скористався своїм правом звернутися з відповідним запитом до заявників у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, яку містять подані документи.
Ще одне рішення у сфері АП, на яку звернув доповідач, – постанова Верховного Суду від 04.05.2023 у справі № 904/702/21.
Суд, зокрема, зазначив, що оскаржувані судові рішення не містять з’ясування ключових, вагомих і визначальних питань для розгляду цієї категорії справ, зокрема:
- який саме об’єкт авторського права є предметом правовідносин, які виникли між сторонами;
- чи належали автору твору майнові права на нього;
- що не є достатнім загальне посилання суду на використання твору відповідачем. Мають бути з’ясовані конкретні форма та спосіб використання такого об’єкта інтелектуальної власності, а також визначено класифікацію об’єкта відповідно до законодавчих норм;
- у який конкретно спосіб відповідач неправомірно використовував саме об’єкт інтелектуальної власності;
- чи є об’єкт інтелектуальної власності, означений позивачем, саме тим об`єктом, який використовується (правомірно/неправомірно) відповідачем.
На думку експерта, судові рішення у цій справі були виписані неповно, тому Верховний Суд їх скасував і зазначив, на що слід звертати увагу в такій категорії справ.
Дострокове припинення дії свідоцтва на ТМ
Далі Дмитро Стефанович перейшов до огляду рішень щодо ТМ. У цьому контексті показовою є постанова Верховного Суду від 06.04.2023 у справі № 910/5815/2. У цій справі позивач намагався припинити дію подібних ТМ, бо вони були перешкодою для реєстрації його позначення.
Суд першої інстанції по суті відмовив у позові та зазначив, що відповідач використовує ТМ NEST саме для тих послуг, для яких вона зареєстрована, у складі провадження своєї комплексної діяльності щодо будівництва об’єктів нерухомості зі встановленням зазначених систем та подальшим їх обслуговуванням.
Встановлення устаткування як проміжний етап у технологічному циклі спорудження будинків не є наданням окремої послуги зі встановлення устаткування (окремі дії, спрямовані на досягнення кінцевого результату, не є наданням послуг).
Застосування оспорюваних ТМ як складової частини безпосередньої діяльності відповідача щодо будівництва, реконструкції, здавання в оренду та обслуговування об’єктів нерухомості під контролем відповідача під його ТМ NEST не є використанням ТМ в розумінні Закону № 3689-XII.
З огляду на правову сутність ТМ умовою належного її використання є використання власником зареєстрованої ТМ саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.
Ще один показовий висновок у цій сфері – постанова Верховного Суду від 30.11.2023 у справі № 910/10906/22.
Суд першої інстанції зазначив, що ТМ є використаною, а надані відповідачем докази в їх сукупності підтверджують факт використання оспорюваної ТМ протягом останніх п’яти років до дати подання позову.
Зі свого боку, Верховний Суд зазначив, що суди не взяли до уваги, що умовою належного використання спірної зареєстрованої ТМ є її використання відповідачем саме щодо кожної із зазначених у спірному свідоцтві послуг, а не використання ТМ загалом.
Верховний Суд також вказав, що суди першої та апеляційної інстанцій мають дослідити докази, наявні в матеріалах справи, що стосуються використання спірної ТМ, та оцінити,чи було належне використання спірної ТМ стосовно кожної з послуг.
У розгляді справ цієї категорії, враховуючи один із основних принципів господарського судочинства, не повинна здійснюватися трансформація тягаря доведення і його перенесення з особи, щодо свідоцтва якої була подана заява про дострокове припинення.
Суб’єктом, який може звертатися із позовом про дострокове припинення дії свідоцтва на ТМ, може бути будь-яка заінтересована особа, оскільки в п. 4 ст. 18 Закону № 3689-XII не встановлено певних кваліфікувальних вимог до особи, яка звертається з відповідною вимогою. Втім, очевидно, що особа, яка звертається з такою вимогою, повинна мати щонайменше інтерес (з урахуванням змісту стст. 15, 16 ЦКУ).
Визнання ТМ добре відомою
Щодо визнання ТМ добре відомою доповідач звернув увагу на постанову Великої Палати Верховного Суду від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20.
У цій справі суд відхилив клопотання товариства про застосування наслідків спливу позовної давності, оскільки право фірми на звернення до суду з такою вимогою виникає з моменту визнання судом ТМ добре відомою.
ПАГС відхилив доводи товариства стосовно пропуску позовної давності, вказавши, що права на добре відому ТМ були підтверджені судом лише з прийняттям рішення по суті цього спору, та відповідно, вважаються порушеними із заявленої в позові дати.
Відповідач указує на пропуск позовної давності, оскільки вона розпочала перебіг як за первісною, так і за похідною вимогою з визначеної фірмою дати виникнення права – 01.01.1997.
Фірма вказує, що жоден закон не пов’язує початок перебігу позовної давності з датою, на яку позивач вважає свою ТМ добре відомою. Позивачу стало відомо про порушення своїх прав після отримання у 2019 листа споживача, який сплутав позначення фірми та товариства.
Натомість визнання ТМ добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання ТМ добре відомою в рішенні Апеляційної палати.
Таке визнання не має значення erga omnes, тобто обов’язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі. Суд обмежений у встановленні обставин ex officio, зокрема обставин, які свідчать про відомість ТМ або спростовують це.
Протилежне тлумачення, а саме – що визнання в установленому законом порядку ТМ добре відомою є набуттям права на неї, суперечило би положенням ст. 6bis Паризької конвенції, закону та у випадку, коли мова йде про визнання ТМ добре відомою судом у позовному провадженні, призводило б до ситуації, коли судове рішення, яким вирішується спір між його сторонами, має значення erga omnes, тобто для невизначеного кола осіб, адже як засіб набуття права інтелектуальної власності на ТМ воно дало би змогу стороні набути таке право як абсолютне, тобто у відносинах із третіми особами.
Визнання ТМ добре відомою судом у позовному провадженні має значення inter partes, тобто тільки для сторін спору.
Суд вказав, що за відсутності недобросовісності в реєстрації ТМ іншою особою позов власника добре відомої ТМ про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) ТМ цієї особи може бути задоволений в межах загальної позовної давності, що не може бути меншим за п’ять років від дати реєстрації марки.
Якщо власник більш ранньої ТМ протягом п’яти послідовних років не заперечував проти використання більш пізньої ТМ, бувши обізнаним про таке використання, він не має права з посиланням на більш ранню ТМ звертатись по визнання недійсною більш пізньої ТМ або заперечувати проти її використання, крім випадку, коли реєстрація більш пізньої ТМ була здійснена недобросовісно.
За висновками Суду справедливості ЄС, в умовах, як у цьому провадженні, «тривалий період чесного одночасного використання двох ідентичних ТМ для позначення ідентичних продуктів не має і не може мати негативного впливу на основну функцію ТМ, яка полягає в гарантуванні споживачам походження товарів або послуг».
Доктрина «мовчазної згоди», як вона закріплена у праві ЄС, – це підхід, за яким два власники торговельних марок (які містять ідентичне позначення), що тривалий час використовували їх для просування своєї продукції, можуть надалі добросовісно їх використовувати.
Повноваження УКРНОІВІ. Подання заперечень до УКРНОІВІ
Окрему увагу доповідач приділив дискреційним повноваження УКРНОІВІ. Зокрема, постанові Верховного Суду від 07.07.2022 у справі № 910/886/21.
А також поданню заперечень до УКРНОІВІ, що міститься в постанові ПЗАГС від 24.04.2024 у справі № 902/327/23. Так, передбачена можливість подання заперечень проти заявки до НОІВ не перешкоджає заінтересованій особі захистити своє порушене право або охоронюваний законом інтерес шляхом звернення з позовом до суду, зокрема шляхом оскарження прийнятого органом рішення за результатом розгляду поданої заявки.
Такий захист має бути ефективним, зокрема доступним для тих, кого він стосується, спроможним запобігти виникненню або продовженню стверджуваного порушення.
Неподання заперечень проти заявки до НОІВ не має вирішального значення у з’ясуванні питання щодо наявності/відсутності підстав для оскарження особою, яка вважає свої права порушеними, прийнятого органом рішення і не дає підстав для висновку про те, що рішення органу в такому випадку автоматично вважається прийнятим згідно із законодавчими приписами, а підстави для визнання його недійсним за позовом заінтересованої особи – відсутні.
Додаткова охорона прав на винахід та рішення ЄСПЛ
На завершення Дмитро Стефанович порушив тему додаткової охорони прав на винахід (постанова ВС від 14.12.2023 у справі № 910/8295/21).
Також поділився практикою ЄСПЛ на прикладі справи «Коротюк проти України» (заява № 74663/17). У цій справі суд, зокрема, вказав, що спори щодо авторських прав загалом мають цивільно-правовий характер, однак за конкретних обставин цієї справи, яка стосувалася стверджуваного кримінального правопорушення, подання цивільного позову до того, як розслідування кримінальної справи встановило б цю сторону або сторін, було практично неможливим для заявниці.
Завантажується ...