Фармацевтичні війни та закон, або боротьба за радянське минуле

Віталій Пашков, професор, адвокат, завідувач лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я НДІ вивчення проблем злочинності ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н.

Оксана Кашинцева, доцентка, адвокатеса, завідувачка відділу дослідження інтелектуальної власності та прав людини у сфері охорони здоров’я НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, консультантка з юридичних питань БО «100% Життя», членкиня біоетичного комітету НАН України та Європейської асоціації медичного права, к.ю.н.

Правове регулювання відносин визнання торговельної марки добре відомою і використання її в підприємницькій діяльності суб’єкта господарювання в Україні не є розгалуженим та сталим. Такий підхід до правової визначеності режиму правової охорони законного інтересу підприємств, що використовують торговельні марки, створює низку практичних проблем.

Насамперед мова йде про так звані традиційні лікарські засоби. Візьмемо, наприклад, загальновідомий лікарський засіб «Цитрамон», який знає і пам’ятає багато громадян України ще з минулих часів. Сьогодні цей лікарський засіб виробляють і реалізують через аптеки з торговельною назвою в різних варіаціях, наприклад, ФК «Здоров’я», ТОВ «Стіролбіофарм», ПрАТ «Фітофарм», ФК «Дарниця», ТОВ «Фарма Старт», АТ «Лубнифарм» тощо.

Більшість із цих виробників провадять свою діяльність також із радянських часів. Виникає запитання: а хто з цих виробників має право на використання цієї загальновідомої торговельної назви, на традиційний лікарський засіб «Цитрамон»? Це питання дуже важливе, оскільки незалежна Україна отримала в спадок фармацевтичну індустрію з величезною кількістю позначень лікарських засобів.

Необхідно зауважити, що на фармацевтичному ринку подібних спорів багато, і на перший погляд, уже поставлена крапка, але не зовсім.

Проблема перша: визначення моменту початку захисту прав на добре відомі торговельні марки в Україні.

Законодавство про торговельні марки характеризується унікальністю, воно дає змогу підприємствам, які пропонують свої товари та послуги на ринку, зробити себе впізнаваними для клієнтів, відрізнятися від інших. Це означає, що, по-перше, не створюється штучний дефіцит товару як такого, по-друге, в стані конкуренції перебуває не сам товар, а знаки, якими він маркований. Це пояснює, до речі, чому на добре відомі торговельні марки, на відміну від інших класичних прав інтелектуальної власності, не встановлюються часові обмеження строку дії виключного права, тобто вони діють із моменту визнання Апеляційною палатою чи судом такої торговельної марки добре відомою і до моменту, коли підприємство перестає її використовувати.

За статтею 492 Цивільного кодексу України (далі — ЦК), статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та судовою практикою (наприклад, рішення Європейського суду справедливості від 14.09.1999 C-375/97 (Chevy), рішення Господарського суду м. Києва у справі № 910/19572/16) головною функцією торговельної марки є розрізнювальна (дистинктивна) здатність. Торговельна марка дає змогу індивідуалізувати товар чи послугу. У споживача ця марка формує асоціативний зв’язок між позначенням та властивостями і якостями товару чи послуги. Тобто торговельна марка — це повідомлення споживачам про якість або особливі характеристики товарів чи послуг, а також образи чи відчуття, такі як розкіш, стиль життя, ексклюзивність або пригода. Ці ознаки повідомлення надають торговельному знаку невіддільну економічну цінність, яка не залежить від товарів чи послуг, для яких вона зареєстрована, що майже завжди є результатом значних зусиль та інвестицій з боку правовласника (Sigla/OHIM — Elleni Holding , Т-215/03, 22.03.2007).

Саме тому знак може бути визнаний відомим незалежно від того, чи є він зареєстрованою торговельною маркою, чи він не зареєстрований на відповідній території як такий. Головним чинником у визнанні торговельної марки добре відомою, відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі — Конвенція), частини 2 статті 16 Угоди ТРІПС та підпункту (a)(І) пункту 3 статті 2 Спільної резолюції Генеральної асамблеї ВОІВ і Асамблеї Паризького союзу про положення щодо охорони загальновідомих товарних знаків, статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», є інтенсивне використання такого знаку, впізнаваність споживачами та інвестиції (часові, фінансові, рекламні та ін.).

Фактори, які є основними під час визначення того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, зазначені в частині 2 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що абсолютно відповідає пункту (b) статті 2 Спільної резолюції Генеральної асамблеї ВОІВ і Асамблеї Паризького союзу про положення щодо охорони загальновідомих товарних знаків. Водночас у пункті (с) статті 2 Спільної резолюції зазначено, що «такі фактори, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак загальновідомим, не визначають такий висновок. Навпаки, в кожному випадку висновок буде залежати від конкретних обставин. У деяких випадках актуальність може мати сукупність усіх факторів. В інших випадках актуальними можуть бути лише деякі з них. А ще в інших випадках усі фактори можуть виявитися неактуальними, і рішення може бути засноване на додаткових факторах, яких немає в цьому переліку». В статті 3 Спільної резолюції Генеральної асамблеї ВОІВ і Асамблеї Паризького союзу зазначено таке: «Держава-член забезпечує охорону загальновідомого знака від конфліктуючих знаків, позначень ділових підприємств та назв доменів щонайменше з дати, на яку цей знак стає загальновідомим». Згідно з частиною 2 статті 25 Закону «під час визначення того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: (1) ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства; (2) тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки; (3) тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування або оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується; (4) тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною; (5) свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами; (6) цінність, що асоціюється з торговельною маркою».

Ступінь відомості позначення може бути встановлено, в тому числі, шляхом опитування у відповідних верствах (сегментах) суспільства, що має сприйматися як метод пізнання. Україна не є винятком (пункт 7 розділу IV регламенту Апеляційної палати НОІВ, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 02.03.2021 № 433). Однак жоден метод не має наперед встановленого значення чи сили, всі вони розглядаються окремо, в сукупності або можуть взагалі не прийматися як неактуальні.

Таким чином, факт наявності чи відсутності в позначення відомості взагалі не залежить від факту державної реєстрації торговельної марки.

Добре відомі торговельні марки вперше було виділено як окремі об’єкти правової охорони в 1925 році, після того як Конвенцію доповнили статтею 6 bis. Сьогодні правове регулювання загальновідомих торговельних марок передбачено частиною 2-3 статті 16 Угоди ТРІПС, статтею 194 Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони, абзацом 3 частини 3 статті 6 та статтею 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також підзаконними нормативними актами.

У ЄС добре відомі марки мають особливий, ширший, ступінь захисту (стаття 5(3)(a) Директиви № 2015/2436/ЄС «Про наближення законів держав-членів щодо торговельних марок» (раніше стаття 5(2) Директиви 89/104/EEC) і стаття 9(2)(c) Регламенту ЄС про торговельну марку Співтовариства (207/2009, зі змінами, внесеними Регламентом 2015/2424).

Принагідно слід зауважити, що жоден із зазначених вище нормативних актів не містить визначення загальновідомої (добре відомої) торговельної марки, що зумовлено певною мірою неможливістю дійти однозначного визначення загальновідомості, наслідком чого є різне тлумачення та рівень правової охорони добре відомої торговельної марки.

Що стосується українського національного законодавства, то власник загальновідомої торговельної марки має всі виключні права власника зареєстрованої торгової марки за статтею 494 ЦК та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

Однак задля справедливості варто зазначити, що правова охорона торговельних марок, які стали добре відомими на території України до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» від 22.05.2003 завдяки факту впізнаваності споживачами, а не реєстрації, не здійснювалася. До 2003 року вітчизняне законодавство у сфері інтелектуальної власності не містило положень щодо такого режиму захисту торговельних марок, як «загальновідомі». Водночас така правова охорона відбувалася лише за статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, яку Україна ратифікувала 25.12.1991. Тому до внесення змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993, згідно з якими став можливим захист прав на добре відомі торговельні марки, під час регулювання таких правовідносин застосовувалися лише положення Паризької конвенції про охорону промислової власності з 25.12.1991 до 22.05.2003.

Паризька конвенції про охорону промислової власності набула чинності для СРСР 01.07.1965, а отже, була обов’язковою на всій території, зокрема, УРСР. Відповідно до пункту 67 Указу Президента України від 18.09.1992 «Про тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні», який діяв до набрання чинності Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтва колишнього СРСР на товарні знаки, які були видані до 1992 року і строк дії яких не закінчився, після їх реєстрації в Держпатенті України прирівнюються до правового режиму свідоцтва, яке видається на підставі цього положення.

Отже, можна зробити висновки, що правова охорона позначень, які використовувалися до 1991 року та продовжують використовуватися дотепер, базується на тих самих принципах, що і правова охорона позначень, зареєстрованих в Україні.

Однак Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у редакціях за період із 16.06.1999 до 25.06.2003 містив норму, яка була викладена в частині 4 статті 6 вказаного закону, де було зазначено, що «згідно з цим законом не може бути зареєстровано як знак таке позначення, яке добросовісно використовувалося до 1 січня 1992 року двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів».

По суті, ця норма була запобіжником від монополізації прав на радянські торговельні позначення, захищаючи таким чином інтереси всіх виробників. Адже в протилежному випадку у власника прав на таке позначення виникали б необґрунтовані переваги (недобросовісна конкуренція) стосовно інших виробників товарів і послуг того самого сегмента, бо масштабні інвестиції загальнодержавного рівня колишнього СРСР, за рахунок яких було сформовано репутацію такого позначення, фактично стали б активом однієї особи. Хоча з боку такої особи на формування репутації не було здійснено жодних ані фінансових, ані часових витрат.

Цілком логічно, що вигоду від інвестицій у відому марку може отримувати лише той, хто здійснював такі інвестиції.

Встановлення режиму виключних прав на радянські торговельні позначення означатиме несправедливе і недобросовісне використання репутації та розрізняльного характеру цих позначень.

Крім того, слід зауважити, що такі позначення через історію їх виникнення та існування фактично позбавлені можливості бути ідентифікованими з точки зору свого економічного зв’язку з конкретним виробником. Тому в умовах законодавчих приписів національного права вони мають вважатися такими, що стали загальновживаними для товарів і послуг та не мають дистинктивної (розрізняльної) здатності.

Отже, торговельні позначення радянського походження не є охороноздатними в Україні.

Наприклад, слово «цитрамон» можна розглядати як неохоронюваний елемент. У протилежному випадку реєстрація такого позначення була б неможливою через чинну на той момент норму частини 4 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

У разі якщо слово «цитрамон» стане охоронюваним елементом, з огляду на кількість зареєстрованих на різних осіб торговельних марок, які містять це слово («Цитрамон Мега», «Цитрамон Максі», «Цитрамон новий ФС» та ін.), матиме місце зловживання дискрецією з боку патентного відомства України. А таке зловживання є підставою для визнання недійсними всіх свідоцтв на торговельні марки, що містять слово «цитрамон», в судовому порядку.

Наведені висновки ми можемо наочно продемонструвати на прикладі господарської справи № 910/13988/20. Позивач — ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» — надав суду докази ступеня відомості чи визнання знака «Цитрамон»: звіт за результатами соціологічного опитування; лист споживачки Кушнарьової С.В. від 06.11.2019; аналітичну довідку № 0920/01-11 від 01.09.2020; статтю, розміщену у виданні «Фармацевтичний журнал» (№ 3, травень — червень, 1993); видання «Регистр лекарственных средств россии» та «Здравоохранение и фарминдустрия россии» (Москва, Інфармхім, 1994); лист ДП «Фармакопейний центр» № 11/121-5 від 04.02.2020; аналіз результатів економічної діяльності позивача за 1995 рік та розшифровку до форми 12-НТЗ за січень — грудень 1996 року; копії газети «Еженедельник Аптека» (випуски № 39 (59), № 41(61), № 42 (62), № 43 (63), № 44(64), № 45 (65) за жовтень 1996 року, № 46 (66) за листопад 1996 року, № 2011, 840 S., S. 149 47 (67), № 48 (68), № 49 (69), № 50 (70), № 51 (71) за грудень 1996 року); звіт про витрати відділу реклами і стимулювання продажів за 1996 рік тощо. Насправді такі докази, як ми з’ясували, не містять інформації про обставини, на підставі яких можна зробити висновок, що знак «Цитрамон» є не просто загальновідомим, а загальновідомим завдяки інвестиціям саме позивача, що його репутацію було сформовано виключно завдяки позивачеві, причому від дати появи цього позначення в цивільному обороті. Тож в описаному випадку неохоронюваний елемент — слово «цитрамон», що є складовою частиною знаків, кожен з яких належить різним, не пов’язаним між собою особам, не може стати охоронюваним та монополізованим на користь однієї з них через несправедливість та конкурентну недобросовісність.

Радянські торговельні позначення є неохороноздатними та такими, що не можуть бути визнані в Україні добре відомими торговельними марками. З огляду на надану в запиті інформацію щодо перебігу судових подій є всі підстави припустити, що більшість питань, які мають значення для вирішення справи, залишилась поза межами уваги суду.

Проблема друга: яким чином правове становище власника свідоцтва на торговельну марку зміниться, якщо конкуруюча марка однорідного товару буде пізніше визнана добре відомою?

Враховуючи природу правового режиму торговельних марок, які стали добре відомими, та способу їх визнання такими (незалежність від державної реєстрації, спосіб визнання — через рішення суду чи Апеляційної палати НОІВ з моменту, визначеного в заяві), на практиці можуть виникнути складні проблемні питання. Зокрема, не лише через те, що момент набуття маркою характеру добре відомої не збігається з датою винесення рішення компетентним органом державної влади. Як правило, їй передує можлива ситуація, коли власник свідоцтва на торговельну марку (наприклад, із 1997 року) тривалий час не реагував на порушення своїх прав із боку особи, яка також почала використовувати марку у своїй діяльності; вона домоглась, що ця марка стала добре відомою (наприклад, із 1992 року), і може вимагати заборонити власнику свідоцтва використовувати марку.

Правовою передумовою захисту прав особи, торговельна марка якої визнана добре відомою, а також власника свідоцтва на торговельну марку є не стільки факт їх визнання чи реєстрації, стільки схожість відповідних торговельних марок до ступеня їх сплутування.

Водночас наявність чи відсутність свідоцтва на конфліктуючу торговельну марку не є вирішальним фактором, що визначає порушення прав особи, торгова марка якої була визнана добре відомою, так і навпаки — факт визнання торговельної марки добре відомою не свідчить про порушення прав її власника використанням іншою особою конфліктуючої торговельної марки, права на які підтверджено свідоцтвом.

Такий висновок вже набув підтвердження в судовій практиці (постанова Верховного Суду від 30.06.2022 у справі № 910/13908/17). Суд зазначив, що аналіз статті 6 bis Конвенції та статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дає підстави для висновків про те, що передумовою правової охорони через застосування статті 6 bis Конвенції є здатність добре відомого знака або істотної його складової частини самостійно (розширена охорона притаманна саме добре відомим знакам) викликати змішування, коли їх використання стосовно товарів і послуг (споріднених, неспоріднених) вказуватиме на зв’язок між такими товарами й послугами та власником добре відомого знака. Суд дійшов висновку, що набуття торговельною маркою доброї відомості саме собою не є визначальним в оцінці схожості до ступеня сплутування (змішування) двох об’єктів права інтелектуальної власності.

Таким чином, визначальною для виникнення підстав захисту особи, якій належить добре відома торговельна марка, є схожість до ступеня сплутування (змішування) її торговельної марки та іншої такої марки

Під час визнання торговельної марки добре відомою має бути досліджено питання наявності в іншої особи свідоцтва на іншу торговельну марку, що позначає подібну продукцію, а також співвідношення часу використання відповідних торговельних марок. Встановлення ж обставини тривалого паралельного використання різними суб’єктами подібних торговельних марок за відсутності зловживань із боку будь-кого з них може бути підставою для відмови компетентного органу у визнанні однієї з таких торговельних марок добре відомою.

Охорона прав на торговельну марку спрямована на протидію недобросовісній поведінці щодо такої марки. Ця ідея закладена в основу не лише міжнародних угод (стаття 10 bis Паризької конвенції), але й актів національного законодавства. З цього принципу випливає те, що охорона прав на торговельну марку одного суб’єкта не повинна обмежувати добросовісне використання торговельної марки іншим правовласником.

У статті 16 Угоди ТРІПС вказано, що власник зареєстрованого товарного знака повинен мати виключне право завадити всім третім сторонам, які не мають згоди власника, використовувати в процесі торгівлі ідентичні або схожі знаки для товарів чи послуг, що є ідентичними або схожими на ті, стосовно яких реєструється торговий знак, якщо в результаті такого використання існує ймовірність сплутати товари або послуги. У випадку використання ідентичного знака для ідентичних товарів або послуг імовірність сплутування їх допускається. Згадані вище права не повинні заподіювати будь-яку шкоду попередньо зареєстрованим правам і не мають впливати на можливість робити ці права доступними.

У статті 4 Спільної рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності, йдеться, зокрема, про те, що правила про конфліктуючі знаки не потрібно застосовувати щодо знаків, які були зареєстровані до того, як відповідний загальновідомий знак став загальновідомим, крім випадків, коли цей знак був зареєстрований недобросовісно.

Таким чином, визнання однієї торговельної марки добре відомою не повинно унеможливлювати добросовісне використання іншої подібної торговельної марки, що була добросовісно зареєстрована до визнання першої добре відомою.

Також існує ризик виникнення штучних судових спорів щодо визнання торговельних марок добре відомими через відсутність у законодавстві окремої процедури визнання в судовому порядку торговельних марок добре відомими.

Враховуючи це, з нетерпінням чекаємо на створення суду з питань інтелектуальної власності в Україні, оскільки, згідно з відповідним проєктом, де також ішлося про розмежування повноважень цього суду та Апеляційної палати, визнання торговельної марки добре відомою в разі наявності спору належало до виключної юрисдикції IP-суду, тоді як за відсутності спору такі справи залишались у компетенції Апеляційної палати.

Проблема третя: чи застосовується позовна давність до вимоги про визнання торговельної марки добре відомою?

Не останню роль у захисті права власності на торговельні марки відіграють строки позовної давності.

Враховуючи можливість визначення, що торговельна марка стала добре відомою з дати, вказаної в заяві, виникає складне питання щодо строків позовної давності в аспекті захисту прав власника торговельної марки, що була визнана загально відомою.

Законодавство України не передбачає винятків щодо застосування позовної давності як до вимог про визнання торговельної марки добре відомою, так і до вимог про визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію торговельної марки. Таким чином, до зазначених правовідносин позовна давність застосовується.

Згідно зі статтею 261 ЦК позовна давність підлягає застосуванню за наявності порушеного права особи, яка звертається з позовом. Отже, в разі встановлення судом відсутності порушення права позивача позовна давність не застосовується.

Для відповіді на запитання про те, з якого моменту застосовується позовна давність до вимог щодо визнання торговельної марки добре відомою і до вимог стосовно визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію торговельної марки, слід з’ясувати, яка тривалість строку позовної давності та з якого часу починається його перебіг.

Встановлюючи загальну позовну давність тривалістю в три роки (статті 257, 258 ЦК), законодавець передбачив, що в окремих випадках законом може бути встановлено спеціальну позовну давність, скорочену або тривалішу порівняно із загальною позовною давністю.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не містить положення щодо строків позовної давності для вимог про визнання торговельної марки добре відомою і визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію торговельної марки. Натомість спеціальну позовну давність для вимог про скасування знаків встановлено в частинах 2, 3 статті 6 bis Конвенції тривалістю щонайменше п’ять років, що обраховуються від дня реєстрації знаку.

Відповідно до стаття 9 Конституції України, частини 1 статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» та статті 3 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надала Верховна Рада України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Законом «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», то застосовуються правила міжнародного договору.

Як уже зазначалось вище, Паризька конвенція набула чинності для України 15.12.1991, відтак цей міжнародно-правовий акт є частиною законодавства України, а отже, його положення підлягають застосуванню.

Для вимоги про скасування конфліктуючого знака на товари і послуги з підстав схожості до ступеня змішування має застосовуватись правило, передбачене частиною 2 статті 6 bis Конвенції, тобто строк позовної давності становить п’ять років, а найголовніше – захист права починається з моменту реєстрації.

Як висновок, варто зазначити, що за будь-яких обставин глибина визнання ретроактивної дії добре відомої торговельної марки не може бути більш ніж п’ять років від дати подання заяви про визнання цієї марки добре відомою. Тому що, по-перше, збільшення обсягу правової охорони потенційно впливає на виключні права щодо конфліктуючих знаків, які належать іншим особам, а по-друге, що глибшою є заявлена ретроактивність, то більш сумнівною є об’єктивність доказової інформації заявника.

Цікавим ідентичним прикладом є матеріали господарської справи № 910/13988/20, де зазначено, що якщо заявник забажав визнати торговельну марку добре відомою з 1997 року, то відповідно, строк позовної давності починається саме з цієї дати, оскільки глибина ретроактивності дії законодавства суттєво впливає на об’єктивність доказів, права інших добросовісних користувачів конфліктуючого знака, які мають свідоцтво про його реєстрацію.