Бурхливий розвиток конкурентного середовища призводить до того, що в Україні доволі поширеними є спори, пов’язані з достроковим припиненням прав на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема на торговельні марки. Для прикладу пропоную проаналізувати справу № 761/18983/18.

Початок покладено

У травні 2018 року гр-н К. подав до Шевченківського районного суду м. Києва позов до гр-ки С., Міністерства економічного розвит­ку і торгівлі України (тодішня наз­ва Мінекономіки) про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, зобов’язання вчинити дії. (Оскільки під час розгляду справи в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вживався термін «знак для товарів і послуг», а не «торговельна марка», вживатимемо його і у статті.)

Позовні вимоги відповідали усталеній судовій практиці в цій категорії справ. За даними позивача, гр-ка С., власниця спірного знака, зареєстрованого стосовно товарів та послуг 3, 16 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), не використовувала його без поважних причин у розумінні частини 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» із моменту реєстрації до дати подання позов­ної заяви (більше п’яти років).

Позивач заявив, що він «безпосередньо зацікавлений у використанні знака у своїй діяльності, в тому числі подальшій господарській діяльності, тому бажає скористатися своїм беззаперечним правом, передбаченим частиною 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і пос­луг». Опирався позивач і на статті 197, 198 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка набула чинності для України в повному обсязі з 1 вересня 2017 року.

На підтвердження своєї правової позиції позивач надав суду низку письмових доказів.

Новий учасник

Гр-ка С. наполягла на залученні до справи ТОВ «А+» як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача. Причиною такого кроку стало те, що в червні 2018 року вона документально оформила свою співпрацю з ТОВ «А+» за допомогою ліцензійного договору на використання об’єктів права інтелектуальної власності, серед яких був і спірний знак (виключна ліцензія).

У подальшому ТОВ «А+» набуло статусу співвідповідача внаслідок укладення з гр-кою С. у вересні 2018 року договору про передачу прав на знаки для товарів і послуг.

Хід справи

Справа розглядалася в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

Відповідачі — гр-ка С. і ТОВ «А+» — подали докази використання знака під контролем власника протягом п’яти років перед зверненням позивача до суду — договори купівлі-продажу, рахунки фактури та накладні, митні декларації та специфікації за період 2016–2018 років щодо продажу туалетної води (товар 3-го класу МКТП), висновок санітарно-епідеміологічної експертизи Державної служби України безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, об’єктом дослідження якого були парфумерні вироби (туалетні води та одеколони), зокрема марковані спірним знаком, листи з інформацією щодо оплати продукції, узгодження процесу формування замовлень, пропозиціями щодо нових зразків продукції та розробки поліграфічних матеріалів тощо.

Так відповідачі підтвердили:

• а) рух активів у процесі здійснення господарської діяльності із використанням знака;
• б) фактичне переміщення продукції, що пропонувалася до продажу під спірним знаком;
• в) факти реалізації третім особам продукції, для якої названий знак зареєстровано.

Важливим нюансом було те, що знак використовувався «у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака» (частина 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») — різниця між зареєстрованим знаком та використовуваною формою складала одну літеру (один звук).

Також суд допитав свідків обох сторін, серед яких співвласник ТОВ «А+», бізнес-партнер позивача, колишній керівник ТОВ «А+».

Забезпечення позову

У ході розгляду справи позивач подав заяву про забезпечення позову, щоб не допустити ситуації, коли власниця знака гр-ка С. до моменту набуття судовим рішенням законної сили відчужить його на користь іншої особи, видасть на нього ліцензію або відмовиться від знака взагалі.

Суд у задоволенні поданої заяви відмовив на підставі статей 149–153, 353–355 Цивільного ­процесуального кодексу (ЦПК) України, постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» і вказав, що «позивач просить шляхом забезпечення цивільного позову фактично ухвалити рішення за заявленими ним позовними вимогам без розгляду справи по суті, що процесуально є недопустимим».

Спроба позивача оскаржити таку ухвалу зазнала невдачі. Так, суд апеляційної інстанції погодився з Шевченківським районним судом м. Києва, що до вирішення справи по суті суд не може обмежу­вати права власника на спірний знак, і врахував пункт 2 статті 29 Загальної декларації прав людини 1948 року, статті 18 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» та висновки Європейського суду з прав людини, зазначені в рішенні у справі «Руїс Торіха проти Іспанії».

Перші результати

Шевченківський районний суд м. Києва за результатами розгляду справи 24 червня 2019 року задовольнив позов гр-на К. у повному обсязі, оскільки «представниками відповідачів не надано суду належних та допустимих доказів, які б свідчили про те, що використання знака відбувалось під контролем власника, не вказано поважних причин його невикористання».

Друге коло

Не погоджуючись із рішенням суду, ТОВ «А+» подало апеляційну скаргу, за якою просило рішення суду скасувати та ухвалити нове про часткове задоволення позову, зокрема про дострокове припинення дії свідоцтва України на оспорюваний знак для товарів і послуг щодо окремих товарів і послуг, а також про зобов’язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про дострокове припинення свідоцтва України на знак для товарів і пос­луг частково та здійснити пуб­лікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Апелянт вказав, що суду були надані документальні докази використання знака лише для окремих товарів і послуг 3, 16, 35 класів МКТП (туалетна вода; папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; реклама; ділове адміністрування), що відповідає фактичному обсягу такого використання.

Київський апеляційний суд подану скаргу 27 листопада 2019 року задовольнив, керуючись, у тому числі, пунктом 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 року № 12.

Фінальний виклик

У січні 2020 року гр-н К. (позивач) подав до Верховного Суду касаційну скаргу на названу постанову Київського апеляційного суду, в якій просив скасувати оскаржуване судове рішення апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції у зв’язку з тим, що апеляційний суд узяв до уваги неналежні докази факту використання спірного знака, подані відповідачами.

Верховний Суд розглядав вказану касаційну скаргу в порядку та за правилами ЦПК України в редакції, чинній на час її подання, тобто до 8 лютого 2020 року. (Нагадаємо, що 8 лютого 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ», яким внесені зміни, в тому числі, і до порядку розгляду касаційних скарг.)

При цьому суд опирався, зок­рема, на практику Європейського суду з прав людини (рішення у справах «Пономарьов проти України», «Рябих проти Російської Федерації», «Нєлюбін проти Російської Федерації») та враховував правовий висновок, сформульований у постанові Великої Палати Верхов­ного Суду від 16 січня 2019 року у справі № 373/2054/16-ц.

У підсумку суд касаційної інстанції вирішив, що «наведені у касаційній скарзі доводи не спростовують встановлені у справі фактичні обставини та висновки, які обґрунтовано викладені у мотивувальній частині постанови суду апеляційної інстанції, та зводяться до переоцінки доказів, незгоди заявника з висновками щодо їх оцінки та містять посилання на факти, що були предметом дослідження судів».

Тому постановою від 19 січня 2021 року Верховний Суд залишив постанову апеляційного суду без змін.

Таким чином, оспорюваний знак залишився чинним і надалі використовується власником «в урізаному обсязі».

Авторка: Ольга ЩЕРБАКОВА
адвокатка