Торговая марка (ТМ, товарный знак) дает ее владельцу как право ее использовать, так и исключительное право разрешать или запрещать такое использование. На практике довольно часто возникают ситуации, когда в результате предварительного поиска тождества и схожести клиент узнает о том, что торговая марка, которую он планировал использовать, уже зарегистрирована. Особенно актуален этот вопрос при выходе компаний на рынок ЕС, ведь в странах Европейского Союза, помимо национальных регистраций, действуют еще и свидетельства, так называемые community trademark, распространяющие свою защиту на территорию всех стран ЕС. И вполне реальна ситуация, когда владелец такой торговой марки по факту использует ее только в одной-двух странах, но имеет право блокировать использование товаров или услуг с таким обозначением на территории всех стран ЕС. Поэтому и возникает вопрос: что делать, если использовать нельзя, но очень хочется?

В данном случае одним из вариантов может быть инициация досрочного прекращения действия свидетельства на торговую марку. Так, согласно пункту 4 статьи 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», если знак не используется на Украине полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров или услуг в течение трех лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства или другой даты после этой публикации, действие свидетельства на такой знак может быть прекращено досрочно. Такая возможность предусмотрена не только на Украине, но и в других странах. Рассмотрим основные возможности и проблемные вопросы такой процедуры.

Неиспользование торговой марки

В большинстве стран действие свидетельства может быть прекращено по истечении трех (Украина, США, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Китай, РФ) или пяти лет (Великобритания, Сингапур) с даты публикации или регистрации торговой марки или другой последующей даты. Иными словами, год после регистрации торговой марки не использовать ее можно, а вот больше трех или пяти — есть риски «потери» прав.

Согласно пункту 4 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», использованием знака признается нанесение его на товар, для которого знак зарегистрирован, на упаковку, в которой помещается такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с целью предложения его к продаже, предложение его к продаже, продажа, импорт и экспорт, применение его в деловой документации или в рекламе и в сети Интернет. Довольно проблемным является вопрос относительно того, надлежащее ли использование — регистрация доменного имени и размещение торговых марок на интернет-страницах. Так, в постановлении Высшего хозяйственного суда Украины от 1 июля 2008 года по делу № 39/202 указывается, что ссылки на регистрацию доменного имени www.autogrill.com и размещение спорных обозначений на страницах веб-сайтов (как в зоне com, так и даже в домене ua (если бы такое имело место) не могут быть основанием для удовлетворения требований кассационной жалобы в связи с установленным предыдущими судебными инстанциями фактом отсутствия на рынке Украины соответствующих товаров или услуг Autogrill S.P.A. Иными словами, простой регистрации доменного имени, создания сайта и размещения на нем обозначения не будет достаточно для признания использования.

Похожая практика существует не только на Украине, но и в других странах. Так, в Сингапуре при рассмотрении дела о досрочном прекращении свидетельства на торговую марку AUTOZONE доводы ответчика относительно ее использования путем регистрации домена www.autozone.com (предложение к продаже автозапчастей) не были приняты, так как на указанном сайте была размещена онлайн-форма заказа, в которой для того, чтобы сделать заказ, необходимо было указать ZIP-код США. То есть было отмечено, что данный сайт ориентирован на потребителей из США. Информация о двух поставках товара в Сингапур, а также тот факт, что за последние 23 месяца 282 уникальных пользователя заходили на сайт, также не были признаны надлежащим использованием.

Кстати, при подаче доказательств использования торговой марки некоторые владельцы ТМ в свою защиту подают информацию о компании, но без привязки к торговой марке. Но компания может иметь несколько торговых марок и не все из них использовать. Так, в ЕС при рассмотрении дела относительно прекращения свидетельства на ТМ Self по заявлению французской группы «Ашан» не было принято во внимание большинство распечаток с сайта ответчика www.self.com, пресс-релизов, статей из газет, так как они относились к ответчику, но не к спорной торговой марке.

Как знак использован

Довольно много вопросов возникает с использованием видоизмененных обозначений. Например, компания зарегистрировала торговую марку с графическим изображением в 1996 году, в 2000 году в результате ребрендинга начала использовать видоизмененное изображение. В данном случае, согласно пункту 4 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», знак считается использованным, если он применен в форме зарегистрированного знака, а также в форме, которая отличается от зарегистрированного знака только отдельными элементами, если это не меняет в целом отличительности знака. Таким образом, если изменения незначительные и в целом знак остался неизмененным, то его использование также будет считаться использованием знака.

Поскольку права на торговую марку имеют территориальный характер, то очевидно, что для досрочного прекращения действия свидетельства на торговую марку на территории Украины необходимо неиспользование ее именно на территории Украины. В связи с этим возникает вопрос относительно неиспользования торговой марки Европейского Союза. Ранее существовало несколько подходов:

— использование торговой марки ЕС хотя бы в одной стране является достаточным для использования;

— использование торговой марки ЕС только в одной стране является недостаточным для использования.

Определенная точка была поставлена Европейским судом правосудия в деле «Leno v Hagelkruis» (C‑149/11) (ONEL/OMEL). Hagelkruis сделала попытку досрочного прекращения торговой марки ONEL, которая использовалась в течение 40 лет, но только на территории Нидерландов. Суд определил, что территория может рассматриваться лишь как один из критериев использования (вместе с характеристиками рынка, природой товаров или услуг, которые защищаются торговой маркой, частотой и регулярностью использования). Иными словами, в некоторых случаях, например, при продаже чего-либо редкого, эксклюзивного будет достаточным его использование в одной стране, а при продаже массовых продуктов — нет.

Резюмируя, можно сделать вывод, что недостаточно просто зарегистрировать торговую марку, а важно ее использовать, да еще и надлежащим способом, и позаботиться о соответствующих доказательствах. Также следует обратить внимание на такую распространенную ошибку заявителей, как подача заявки с указанием широкого перечня товаров и услуг, в том числе и тех, для которых обозначение не планируется использовать. С другой стороны, для заявителей, обнаруживших зарегистрированные схожие торговые марки, не используемые в стране регистрации, данные действия могут быть хорошим способом отстаивания своих прав на торговую марку.

ОРТИНСКАЯ Мария — патентный поверенный Украины, директор патентно-юридической компании IPStyle, г. Киев