Знак наших! — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Выпуск №20 (856) » Знак наших!

Знак наших!

Рубрика Тема номера

Передача прав на использование знаков для товаров и услуг, зарегистрированных на территории Украины, осуществляется на основании лицензионного договора об использовании знака для товаров и услуг. Такой договор заключается между стороной — правовладельцем торговой марки (лицензиаром) и стороной-лицензиатом в письменной форме и может быть зарегистрирован в Государственной службе интеллектуальной собственности Украины по требованию лицензиара или лицензиата в порядке, установленном законодательством. Несмотря на то что отсутствие государственной регистрации договора не влияет на действие прав, предоставленных по ­лицензионному договору, а также других прав, в частности, права сторон на обращение в суд за защитой своих интересов, регистрация лицензионного

договора существенно упрощает процесс оформления документов для выплаты ­лицензионных платежей (роялти) за границу.

Лицензионные договоры — порядок заключения

Существенные условия лицензионного договора определены Гражданским кодексом Украины, Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», а также Инструкцией о предоставлении, рассмотрении, публикации и внесении в реестр сведений о передаче права собственности на знак для товаров и услуг и выдаче лицензии на использование знака (международного знака) для товаров и услуг и включают в себя требование указания субъектов и объекта, срока и территории действия договора, объема передаваемых прав (в полном объеме или по части классов товаров или услуг, для которых зарегистрирован знак), порядка оплаты использования знака и вида лицензии.

Вид лицензии определяется по договоренности сторон в соответствии с целями участников рынка, причем рекомендуется обратить внимание на тот факт, что возможная последующая государственная регистрация сублицензионного договора между лицензиатом и третьими лицами возможна только в случае заключения лицензионного договора между владельцем знака для товара и услуг и лицензиатом на условиях исключительной лицензии.

На основании существующего порядка регистрации договоров в национальном ведомстве Украины возможна одновременная подача для регистрации лицензионного договора и сублицензионного договора в пользу третьего лица, что значительно сокращает срок регистрации и упрощает участникам таких отношений легитимное оформление схемы использования знака.

Легитимное оформление незарегистрированного знака

В юридической практике довольно часто возникают ситуации, когда участник экономических отношений добился определенного узнавания и признания своей продукции, предлагаемой под торговой маркой, которая находится только в процессе регистрации на территории Украины в качестве знака для товаров и услуг и не имеет своего номера свидетельства, необходимого для указания в лицензионном договоре как одного из существенных условий договора. Возникает вопрос: как в таком случае добросовестный производитель продукта может обезопасить себя в необходимых ему отношениях с дистрибьюторами или иными лицами, использующими торговую марку для более эффективной совместной деятельности?

Как вариант легитимного оформления подобных экономических отношений возможно составление предварительного договора о предоставлении права использования торговой марки с формулированием отлагательного условия как момента получения свидетельства на знак для товаров и услуг. Подобная конструкция позволяет закрепить отношения сторон с соблюдением всех обязательных условий лицензионного договора, в том числе условия контроля первоначальным производителем качества производимых товаров и оказываемых услуг под торговой маркой, а также позволяет получить вознаграждение за использование торговой марки в виде компенсации затрат, связанных с отказом стороны заключить основной лицензионный договор.

Лицензионные платежи

Следует внимательно отнестись к описанию в договорах лицензионных платежей (роялти). Их размер может быть определен сторонами самостоятельно. Однако стоит обратить внимание на ряд особенностей украинского законодательства, чтобы такие выплаты были удобными, понятными и способствовали развитию бизнеса обеих сторон. Например, при выплате роялти в пользу нерезидента нужно учесть, что в состав валовых затрат в отчетном периоде можно будет включить только суммы, не превышающие 4 % дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (за вычетом НДС и акцизного сбора) за год, предшествующий отчетному. Что касается договоров между резидентами Украины, нужно отметить, что такие ограничения отсутствуют. При этом знак должен быть зарегистрирован и действителен на территории Украины. Также обязательным является его использование в хозяйственной деятельности компании.

Рекомендуем обратить внимание на то, что включение платежей роялти в пользу нерезидента в состав валовых затрат невозможно в следующих случаях: получатель роялти имеет офшорный статус; получатель роялти не является бенефициаром (фактическим владельцем) такой платы за услуги за исключением случаев, когда бенефициар предоставил право получать такое вознаграждение другим лицам; роялти выплачиваются в отношении объектов, права интеллектуальной собственности относительно которых впервые возникли у резидента Украины; получатель роялти не подлежит налогообложению в отношении роялти в государстве, резидентом которого является.

При этом роялти считается платеж по лицензионному договору как без права выдачи сублицензии, так и с правом выдачи сублицензии. Также роялти считается платеж по сублицензионному договору. Роялти не облагаются НДС. При выплате в пользу нерезидента лицензиат удерживает налог на репатриацию, базовая ставка составляет 15 % и варьируется в зависимости от положений договора об избежании двойного налогообложения с конкретным государством.

Как определить эффективную ставку

На наш взгляд, отношения лицензиара и лицензиата должны основываться на взаимной лояльности. Нужно понимать, что прибыльность бизнеса лицензиара напрямую зависит от прибыльности бизнеса лицензиата. Перед подписанием лицензионного договора следует задаться вопросами: «Сможет ли компания обеспечить эффективный старт проекта с использованием знака при заданных условиях? И стоит ли браться за такой проект?» Перечисленное выше позволяет сделать вывод, что для успешного ведения бизнеса с использованием знака, впрочем, как и любого другого объекта интеллектуальной собственности, по лицензии необходимо просчитать эффективную ставку роялти. Она должна быть в диапазоне между минимально и максимально возможной для лицензиара. Отчисления роялти не должны приводить лицензиата к убыточности. Полученная лицензиатом прибыль, направленная на развитие бизнеса, приведет к ее увеличению в будущем как для него самого, так и для лицензиара. В то же время ставка роялти должна удовлетворять ожидания лицензиара относительно размеров его дохода.

Если вы хотите предусмотреть все возможные экономические и налоговые нюансы работы по лицензионному договору, мы рекомендуем обратиться к специалисту — оценщику. Таким образом, вы полагаетесь на компетентное мнение профессионала. Например, в оценочной практике в качестве базы роялти принято принимать показатель чистого дохода от реализации лицензионной продукции, что позволяет учесть рентабельность продукции и долю прибыли лицензиара. Однако в большинстве случаев размер ставки роялти диктует владелец объекта. Тогда следует «примерить» данную ставку на возможности своего производства. Скорее всего, лицензиар отталкивается от фактических данных на своем рынке и может предоставить вам примеры и обоснования, что позволит избежать конфликтов с контролирующими органами в будущем. Позитивный опыт владельца объекта лицензии поможет и пользователю наладить эффективный бизнес.

 

САРДЕЛЛИ Татьяна — юрист департамента интеллектуальной собственности МЮГ AstapovLawyers, г. Киев,

ЕФИМОВА Виктория — оценщик департамента интеллектуальной собственности МЮГ AstapovLawyers, г. Киев


Комментарии

Защита — в порядке

Алла СМОРОДИНА,
юрист Международной ассоциации «Сквайр Сандерс — Салком»

Простым и действенным способом защиты добросовест­ных производителей продукта в отношениях с дистрибьюторами или иными лицами, использующими торговую марку для совместной деятельности, является определение в дистрибьюторском договоре порядка использования сторонами зарегистрированных торговых марок. По умолчанию стороны ограничивают такое право исключительно на их использование в рекламных целях, а также указанием наличия или отсутствия права передачи прав на использование торговых марок третьим лицам.

Здесь хорошим примером может служить опыт некоторых международных компаний, представленных на Украине, которые разработали для себя документ, регламентирующий порядок использования собственных торговых марок как внутри компании, так и третьими лицами. Конечно, подобный регламент необходим компаниям, для которых торговая марка — важный и дорогостоящий актив, и такие компании не хотят подвергаться лишним репутационным рискам, если их торговые марки используются незаконно или способом, противоречащим их же политикам или стандартам по отрасли.

Мы советуем разработать такой документ, основные положения которого в дальнейшем могут быть успешно использованы в отношениях с контрагентами.

Практическое подтверждение

Евгений БЛОК,
старший юрист МЮФ Integrites

Роялти может выплачиваться как фиксированная сумма за определенный период времени пользования правами интеллектуальной собственности, так и сумма, которая исчисляется от определенных финансовых показателей компании-лицензиата. Необходимо учесть, что при выплате роялти в пользу нерезидентов на сумму более 100 000 евро в течение года такие платежи требуют получения акта ценовой экспертизы Госвнешинформа. Также практика показывает, что отдельное внимание необходимо уделять в лицензионных договорах формулировкам положений относительно удержаний налогов с платежей по уплате роялти и возмещения соответствующих сумм резидентом в пользу нерезидента. На практике импортеры товаров, использующие на основании лицензионных договоров торговые марки, под которыми реализуются такие товары, сталкиваются с позицией таможенных органов о включении роялти в таможенную стоимость импортируемого товара. Однако судебная практика подтверждает, что такая позиция таможенных органов является ошибочной и противоречащей законодательству Украины.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

Зміст

Акцент

Смета власти

Государство и юристы

Политические злоключенные

Линия пресечения

Государство и юристы

Новости законотворчества

Контроль за использованием публичных средств усилят

Конституцию изменят с целью признания Римского статута

Принят Закон о противодействии дискриминации

Государство и юристы

Собрание подчинений

Документы и аналитика

«Теплые» отношения

Прок давности

Книжная полка

Трехтомный взгляд

Неделя права

Награда журналисту

Наполнить ВСЮ

Автономное содействие

Неделя права

Новости из-за рубежа

Персональные данные и поисковые системы

Новости из зала суда

Судебная практика

Минюст добился запрета партии «Русский блок»

Суд не рассрочил выплату долга в размере 10 млн грн Алчевского меткомбината

Новости юридических фирм

Частная практика

«Василь Кисиль и Партнеры» названа юридической фирмой 2014 года на Украине

ЮК Jurimex представила интересы ДП «ДРСУ № 100»

ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» — юрсоветник по вопросам присоединения ПАО «Фидокомбанк» к ПУАО «Фидобанк»

ЮФ Sayenko Kharenko избрана эксклюзивным членом GALA от Украины

ЮФ «Астерс» консультирует относительно реверсной поставки газа на Украину

ЮБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» сопровождало сделку по продаже Dynea Ukraine

ЮФ «Авеллум Партнерс» провела серию учебных лекций для студентов НаУКМА

Ярослав Романчук возглавил подгруппу, которая будет работать над усовершенствованием (подготовкой новой редакции) Налогового кодекса Украины

Отрасли практики

Сравнение с известными

По достаточному принципу

Записные детали

Экспертное сомнение

Рабочий график

КАЛЕНДАРЬ на неделю

Юрпремия-2014

СТРАНИЦА ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ЮРИСТА

Репортаж

Гарантийный прок

Решения недели

Судебная практика

Исключительная компетенция

Самое важное

Процедурные изменения

Перенесли

Область вне права

Избрание на пять

Судебная практика

Обязательная учетность

Цена времени

Судебная практика

Судебные решения

Особенности оспаривания решений финансовой инспекции

Истребование имущества из чужого незаконного владения

Судебная практика

Сатисфакция для Кипра

Тема номера

Знак наших!

Автор прав

Программный ход

Сдвиг по базе

Частная практика

Европейский совет

Інші новини

PRAVO.UA