Хотя случаи патентного троллинга имеют место по всему миру, на Украине они приняли почти промышленный масштаб. Нечистые на руку компании регистрируют права на уже существующие известные товары, чтобы насолить конкурентам или получить вознаграждение. Народные депутаты и Министерство экономического развития и торговли Украины (Минэкономразвития) разработали законопроекты, признанные эти пробелы заполнить. Удастся ли это сделать?

Как это работает

Сегодня «тролли» пользуются декларативным принципом регистрации прав на промышленные образцы. Согласно этому принципу, регистратор должен верить вам на слово, когда вы подаете заявку на получение патента на промышленный образец, к примеру, на емкость (бутылку) из стекла. Даже понимая, что внешний вид заявленного объекта — например, бутылки, вешалки, планшета — является не новым, эксперт патентного ведомства не имеет права отказать в принятии заявки. Так как ни одним законом Украины не предусмотрено полномочие эксперта отказать в выдаче патента на промышленный образец на основании «неновизны».

Конечно, можно признать недействительным такой патент в судебном порядке. Однако, во-первых, добросовестные владельцы прав сегодня просто не могут оперативно узнать о том, что кто-то пытается зарегистрировать не новый объект с целью монополизации рынка и злоупотребления правами. Во-вторых, не у каждой компании есть ресурсы и возможности обеспечивать качественную судебную защиту. А в-третьих, пока вы признаете недействительным патент в судебном порядке, это же лицо или его соратники могут подать еще одну заявку на патентование этого же объекта и получить патент. Борьба с патентными «троллями» становится похожей на борьбу с ветряными мельницами. В итоге «тролли» на Украине продолжают плодиться.

Методы борьбы

Кстати, декларативный характер охранных документов на промышленные образцы предусмотрен практически во всех странах мира, за некоторыми исключениями. Например, в Российской Федерации все заявки на промышленные образцы проходят не только формальную экспертизу, но и экспертизу по сути, в ходе которой заявленный объект проверяется на соответствие критерию новизны. Причем новизна проверяется в международном масштабе. Это один из путей решения данной проблемы.

Но он не применим на Украине. Введение обязательной экспертизы по сути требует дополнительных ресурсов — это набор новых экспертов, а также их обучение.

Второе возможное решение данной проблемы — публикация всех заявок на выдачу патентов с возможностью подачи протестов заинтересованными лицами при несоответствии заявленного промышленного образца критерию новизны. В таком случае компаниям необходимо будет мониторить все заявки, и в случае подачи заявки «троллем» они смогут воспрепятствовать неправомерной регистрации промышленного образца.

Депутатская версия

Указанная позиция была заложена в том числе и в проекте Закона «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно правовой охраны промышленных образцов», внесенном народным депутатом Игорем Алексеевым (проект № 1891 от 30 января 2015 года). В частности, документ предусматривает, что на протяжении одного месяца от даты публикации сведений о заявке любое лицо может подать мотивированное предостережение относительно государственной регистрации патента в связи с:

— несоответствием заявленного промышленного образца условиям предоставления правовой охраны;

— использованием в заявленном промышленном образце торговой марки, права на которую принадлежат лицу, не являющемуся заявителем по промышленному образцу, и владелец которой имеет право запрещать неправомерное использование данной торговой марки;

— использованием в заявленном промышленном образце торговой марки, которая признана хорошо известной.

С одной стороны, такой подход может быть достаточно эффективным. Но с другой — такие изменения увеличат нагрузку на правообладателей, ведь им придется либо заказывать у патентных поверенных еженедельные мониторинги, либо делегировать это штатным сотрудникам. Более того, подача предостережения должна быть мотивированной. Кроме мониторинга, компании необходимо будет собрать надлежащую доказательную базу, свидетельствующую о том, что заявленный промышленный образец не является новым.

Недостаток данного проекта и в том, что он не решает ситуации с выданными патентами на неновые внешние виды продукции, число которых в некоторых сферах превышает тысячу. Например, в сфере автомобильных запчастей.

Правительственная версия

Еще одно альтернативное решение было предложено Минэкономразвития. Их законопроект предлагает решить проб­лему патентного троллинга благодаря возможности признавать недействительным патент на промышленный образец в Апелляционной палате Государственной службы интеллектуальной собственности. Так, Закон Украины «Об охране прав на промышленные образцы» предлагается дополнить статьей 251, которая предусматривает возможность признания недействительным патента на промышленный образец не только в судебном порядке, но и в Апелляционной палате. Любое лицо сможет подать в Апелляционную палату обоснованное заявление о признании недействительным патента на промышленный образец. Такое заявление должно быть рассмотрено на протяжении трех месяцев от даты получения Апелляционной палатой заявления и оплаты сбора за его подачу. Такие ограниченные сроки позволят в случае, если был выдан патент на не новый объект, признать его недействительным намного быстрее по сравнению с обычной судебной процедурой. Конечно, патентные тролли могут злоупотреблять оспариванием таких решений, но для этого предусмотрен достаточно ограниченный срок — всего лишь два месяца от даты получения такого решения.

Положительным нововведением законопроекта следует считать и возможность получения компенсаций от компаний, занимающихся троллингом. Так, проектом установлено, что если при признании прав на промышленный образец недействительными будет установлено, что заявка была подана с нарушением прав третьих лиц, то суд по заявлению этих лиц может принять решение о возмещении собственником неправомерно зарегистрированного промышленного образца убытков, нанесенных вследствие таких действий, или выплате компенсации в размере от 10 до 50 000 минимальных заработных плат.

Кроме того, оспорить патент в будущем будет легче, ведь данный закон, кроме критерия новизны, вводит еще один критерий — индивидуальный характер. Так, предполагается, что промышленный образец признается имеющим индивидуальный характер, если общее впечатление, которое он производит на информированного пользователя, отличается от общего впечатления, которое производит на такого пользователя любой другой промышленный образец. И тут возникает вопрос: какой индивидуальный характер имеет «стандартный» двигатель внутреннего сгорания или «обычные» медицинские перчатки?В большинстве случаев никакого индивидуального характера в заявках «троллей» нет.

Заключение

Как видим, у каждого из предложенных законопроектов есть и преимущества, и недостатки. Однако учитывая, какой масштаб приобрел на Украине патентный троллинг, следует внести необходимые изменения уже в ближайшее время.

 

ОРТИНСКАЯ Мария — директор компании IPStyle, патентный поверенный Украины, адвокат, г. Киев

---

Мнение

Верить на слово

 

Александр МАМУНЯ, партнер, руководитель практики разрешения споров интеллектуальной собственности  ЮФ Aequo

 

Патентные «тролли», то есть недобросовестные заявители/патентообладатели, на Украине используют возможность регистрации промышленных образцов «под ответственность заявителя», что означает следующее: регистрационный орган — Укрпатент — должен верить заявителю на слово и регистрировать предоставленные на регистрацию промышленные образцы (например, форму или упаковку товаров) без проведения экспертизы таких заявок по сути (без проверки заявленных изделий на предмет их новизны в мире), тем самым предоставляя такому заявителю право запрещать другим лицам использовать соответствующий промышленный образец. В описанной ситуации недобросовестный заявитель должен нести ответственность, если вдруг выяснится (например, в суде), что заявитель обманул Укрпатент и его промышленный образец не является новым и поэтому не мог быть зарегистрирован. Однако на Украине сегодня вряд ли можно привлечь такого нечестного заявителя к реальной ответственности. Это отлично знают «тролли» и этим пользуются.

 

Формальности экспертизы

 

Юлия КОЛЬЧЕНКО, старший юрист МЮФ Baker & McKenzie

Согласно действующему законодательству, Укрпатент проводит только формальную экспертизу заявки на промышленный образец, а экспертиза по сути промышленного образца не проводится. При этом патент на промобразец выдается под ответственность его собственника без гарантии действительности патента.

Все это приводит к тому, что недобросовестные заявители подают заявки на промобразцы на обычные изделия которые не соответствуют условиям патентоспособности (таким, как новизна). После этого недобросовестные собственники патентов на промобразцы (патентные «тролли») пользуются полученными патентами для получения доходов путем обращения к пользователям таких изделий и вымогательства оплаты ими роялти или других платежей, а также регистрации полученных патентов на промобразцы в таможенном реестре с целью приостановления таможенного оформления соответствующих изделий импортерами. Поскольку признать выданный патент на промобразец недействительным можно только в судебном порядке, что может длиться годами, эта ситуация усугубляется, и патентные «тролли» продолжают злоупотреблять правами на выданные им патенты.

Ввиду вышеизложенного считаю, что нужно срочно менять законодательство — и соответствующие правила, а также практику проведения экспертизы заявок на промобразцы Укрпатентом с целью проведения экспертизы по сути и отсеивания промобразцов, не соответствующих условиям патентоспособности. Одним из возможных решений этой проблемы может быть также упрощение порядка оспаривания выданных патентов на промобразцы.