В работе судебных экспертов по вопросам интеллектуальной собственности нередко возникают ситуации, когда исследуемый объект одновременно относится к сферам действия нескольких специальных законов. В частности, это касается такого специфического объекта правовой охраны, как этикетка.

По классическому определению, этикетка является разновидностью комбинированных товарных знаков. Действительно, одно из ее назначений — это основная функция знака для товаров и услуг вообще: отличать товары одного производителя от однородных товаров других производителей. Так или иначе, этикетка используется для обозначения (а следовательно, отличения) товара конкретного производителя, и в этом заключается ее суть как объекта, подлежащего охране по Закону «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

Замечу (это важно для дальнейших рассуждений), что основным охраноспособным элементом этикетки является оригинальное название, то есть, в широком понимании, — надпись.

Если говорить о товарном знаке как о результате творческой деятельности, интеллектуальном продукте, то, по-видимому, любая из известных этикеток является образцом творческого подхода к разработке знаков. Это понятно: товары с этикетками реализуются по большей части через розничную сеть, и оригинальное название или примечательная картинка на упаковке нередко способны повлиять на выбор покупателя. Следовательно, действия производителя, заботящегося о своем имидже, при продвижении на рынок нового товара достаточно просты: разработать этикетку, получить свидетельство на знак, организовать рекламную кампанию, определить ценовую политику, а дальше — отслеживать, чтобы никому не заблагорассудилось подделать его товар.

Ни для кого уже не секрет, что подделка известных на рынке товаров является достаточно прибыльным делом. Но масштабы этого «бизнеса» и утонченность методов может оценить не каждый.

В этой публикации я не буду касаться проблем, связанных с подделкой собственно товара, то есть с контрафакцией, хотя таковая и является одним из видов нарушения права на товарный знак. Речь пойдет о другом нарушении: подделке этикеток и упаковки. Содержание этого нарушения кратко описывается в материалах Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (Основы интеллектуальной собственности. — К.: Юридическое издательство «Ин Юре», 1999. — 578 с.):

«9.208. Вместо того чтобы разработать своими силами этикетку или упаковку, создающие для товара имидж его создателя, подделыватель пытается воспользоваться репутацией конкурентоспособного товара, предоставив своему товару вид, настолько сходный с ним, что на рынке возникает смешивание.

9.209. Часто подделыватель использует товарный знак (в смысле названия товара), являющийся сходным до степени смешения с товарным знаком его конкурента. Если он так поступает, то он нарушает право на товарный знак».

Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон о знаках), несмотря на его непрестанные метаморфозы, в целом предусматривает достаточно действенные средства защиты прав владельцев товарных знаков. Правда, зачастую попытки судей и стражей порядка постичь и сопоставить нормы этого закона вводят их в состояние прострации, но для того и существует судебная экспертиза.

Согласно пункту 2 статьи 20 указанного Закона: «Владелец свидетельства может (…) требовать устранения с товара, его упаковки незаконно использованного знака или обозначения, схожего с ним настолько, что их можно спутать, или уничтожения изготовленных изображений знака или обозначения, схожего с ним настолько, что их можно спутать» (во избежание возможной подмены понятий здесь и далее приведен буквальный перевод текста законов с украинского).

Отсюда понятно, почему самый распространенный вопрос, стоящий перед судебным экспертом при рассмотрении дел о нарушении прав владельца свидетельства, имеет стандартное содержание: является ли обозначение, примененное на упаковке товара производителя А (этикетка), схожим настолько, что его можно спутать с изображением знака для товаров и услуг по свидетельству №…, принадлежащему производителю Б?

На практике суд, получив утвердительный вывод эксперта, готов принять соответствующее решение. Казалось бы, инцидент исчерпан. И здесь начинается самое интересное.

Из недр адвокатских портфелей на стол судьи выныривает документ, который, по мнению нарушителя, должен немедленно выбить стул из-под владельца товарного знака, а заодно и из-под служителей Фемиды. Называется он «патент на промышленный образец», и выдан этот патент на ту этикетку, которая похожа на зарегистрированный знак.

Следует отметить, что такой оборот дела действительно вызывает панику в стане владельцев товарных знаков. Но есть ли для нее причины?

Пункт 2 статьи 5 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» (Закон о промобразцах) определяет, что «объектом промышленного образца может быть форма, рисунок или раскраска либо их сочетание, определяющие внешний вид промышленного изделия и предназначенные для удовлетворения эстетических и эргономических потребностей».

Этикетка, обычно включающая в себя рисунок, оригинальную раскраску или их сочетание, вроде бы подпадает под такое определение. Впрочем, попробуем взглянуть на проблему с другой стороны.

В том же источнике — «Основы интеллектуальной собственности» — читаем:

«10.14. Условие, состоящее в том, что образец должен применяться к утилитарным изделиям, чтобы быть охраняемым, является одним из основных вопросов, отличающих задачи охраны промышленных образцов от задач охраны авторских прав, поскольку последняя касается исключительно эстетических произведений. Условие по-разному выражено в разных законах. Типовой закон ВОИС для развивающихся стран о промышленных образцах (…) охраняет промышленные образцы, поскольку они «могут быть моделью для изделия промышленного или кустарного производства».

То есть, согласно международной практике, промышленный образец представляет собой эстетическое или эргономическое решение внешнего вида промышленного изделия, выполняющее утилитарную (прикладную, узкопрактическую) функцию. К сожалению, в украинском законе на этом требовании не акцентируется, но это не означает, что наше законодательство понимает под промышленным образцом нечто иное, чем остальные страны мира.

Этикетка, как было отмечено выше, выполняет в основном информационную функцию, функцию обозначения товара, и не представляет собой изделие, предназначенное для практического использования потребителем. Человек потребляет минеральную воду, вино, сигареты, обозначенные этикетками, но не сами этикетки.

Проанализируем положения двух законов, касающиеся использования соответствующих объектов промышленной собственности.

Закон Украины от 15 декабря 1993 года «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (статья 16, пункт 4):

«Использованием знака признается:

— нанесение его на какой-либо товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с указанным нанесением знака с целью предложения к продаже, предложение его к продаже, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз);

— применение его во время предложения и предоставления какой-либо услуги, для которой знак зарегистрирован;

— применение его в деловой документации или в рекламе, а также в сети Интернет, в том числе в доменных именах.

Знак признается использованным, если он применен в форме зарегистрированного знака, а также в форме, отличающейся от зарегистрированного знака лишь отдельными элементами, если это не изменяет в целом отличительный характер знака».

Закон Украины от 23 декабря 1993 года «Об охране прав на промышленные образцы» (статья 20, пункт 2):

«Использованием промышленного образца признается изготовление изделия с применением запатентованного промышленного образца, применение такого изделия (курсив мой. — А.Д.), предложение к продаже, в том числе через Интернет, продажа, импорт (ввоз) и другое введение его в хозяйственный оборот или хранение такого изделия в указанных целях».

Помня, что оба закона обязывают владельцев охранных документов добросовестно использовать предоставленные им права, определим, что же с точки зрения приведенных норм является использованием этих объектов в случае, если охранный документ выдан на этикетку.

Очевидно, что использованием этикетки как товарного знака может быть применение ее на товарах, для которых она зарегистрирована, в рекламе и т.п.

Использованием же промышленного образца, объектом которого является этикетка, может быть ее изготовление, предложение для продажи, продажа, хранение… А что же в данном случае означает «применение такого изделия»? Попробуем разобраться.

Если товарный знак, как отмечалось выше, служит для обозначения товаров, то изделие, воплотившее в себе промышленный образец, само является товаром. Оно может быть многократно воспроизведено, продано, куплено, уничтожено, но — в любом случае — использовано для практических (утилитарных) целей. Применение этикетки-промобразца на товарах выводит это изделие за пределы утилитарного назначения и придает ему функции обозначения, свойственные другому объекту промышленной собственности — товарному знаку.

Таким образом, наличие патента на промобразец не является основанием для непризнания нарушением прав владельца свидетельства применения на однородных товарах этикетки, похожей на зарегистрированный знак. Такое применение регламентируется исключительно Законом о знаках.

Количество прецедентов, однако, наводит на мысль, что исследуемая проблема нуждается в определенном законодательном урегулировании. Если Закон о знаках содержит норму, согласно которой обозначения, воспроизводящие промышленные образцы, права на которые принадлежат на Украине другим лицам, не регистрируются как знаки, то в Закон о промобразцах адекватные положения не введены. В издании «Экспертиза объектов интеллектуальной собственности» (Тофило А.В., Левичева О.Д. Экспертиза объектов промышленной собственности. Конспект лекций для студентов специальности «Интеллектуальная собственность». — К.: Институт интеллектуальной собственности и права, 2001 г. — 72 с.) относительно данной проблемы отмечено следующее: «Явочная система регистрации промышленного образца дает возможность быстрого получения охранного документа и использования этикетки в производственных целях, имея правовую защиту для нее.

Пользуясь этим, некоторые недобросовестные производители регистрируют как промышленный образец этикетки, которые им не принадлежат…

Хотелось бы видеть более согласованные действия экспертизы товарных знаков и экспертизы промышленных образцов, регламентированные законодательством и подзаконными актами, которые прекращали бы подобные случаи недобросовестной конкуренции товаропроизводителей».

Хотелось бы… Очевидно, наиболее радикальным средством решения проблемы было бы прямое исключение этикетки из числа объектов промышленного образца. Но это определенным образом ущемляет интересы разработчиков и производителей этикеток: их права интеллектуальной собственности должны быть защищены, а защита их двумя законами (об авторском праве и о промышленных образцах) предоставляет надежную кумулятивную охрану.

Поэтому целесообразнее, по `моему мнению, было бы ввести в Закон о промобразцах норму, исключающую предоставление правовой охраны букво-, цифро- и словосочетаниям, то есть тем самым надписям, которые могут быть охраноспособными элементами товарных знаков. При этом, помня, что надпись может быть элементом дизайна, такое исключение следует ввести лишь относительно содержания надписи, другими словами — содержание надписи не может быть существенным признаком промышленного образца.

Кроме того, в этом Законе следует предусмотреть зеркальные нормы, делающие невозможным воспроизведение в промышленных образцах изображений, которым предоставлена правовая охрана как товарным знакам других лиц.

Возможно, такие изменения заставят пересмотреть подходы к проведению экспертизы заявок на промышленные образцы, но можно уверенно утверждать, что они будут серьезным шагом вперед в деле борьбы с подделками.

Ну, а пока остается посоветовать тому самому производителю Б (см. выше) воспользоваться тем, что имеем. К счастью, в последней редакции Закона о промобразцах наконец возникла «спасительная соломинка»: статьей 25 предусмотрено признание патента недействительным в судебном порядке в случае выдачи его вследствие подачи заявки с нарушением прав иных лиц.