Незаконное использование торговых марок в ассоциированных с ними доменных именах и на соответствующих веб-сайтах в сети Интернет — проблема, распространенная не только за рубежом, но и на Украине. К сожалению, украинские киберсквоттеры очень тщательно отслеживают бренды глобальных компаний и в случае отсутствия зарегистрированных одинаковых доменных имен тут же регистрируют их на свое собственное имя.

На практике уже достаточно распространенным стал вопрос: «Что делать в ситуации, если у меня есть давно зарегистрированная торговая марка, а я недавно обнаружил зарегистрированный домен в зоне com.ua и/или веб-сайт в сети Интернет, в названии которых использована моя торговая марка и предлагаются к продаже аналогичные товары либо услуги?»

Выход есть всегда

С одной стороны, ответ может быть достаточно простым: зарегистрировав торговую марку, необходимо зарегистрировать и соответствующее доменное имя (причем лучше сразу в нескольких зонах: ua, com.ua, co.ua), что поможет избавиться от большинства таких проблем.

С другой стороны, если домен уже был зарегистрирован иным лицом и письмо-предупреждение от имени собственника прав интеллектуальной собственности на торговую марку с целью мирного урегулирования ситуации не принесло результатов, законным гражданско-правовым способом защиты прав в такой ситуации является обращение в суд с исковым заявлением о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности на торговую марку и запрете ее использования.

В данное заявление среди прочих исковых требований целесообразно включать требования о переделегировании (передаче права собственности) спорного доменного имени, в котором была использована торговая марка, от нарушителя к собственнику прав интеллектуальной собственности на торговую марку. Судебный процесс по разрешению доменного спора может длиться определенное время, необходимое суду для всестороннего, полного и объективного выяснения всех обстоятельств дела. Поэтому важным становится вопрос о своевременном применении мер обеспечения иска с целью недопущения каких-либо сложностей с исполнением судебного решения в случае удовлетворения иска.

Первым делом — безопасность

В соответствии со статьей 151 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) Украины суд по заявлению лиц, принимающих участие в деле, может применить предусмотренные кодексом меры обеспечения иска. Обеспечение иска допускается на любой стадии рассмотрения дела, если неприменение соответствующих мер может усложнить либо сделать невозможным исполнение решения суда.

Согласно статье 152 ГПК Украины, иск обеспечивается запретом осуществлять определенные действия; установлением обязанности осуществить определенные действия. Как показывает практика, узнав о подаче иска в суд, нарушитель (он же ответчик по делу) с целью уклонения от ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности и затягивания рассмотрения дела зачастую пытается сразу же переделегировать спорное доменное имя иному лицу на основании заявления, поданного регистратору доменного имени, что в дальнейшем также может привести к невозможности исполнения судебного решения о переделегировании доменного имени именно к собственнику прав интеллектуальной собственности на торговую марку (истцу в случае удовлетворения иска судом). Ведь в такой ситуации собственником доменного имени может выступать уже третье лицо (в том числе и возможное иностранное физическое либо юридическое лицо), не привлеченное в судебный процесс.

Вот почему целесообразно в таких категориях дел подавать в суд вместе с исковым заявлением ходатайство об обеспечении иска путем запрета регистратору до вступления судебного решения в законную силу осуществлять любые действия по переделегированию спорного доменного имени в пользу третьих лиц, а также осуществлять любые иные действия по внесению каких-либо изменений или записей в базы данных в отношении этого доменного имени.

Следует отметить, что, оставаясь собственником доменного имени, после подачи иска в суд нарушитель может попытаться поменять регистратора доменного имени путем подачи заявления к существующему регистратору, привлеченному в судебный процесс. Такая замена в случае удовлетворения иска сделает невозможным исполнение решения суда по отношению к существующему регистратору доменного имени и повлечет за собой необходимость привлечения к участию по делу в качестве надлежащего ответчика нового регистратора доменного имени, что может продолжаться фактически бесконечно. Во избежание подобных ситуаций целесообразно обеспечивать иск и путем запрета регистратору на осуществление любых иных действий по внесению изменений либо записей в базы данных в отношении спорного доменного имени до вступления в законную силу решения суда. Также после вынесения соответствующего определения суда об обеспечении иска в доменном споре необходимо как можно скорее направить такое определение регистратору доменного имени для исполнения.

Ближе к делу

Как свидетельствует формирующаяся судебная практика, в доменных спорах правомерным, адекватным и эффективным способом обеспечения иска является именно запрет регистратору доменного имени до вступления в законную силу решения суда осуществлять какие-либо действия по переделегированию спорных доменных имен в пользу любых третьих лиц, а также осуществлять любые иные действия в отношении внесения изменений или записей в базу данных касательно спорного доменного имени.

Например, именно такие меры по обеспечению иска были приняты решением Печерского районного суда г. Киева по судебному делу № 2-72/12 от 13 января 2011 года, касающегося доменного спора по домену parkovemisto.com.ua. Суд установил, что истец подал заявление по обеспечению иска, в котором просил запретить ответчику осуществлять действия по переделегированию доменного имени parkovemisto.com.ua в пользу любых иных лиц, кроме истца, а также осуществлять другие действия по внесению изменений либо записей в базу данных в отношении доменного имени parkovemisto.com.ua.

Истец мотивировал заявление тем, что на протяжении рассмотрения дела ответчик будет иметь возможность осуществить дальнейшее переделегирование доменного имени третьему лицу, что существенно усложнит либо сделает невозможным исполнение решения суда в случае удовлетворения иска.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что изложенные истцом в своем заявлении обстоятельства дают основания полагать, что непринятие мер по обеспечению иска, а именно: путем запрета ответчику осуществлять действия по переделегированию доменного имени parkovemisto.com.ua в пользу любых иных лиц, кроме истца, а также осуществлять любые иные действия по внесению изменений либо записей в базу данных в отношении доменного имени parkovemisto.com.ua может усложнить либо вообще сделать невозможным исполнение решения суда в случае удовлетворения исковых требований.

По аналогичному судебному делу № 2-1770/12, касающемуся доменного спора по доменам ebay.com.ua, ebay.co.ua, Соломенским районным судом г. Киева было вынесено определение об обеспечении иска от 24 сентября 2012 года. В этот день в суд поступило ходатайство представителя истца об обеспечении иска путем запрета регистратору осуществлять действия по переделегированию доменных имен ebay.com.ua и ebay.co.ua в пользу третьих лиц, кроме истца, а также осуществлять любые иные действия по внесению изменений либо записей в базу данных в отношении доменных имен ebay.com.ua и ebay.co.ua до вступления решения суда в законную силу.

В обоснование ходатайства представитель истца указал, что ответчик неоднократно обращался к регистратору доменных имен ebay.com.ua и ebay.co.ua с заявлениями об их переделегировании иным лицам с целью уклонения от ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности. Также истец указал, что, согласно пункту 3.6. Регламента регистрации доменных имен в домене com.ua, заявка на переделегирование доменного имени иному регистранту принимается регистратором и срок ее обработки составляет не более 14 дней.

При рассмотрении этого дела суд частично удовлетворил ходатайство об обеспечении иска, запретив регистратору доменных имен осуществлять действия по переделегированию доменных имен ebay.com.ua и ebay.co.ua в пользу любых иных лиц, а также осуществлять любые иные действия по внесению изменений либо записей в базу данных в отношении доменных имен ebay.com.ua и ebay.co.ua до вступления судебного решения в законную силу.

Успеть вовремя

Вышеуказанные меры обеспечения иска, конечно же, не являются панацеей от всех незаконных использований торговых марок в доменных именах, однако при своевременном применении помогают эффективно защитить данные права в судебном порядке и, что самое главное, фактически исполнить судебные решения о переделегировании спорных доменных имен от нарушителей к владельцам прав интеллектуальной собственности на торговые марки.

КОВАЛЬ Антон — партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова», г. Киев

---

Мнение

Без вариантов

Роман АНТОНИВ,
стажер АФ «Династия»

На мой взгляд, безальтернативным видом обеспечения в доменных спорах является предусмотренный Гражданским процессуальным кодексом Украины и Хозяйственным процессуальным кодексом Украины запрет совершать определенные действия, а именно: любые действия, связанные с делегированием, переделегированием, передачей прав на доменное имя и внесением любых изменений в запись о них. Этого достаточно (в том числе с технической точки зрения) для предотвращения угрозы отчуждения доменного имени и невозможности выполнения решения суда в случае удовлетворения иска.

Аналогичной позиции придерживается Высший хозяйственный суд Украины в своем постановлении № 20/590 от 20 марта 2007 года, в котором обоснованно оставил без изменений определение хозяйственного суда об обеспечении иска в споре о доменах www.michelin.com.ua и www.michelin.net.ua. Применение других, прямо предусмотренных законодательством способов обеспечения иска в доменных спорах невозможно по причине того, что доменное имя не может определяться как имущество. Стоит также заметить, что пункт 5.3 Правил домена .ua (в редакции от 2004 года) предусматривал, что с момента возникновения доменного спора до момента его разрешения администратор публичного домена, который получил копию искового заявления, блокирует внесение любых изменений в запись о спорном доменном имени. И хотя данный пункт в действующей редакции Правил отсутствует, это не мешает эффективному применению описанного выше способа обеспечения.