Статья 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон) устанавливает порядок, при котором, помимо исключительного права использовать и запрещать использование другим лицам зарегистрированный знак для товаров и услуг без своего согласия, владелец свидетельства правомочен передавать любому лицу право собственности на знак полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг, основываясь на положениях договора.

Передача права собственности на знак не допускается, если она может стать причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара и услуги или относительно лица, изготавливающего товар или предоставляющего услугу. Введение в заблуждение — единственное основание, делающее невозможной передачу прав как в полном объеме, так и частично.

Что конкретно имеет в виду законодатель под определением «введение в заблуждение потребителя», не указано ни в Законе, ни в Инструкции о подаче, рассмотрении, публикации и внесении в реестры сведений о передаче прав собственности на знак для товаров и услуг и выдаче лицензии на использование знака (международного знака) для товаров и услуг, зарегистрированной в Минюсте Украины 17 августа 2001 года под № 718/5909 (Инструкция).

Для регистрации договора о передаче прав, согласно Инструкции, следует подать в патентное ведомство Украины определенный (Инструкцией) пакет документов с уплатой соответствующего сбора. Причем в договоре должен быть указан перечень товаров и услуг с определением классов МКТУ, в отношении которых и передаются права на знак.

Отсутствие в законодательстве четкого определения дефиниции «введение в заблуждение» создает дополнительные (практически неразрешимые) проблемы для владельцев свидетельств на знаки для товаров и услуг, принявших решение передать полностью или частично право собственности на знак. В случае полной передачи прав собственности на знак существует хотя бы минимальное понимание того, что может обозначать определение «введение в заблуждение».

Так, факт введения в заблуждение может присутствовать в случае передачи прав на знак, содержащий официальные названия государств, включенных в знак с разрешения компетентных органов (выданных конкретному лицу), или на знак, указывающий на место происхождения товара/услуги, в случае передачи права на знак лицу, не имеющему никакого отношения к такому месту происхождения товара/услуги. Передача прав на знак, тождественный с фирменным (коммерческим) наименованием юридического лица, передающего права, также может быть расценена как введение в заблуждение.

А как определить факт введения в заблуждение при частичной передаче права собственности на знак (в том числе и в вышеперечисленных случаях)? Предлагаю рассмотреть следующую ситуацию.

Заявителем подана заявка на регистрацию обозначения в качестве знака для товаров и услуг для одного класса, в котором представлены однородные товары. Но уже до получения свидетельства на знак заявитель изъявляет желание разделить свою заявку на несколько (Закон не запрещает) для того, чтобы получить несколько свидетельств на одно и то же обозначение в одном и том же классе, но для разных групп товаров. Причем само обозначение не включает в себя ни указания на место происхождения товара, ни других элементов, которые могут точно ассоциироваться с определенным производителем товара или услуги.

В этом случае учреждение экспертизы патентного ведомства Украины обязано отказать заявителю в выдаче свидетельств, поскольку статья 111 Закона прямо указывает порядок, при котором заявитель имеет право на разделение заявки (выделенные заявки). Такой порядок устанавливает правило разделения между заявками перечисленных в первичной заявке товаров и услуг. Предусматривается, что каждая из выделенных заявок не может содержать однородные товары и услуги, перечисленные в других заявках. То есть эта статья устанавливает невозможность такого деления заявки даже в том случае, если заявитель во всех выделенных заявках одно и то же лицо.

Однако после получения решения о регистрации обозначения в качестве знака для товаров и услуг, а затем и свидетельства на знак, владелец знака получает ничем не ограниченную возможность осуществлять передачу прав как для всех товаров, обозначенных в свидетельстве, так и для любой их части. Потому что запрет, установленный статьей 111 Закона, касается лишь заявки и не регулирует правоотношения относительно полученных свидетельств на знак для товаров и услуг.

Неутешительный вывод таков. В законодательстве предусмотрены (абсолютно обоснованные) запреты на разделение заявки на регистрацию обозначения в качестве знака для товаров и услуг, вводящее в заблуждение потребителя, и отсутствуют таковые относительно уже полученных свидетельств на знак.

Из этого следует, что владельцами частично разделенного свидетельства могут стать абсолютно не связанные друг с другом лица, владеющие на равных (а соответственно, и использующие в хозяйственном обороте на равных) идентичными знаками для однородных товаров/услуг.

Перечень товаров или услуг в любом из существующих классов МКТУ довольно обширен. В таком классе могут присутствовать как однородные, так и неоднородные товары/услуги, которые можно делить между заявками, о чем, кстати, прямо указано в статье 9 Договора о законах по товарным знакам от 27 октября 1994 года (стал частью законодательства Украины 13 октября 1995 года). А именно: «товары или услуги не могут считаться сходными на том основании, что в любой регистрации или публикации, осуществленной ведомством, они фигурируют в одном и том же классе Ниццкой классификации» (подразумевается Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков). И наоборот: «товары или услуги не могут считаться отличными друг от друга на том основании, что в любой регистрации или публикации, осуществленной ведомством, они фигурируют в разных классах Ниццкой классификации».

Посему нельзя говорить о невозможности разделения заявки на выдачу свидетельства на знак для товаров и услуг или частичной уступке прав относительно одного класса, как, впрочем, и о невозможности разделения заявки и свидетельства, ежели заявка подана, а знак зарегистрирован для нескольких классов.

В Российской Федерации, к примеру, в Правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, в том числе на товарный знак и знак обслуживания, прав на их использование среди прочего присутствует определение понятия «введение в заблуждение»: «…уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение, когда она также осуществляется в отношении:

— части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;

— товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на промышленный образец;

— товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование, и др.

Там же четко определено, что такая уступка прав собственности не допускается, если она может стать причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в соответствии со статьей 25 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Отсутствие определения понятия «введение в заблуждение» в украинском законодательстве и возникающая в связи с этим возможность неправомочной передачи права собственности на знак могут поставить под сомнение самые главные функции товарного знака — выступать указателем отличия одного производителя от другого и гарантом качества продукции (маркируемой знаком, находящимся в хозяйственном обороте).

Недаром определено, что одним из существенных условий выдачи лицензии на использование товарного знака (торговой марки) третьими лицами является проверка качества продукции лицензиата лицензиаром (лицом, выдавшим такую лицензию), что подразумевает невозможность использования знака для продукции худшего (нежели было у лицензиара) качества. В противном случае лицензиар вправе прекратить действие лицензионного договора. Такая норма предусмотрена пунктом 8 статьи 16 Закона (владелец свидетельства имеет право предоставить любому лицу разрешение (выдать лицензию) на использование знака на основании лицензионного договора. При этом лицензионный договор должен содержать норму о том, что качество товаров и услуг, произведенных или предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже, чем качество товаров или услуг владельца свидетельства, и что последний производит контроль за соблюдением этого условия).

Справедливости ради следует отметить, что при передаче прав на знак качество производимого товара или предоставленной услуги становится исключительно заботой нового собственника знака. А при частичной передаче прав собственности на знак появление на рынке однородных товаров или услуг, выпускаемых или предоставляемых под тождественными знаками, с различным качеством, не исключено, что является, на мой взгляд, настоящим введением в заблуждение конечного потребителя.

ГОЛЬБЕРГ Дмитрий — генеральный директор «Национальной Юридической Лаборатории Интеллектуальной Собственности», патентный поверенный Украины, г. Киев