Процедура признания товарного знака общеизвестным — вопрос, в последнее время широко обсуждаемый. Да это и неудивительно, ведь данный механизм является одним из наиболее эффективных способов защиты товарного знака, сочетающих высокую степень надежности охраны и экономическую выгоду. Однако, учитывая несовершенство законодательного регулирования, воплотить хорошую идею в жизнь на Украине сложно. Наиболее реальным способом защитить свои права пока является обращение в суд. Однако и судебная практика по решению такого рода дел до сих пор находится на стадии формирования.

Одна из наиболее злободневных проблем сегодня — отсутствие критериев «общеизвестности» товарного знака. В части 2 статьи 25 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» предусмотрен перечень довольно субъективных факторов, которые могут учитываться при рассмотрении данной категории дел. Хотя четко выработанный алгоритм здесь едва ли возможен, однако и существующая неопределенность нежелательна, поскольку может привести к различному применению норм, да и к разного рода злоупотреблениям.

В сложившейся ситуации актуальной является возможность руководствоваться критериями признания знаков общеизвестными, разработанными Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Они нашли свое отражение в Совместной рекомендации о положениях охраны общеизвестных знаков (Рекомендации), принятой Ассамблеей Парижского союза промышленной собственности и Генеральной ассамблеей ВОИС.

Аргументы и факты

В соответствии с частью 1 статьи 2 Рекомендации заключение о том, является ли знак общеизвестным в государстве, дается с учетом определенных факторов. Они носят оценочный характер, и перечень их не исчерпывающий. Компетентные органы (в том числе суды) должны учитывать, что данные факторы могут лишь помочь органу сделать такое заключение, но не определяют его заранее. В каждом конкретном случае вывод будет зависеть от конкретных обстоятельств. Иногда актуальной может быть совокупность факторов, а иногда все предусмотренные факторы могут оказаться неактуальными, и решение обосновывается дополнительными, не прописанными факторами.

Для того чтобы обеспечить успех в деле, необходимо предоставить исчерпывающие свидетельства по всем предусмотренным критериям. Рассмотрим аргументы, которые можно использовать для доказательства общеизвестности товарного знака.

Во-первых, принимается во внимание степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества. Заявитель может предоставить любую информацию, а орган обязан принять во внимание любые обстоятельства, свидетельствующие об общеизвестности знака. Чаще всего средством доказывания известности служат опрос потребителей и изучение общественного мнения. О признании товарного знака свидетельствуют также различные грамоты, дипломы, награды, публикации в прессе, проведение благотворительных акций с упоминанием товарного знака, публичные высказывания о знаке известных представителей политики, спорта, эстрады. Важным фактором известности является упоминание об успехах торгового знака в Интернете, особенно красноречиво наличие официального сайта.

Однако следует обратить внимание на необходимость подтвердить известность именно товарного знака, но не его владельца (Киевский апелляционный хозяйственный суд, рассматривая дело о признании общеизвестным знака «Европа Плюс», не принял во внимание награждения и рейтинги телерадиокомпании «Европа Плюс Киев», поскольку они являлись доказательствами известности истца, а не его знака для товаров и услуг).

Актуальными факторами общеизвестности знака являются продолжительность, степень и географический район его использования. Под «использованием» следует понимать приобретение прав на знак путем его использования, аннулирования его регистрации по причине неиспользования, приобретения знаком отличительного характера в процессе использования, использование знака в Интернете.

Доказательствами использования товарного знака могут быть образцы продукции с нанесенным знаком, существование представительств заявителя, договора аренды помещений для заявителя.

Об использовании свидетельствует и предоставление товарного знака другим лицам по лицензионным договорам. В соответствии с примечаниями Международного бюро ВОИС не может быть потребовано подтверждение фактического использования в стране, где испрашивается защита. Подтверждением может служить использование на соседних территориях, территориях, где используется в качестве разговорного тот же язык, и на территориях, охватывающихся теми же СМИ, или имеют тесные торговые связи.

Критерий продолжительности, степени и географического района любой деятельности по продвижению знака фактически включается в использование знака и выделен отдельным пунктом лишь во избежание расхождения в толкованиях. Он охватывает рекламу или пропаганду товарного знака, презентацию на ярмарках или выставках товаров и/или услуг, для которых используется знак. В качестве доказательств могут быть предоставлены договоры на изготовление и размещение рекламной продукции, сведения об участии или победе в конкурсах (в том числе международных), о занимаемых местах в мировых или отечественных рейтингах торговых марок или компаний.

В качестве использования или признания знака могут учитываться продолжительность и географический район осуществленных регистраций знака и/или любых заявок на его регистрацию. При этом необязательным условием является регистрация только на имя одного лица, поскольку часто в разных странах владельцами знака выступают разные компании, принадлежащие к одной группе.

Пункт 5 статьи 2 Рекомендации предусматривает наличие материалов, свидетельствующих о фактах успешной реализации прав на знак, в частности, отражающих степень, в которой знак был признан общеизвестным компетентными органами. Доказательствами могут служить свидетельства успешного отстаивания прав на торговый знак, в частности, подача возражений, в результате которых владелец общеизвестного знака предотвратил регистрацию конфликтующего знака или отменил таковую, признание знака общеизвестным в других государствах.

Последним, предусмотренным в Рекомендации, критерием является ценность товарного знака. «Макдональдс корпорейшн», аргументируя ценность своих знаков, подавала следующие доказательства: экспертную оценку качества, ассоциирующуюся с товарными знаками компании, предоставленную консалтинговым предприятием; данные о принадлежности знаков к числу наиболее дорогих, наиболее известных, наиболее влиятельных международных брендов. Кроме того, могут предоставляться сведения о страховке товарного знака.

Известен. Но не всем

Товарный знак может быть известным не в обществе в целом, но лишь среди определенных групп населения. Часть 2 статьи 2 Рекомендации предусматривает право доказывать общеизвестность знака в отдельных секторах общества. Следовательно, можно ограничиться, к примеру, сектором фактических и/или потенциальных потребителей того вида товаров или услуг, для которых используется знак; сектором лиц (супермаркетов, дилеров, агентов по продажам), участвующих в обеспечении каналов распространения того вида товаров и услуг, для которых используется знак; сектором деловых кругов (импортеров, оптовых торговцев, владельцев лицензий), занимающихся этими видами товаров и услуг.

Рекомендациям ВОИС быть!

Конечно же, данные критерии носят лишь рекомендательный характер и не подлежат обязательному применению. Однако положительная тенденция их использования судами при рассмотрении дел о признании товарных знаков общеизвестными уже существует. При этом суды, во-первых, учитывают необходимость применения указанных критериев для решения затронутых вопросов, и, во-вторых, принимают во внимание факт, что, в соответствии со статьей 1 Парижской конвенции, Украина входит в Парижский союз по охране промышленной собственности, а, в соответствии со статьей 5 Конвенции о создании ВОИС, является членом данной организации. Таким образом, для положительного исхода дела учитывать рекомендации ВОИС необходимо.