Исходя из данных, опубликованных в отчете о деятельности Государственного департамента интеллектуальной собственности за 2000—2007 годы, за период с 1 января 2000 года по 1 января 2007 года на Украине зарегистрировано 56 238 торговых марок (ТМ) по национальной процедуре с учетом разделенных регистраций. При этом, если в 2000 году было зарегистрировано 3339 ТМ по национальной процедуре и 4446 ТМ по международной, предусмотренной Мадридским соглашением и протоколом к нему, в 2006 году регистрации ТМ составили гораздо более внушительную цифру, а именно: по национальной процедуре — 13 143, а по международной — 9396.

Приведенные данные свидетельствуют о растущем интересе как национальных, так и иностранных заявителей к получению правовой охраны на Украине на такие объекты промышленной собственности, как ТМ. Интерес во многом связан с тем, что на сегодня одним из приоритетов внешнеэкономической политики Украины является вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что в последующие годы, а тем более при условии вступления Украины в ВТО, регистрации ТМ на Украине будет уделяться все больше внимания со стороны как национальных, так и иностранных заявителей.

Естественно, следует понимать, что количество ярких словесных обозначений, которые могут получить правовую охрану в качестве ТМ, не безгранично. Таким образом, увеличение Государственного реестра зарегистрированных на Украине ТМ прямо пропорционально увеличению отказов со стороны Украинского патентного ведомства в предоставлении правовой охраны отдельным заявленным обозначениям. При этом речь идет об отказах в регистрации на основании тождественности либо сходства до степени смешения таких обозначений уже зарегистрированным либо заявленным на регистрацию ранее на основании положений, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Соответственно заявителям приходится ставить сложные задачи обслуживающим их специалистам по интеллектуальной собственности (патентным поверенным), а последним — прибегать к различным искусным способам, дабы добиться предоставления правовой охраны спорным и одновременно желаемым обозначениям в качестве ТМ.

Но все ли средства хороши? Ведь получение долгожданного свидетельства на ТМ — это только начальная жизненная стадия ТМ, основная же стадия заключается в реализации ее владельцем исключительных прав на такую ТМ. А если возможность реализации исключительных прав на ТМ будет со временем ограничена? Или вовсе невозможна ввиду, например, возникшего вокруг данной ТМ масштабного конфликта? Устроит ли подобная ситуация владельца такой ТМ? Осмелюсь полагать, вряд ли.

Одному из таких «искусных» способов, который позволяет облечь желаемое обозначение в правовую форму, но не без нарушения прав третьих лиц и при высокой вероятности возникновения конфликта вокруг такого обозначения, посвящается данное исследование.

К наиболее распространенным способам, направленным на предоставление правовой охраны спорным обозначениям, которым правовая охрана не может быть предоставлена по определению, предусмот­ренному пунктом 3 статьи 6 Закона, следует отнести следующие. Первый из них направлен на предоставление обозначению дополнительной различительной способности путем дизайнерских изысканий, что в свою очередь сужает объем правовой охраны такого обозначения. А другой представляет собой дробление обозначения на составные части, которые сами по себе могут соответствовать критериям предоставления правовой охраны, а в совокупности являются желаемым обозначением.

Благо, что использование нескольких зарегистрированных ТМ одновременно не запрещено. Следует отметить, что на практике обычно применяют оба указанных способа сразу. Однако при всей кажущейся гениальной простоте вышеприведенные способы не всегда оказываются эффективными, следовательно, и уместными. Поэтому масштабы творчества интеллекта, направленного на решение рассматриваемой проблемы, поистине безграничны. Подтверждает это и появление в Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг свидетельств, предоставляющих правовую охрану торговым маркам — гибридам.

Что же представляют собой торговые марки — гибриды? На самом деле все очень просто. ТМ-гибрид представляет собой обозначение, состоящее из двух или нескольких обозначений, каждое из которых отдельно является зарегистрированной ТМ. При этом владельцами прав на такие ТМ являются совершенно разные лица, а ТМ-гибрид принадлежит одному из них.

Полагаю, многих заинтересует, каким образом подобные торговые марки положительно проходят квалификационную экспертизу в государственном предприятии «Украинский институт промышленной собственности»? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным, так как ни международными правовыми актами в сфере охраны интеллектуальной собственности, ни Гражданским кодексом Украины (ГК), ни Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», ни соответствующими Правилами составления и подачи заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг (Правила) прямо не предусмот­рены основания для отказа в регистрации ТМю, что, в соответствии со статьей 1 упомянутого Закона, знак (ТМ) — это, прежде всего, обозначение, которое способно отличать товары и услуги одного лица от товаров и услуг других лиц. Указанное свойство ТМ отличать ставит возможность предоставления правовой охраны обозначению в качестве ТМ в прямую зависимость от различительной способности такого обозначения. Именно поэтому пункт 3 статьи 6 Закона, в частности, устанавливает, что не могут быть зарегистрированы как ТМ обозначения, являющиеся тождественными либо схожими настолько, что их можно спутать со знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию на Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг.

А теперь посмотрим, насколько применимы приведенные нормы Закона к так называемым ТМ-гибридам на практике. Для этого представим себе, что предприятие «А» является собственником прав на Украине на уже известную потребителям Украины ТМ «W», а предприятие «В» является собственником прав на Украине на ТМ «Х». При этом указанные ТМ зарегистрированы для одних и тех же товаров Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Предприятие «А», желая приобрести правовую охрану на Украине на обозначение «Х», узнает, что права на это обозначение уже принадлежат предприятию «В». Используя рассмотренную выше схему, предприятие «А» подает заявку в ГП «Укрпатент» на выдачу свидетельства Украины на ТМ «WХ» для таких же товаров МКТУ, для которых зарегистрированы ТМ «W» и «Х».

При проведении проверки заявленного обозначения «WХ» условиям предоставления правовой охраны орган экспертизы ГП «Укрпатент», в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона, будет сопоставлять данное обозначение со всеми уже зарегистрированными или ранее заявленными на регистрацию на Украине обозначениями для таких же или родственных с ними товаров на предмет их тождественности либо сходства до степени смешения. Безусловно, эксперт, который будет проводить данную экспертизу, обратит внимание на уже зарегистрированную ТМ «Х». Однако при проведении исследования относительно сходства обозначений «WХ» и «Х» до степени смешения эксперт будет руководствоваться методикой, установленной упомянутыми Правилами. И в этот момент он столкнется с дилеммой, так как, в соответствии с подпунктом 4.3.2.4 Правил, обозначение считается схожим настолько, что его можно спутать с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельную разницу элементов.

Осмелюсь полагать, что среди специалистов в области сходства до степени смешения обозначений не возникнет однозначного мнения относительно того, являются схожими до степени смешения обозначения «WХ» и «Х» или нет, если подход к оценке такого сходства будет базироваться исключительно на Правилах, которые даже не содержат определения сильного (доминирующего) элемента обозначения. Поэтому можно утверждать, что ТМ-гибриды, как ни странно, вполне охраноспособны в нашей стране.

А теперь попробуем определить, какие преимущества приобретает предприятие «А», получив правовую охрану на Украине на обозначение «WХ» в качестве ТМ. Во-первых, и самое главное, предприятие «А» получает законные основания использовать обозначение «Х», исключительные права на использование которого на Украине принадлежат предприятию «В».

В свою очередь предприятие «В» лишается своих исключительных прав разрешать или запрещать использовать ТМ «Х» на территории Украины в отношении предприятия «А» и его контрагентов, что является недопустимым в понимании положений, установленных пунктом 3 статьи 418 ГК. Таким образом, можно констатировать, что наличие ТМ «WХ» нарушает исключительные права предприятия «В» на ТМ «Х», установленные статьей 16 Закона.

В заключение хочется отметить, что приведенный пример является далеко не вымыслом, а вполне реальным отражением той ситуации, которая уже сложилась в практике пиратства в сфере ТМ. При этом я не берусь утверждать, плохо это или хорошо, а лишь обращаю внимание общественности на наличие недобросовестных возможностей, реализация которых, например недобросовестными конкурентами, вполне реальна в силу несовершенства действующих правовых норм и полного отсутствия справедливой судебной практики.

БЕЛИЦКИЙ Филипп — юрист, патентный поверенный Украины, г. Николаев