Споры, касающиеся прав интеллектуальной собственности, на Украине уже давно перестали быть юридической экзотикой. Со стремительным развитием рынка и отношений интеллектуальной собственности не менее стремительно увеличивается количество и разнообразие судебных дел в этой сфере. На данный момент уже сформировалась и обобщена определенная практика решения так называемых интеллектуальных споров.

Однако, к сожалению, такая судебная практика пока не охватывает споры, возникающие между собственниками разнородных конфликтующих объектов, например: торговых марок и коммерческих наименований, торговых марок и промышленных образцов, торговых марок и географических наименований. Участники указанной категории дел, впрочем, так же, как и суд, зачастую сталкиваются с проблемами недостаточности правовой регламентации соотношения прав на разнородные объекты промышленной собственности, неопределенности порядка взаимодействия таких объектов между собой, вследствие чего в случае возникновения спора собственники «интеллектуальных прав» становятся участниками судебной игры, правила которой каждый придумывает для себя сам.

В данной статье речь пойдет о конфликте прав собственников торговых марок и коммерческих наименований. Для того чтобы понять соотношение прав на торговые марки и коммерческие наименования, вначале, очевидно, необходимо разобраться с дефинициями, сущностью сравниваемых понятий.

Гражданский кодекс Украины (ГК) и другие акты гражданского законодательства относят торговые марки и коммерческие наименования к объектам права интеллектуальной собственности.

Торговая марка

Правовой режим торговой марки на Украине урегулирован Парижской конвенцией об охране промышленной собственности, ГК, Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», а также рядом других международно-правовых и национальных актов.

На основании существующего законодательного массива торговую марку можно однозначно определить как зарегистрированное обозначение, с помощью которого товары и/или услуги одних лиц отличаются от товаров и/или услуг других лиц. В отношении торговых марок законодательством Украины предусмотрены, в частности, условия и процедура приобретения прав на этот объект, объем предоставляемой правовой охраны, полномочия собственника прав, способы защиты прав, а также целый комплекс норм, подробно регулирующих иные аспекты права интеллектуальной собственности на торговую марку.

Коммерческое наименование

В отношении коммерческого наименования правовая регламентация видится менее определенной. Правовое положение коммерческого наименования определяется нормами Парижской конвенции об охране промышленной собственности, ГК, а также Хозяйственным кодексом Украины (ХК).

Основная проблема состоит в отсутствии легального определения самого понятия «коммерческое наименование». Законодательство содержит лишь некоторые признаки данного понятия, исходя из которых, если повезет, можно определить его сущность в праве Украины.

Так, ГК (статья 90) и ХК (статья 159) устанавливают, что субъект хозяйствования может иметь коммерческое наименование, тем самым определяя право (а не обязанность) такого лица на коммерческое наименование. Также указанными нормами предусмотрен специальный реестр коммерческих наименований, который до сих пор не действует. Нормами ГК (статья 489) установлен момент возникновения права на коммерческое наименование, который определяется моментом его первого использования и не требует соблюдения формальностей, а также момент прекращения такого права (статья 491), привязанный законодателем к ликвидации юридического лица.

ГК (статья 489) установлены условия предоставления правовой охраны коммерческому наименованию. Таких условий всего два:

— коммерческое наименование должно давать возможность отличить одного субъекта хозяйствования от других;

— коммерческое наименование не должно вводить потребителей в заблуждение относительно деятельности субъекта хозяйствования.

Причем второе условие, вероятно, имеет решающее значение, поскольку разные лица все-таки могут иметь одинаковые коммерческие наименования (пункт 4 статьи 489 ГК), что, очевидно, не дает возможности отличить одного субъекта хозяйствования от других. Однако такая ситуация допустима лишь в случае, если это не вводит в заблуждение потребителей относительно производимых лицом товаров и предоставляемых им услуг.

Положениями ГК (статья 490) установлены полномочия собственника прав интеллектуальной собственности на коммерческое наименование, состоящие из:

— права использовать коммерческое наименование;

— права препятствовать другим лицам неправомерно использовать коммерческое наименование, в том числе запрещать такое использование.

Права на данный объект могут быть переданы только вместе с целостным имущественным комплексом собственника таких прав.

Некоторые из упомянутых норм ГК и ХК содержат ссылку на специальный закон, который в настоящее время не действует, в связи с чем положения указанных актов являются сегодня единственным источником правового регулирования коммерческих наименований.

Коммерческое наименование и наименование юридического лица

Следует отличать понятия «коммерческое наименование» и «наименование» юридического лица, так как на них распространяется разный правовой режим и они могут быть не связаны между собой.

Так, согласно ГК (статья 90), юридическое лицо должно иметь свое наименование, которое содержит информацию о его организационно-правовой форме. Исходя из этой нормы (в отличие от права на коммерческое наименование), иметь наименование — это обязанность юридического лица. То есть при обязательном наличии наименования у юридического лица у него может отсутствовать коммерческое наименование.

Также (в отличие от коммерческого наименования) наименование юридического лица обязательно включает информацию о его организационно-правовой форме.

Кроме того, ГК (статья 90) не допускает использования тождественных наименований юридических лиц, в то время как разрешает, при определенных условиях, использовать нескольким лицам одинаковые коммерческие наименования.

Отличаются указанные понятия и моментом возникновения: наименование юридического лица возникает, как правило, с момента государственной регистрации предприятия, а право на коммерческое наименование — с момента его первого использования без соблюдения каких-либо формальностей.

И наконец, наименование юридического лица не является объектом права интеллектуальной собственности, его правовое положение регулируется преимущественно нормами корпоративного законодательства.

Однако при всех этих отличиях коммерческое наименование и наименование юридического лица в большинстве случаев могут совпадать. Более того, в силу схожести объектов правовой охраны торговые марки также могут полностью совпадать с коммерческими наименованиями и с наименованиями юридических лиц, что при одинаковой сфере использования прав на такие объекты может ввести потребителя в заблуждение и привести к конфликту интересов собственников прав на указанные разнородные объекты.

Конфликт прав

Когда собственники прав на коммерческое наименование и торговую марку (права на которую возникли раньше, чем права на коммерческое наименование) окончательно поссорились и обратились в суд для разрешения возникшего спора, начинается самое интересное, ведь именно на этом этапе и возникает вопрос о том, что же такое коммерческое наименование и как оно соотносится с торговой маркой.

Ввиду того что использование коммерческого наименования — это право юридического лица, которое возникает при определенных условиях и может быть вовсе не реализовано последним, при оспаривании такого права в первую очередь следует доказать факт его возникновения у конкретного лица. Право на коммерческое наименование возникает в результате его использования, то есть доказыванию в данном случае подлежит обстоятельство использования коммерческого наименования.

Обычно субъект использует свое право, только если он этого хочет, иными словами, при наличии воли указанного лица на такое использование. Таким образом, для определения факта использования конкретного коммерческого наименования следует учитывать обстоятельства добровольного использования лицом определенного наименования в хозяйственных отношениях с другими лицами (в том числе с потребителями, в рекламе) и не учитывать факты принудительного использования субъектом определенного наименования (например, во исполнение предписаний законодательства о защите прав потребителей, всяческих разрешительных норм и т.д.). Причем добровольно используемое наименование может как существенно отличаться от наименования юридического лица, используемого в силу императива, так и полностью совпадать с последним.

Когда факт использования определенного коммерческого наименования установлен, возникает новый вопрос: имеет ли собственник свидетельства на торговую марку право запрещать использование коммерческого наименования?

Коммерческое наименование может содержать в себе торговую марку, быть тождественным торговой марке или же отличаться от нее отдельными элементами, не изменяя общего впечатления, а также может быть использовано на товарах и при предоставлении услуг. Учитывая данные обстоятельства, видится обоснованным распространение норм ГК (статья 495) и Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (статья 16), устанавливающих право собственника свидетельства на торговую марку запрещать другим лицам использовать такую марку, на отношения, касающиеся коммерческих наименований. Иначе говоря, собственник прав на торговую марку может запрещать использовать ее в коммерческих наименованиях других лиц.

Однако даже после запрета судом использовать торговую марку в коммерческом наименовании исполнить такое судебное решение и добиться желаемого результата может быть крайне сложно, так как недобросовестный субъект хозяйствования может продолжать такое использование, объясняя это тем, что он использует наименование своего юридического лица, а не коммерческое наименование (как указывалось ранее, эти понятия отличаются).

Для прекращения использования торговой марки также и в наименовании юридического лица собственнику прав на торговую марку на основании выше­указанных норм целесообразно в судебном порядке запретить ее использование и в наименовании юридического лица, а также обязать субъект хозяйствования изъять торговую марку из наименования и внести соответствующие изменения в устав.

На первый взгляд, приведенные требования нормативно не обоснованны, поскольку гражданские обязанности исполняются в пределах, установленных договором или актом законодательства (статья 14 ГК), а при регистрации/перерегистрации юридических лиц отсутствует требование соблюдения прав интеллектуальной собственности других лиц, поэтому их нарушение не должно влечь за собой ответственность.

Возражая против такого подхода, следует отметить, что требование об изъятии торговой марки из наименования юридического лица и внесении изменений в устав может быть обосновано правом собственника свидетельства на торговую марку препятствовать (причем способы такого препятствования законодатель не ограничил) неправомерному использованию последней (статья 495 ГК), что в свою очередь влечет корреспондирующую обязанность других лиц (в данном случае обязанность внести изменения в устав предприятия). Кроме того, описанный способ защиты прав видится наиболее адекватным в данной ситуации.

Описанные в этой статье правовые механизмы не являются единственно верным путем решения конфликта прав собственников торговых марок и коммерческих наименований и могут послужить лишь вспомогательным материалом в работе практикующих юристов. Существующая судебная практика также не дает однозначных ответов на затронутые в этой статье вопросы.

Решение описанной проблемы на законодательном уровне, по крайней мере первые шаги к ее решению, может заключаться в принятии специального закона, которым как минимум будет определено понятие «коммерческое наименование», преду­смотрен подробный механизм фиксации и учета коммерческих наименований (возможно создание специального реестра), а также внесены изменения в законодательные акты о регистрации юридических лиц с целью предусмотреть обязанность и порядок соблюдения прав интеллектуальной собственности других субъектов в процессе регистрации юридических лиц.

МАМУНЯ Александр — адвокат ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры», г. Киев