Лицензиат как лицо, получающее в поль­зование на оплатной основе право интеллектуальной собственности, заинтересован в наличии договорных положений, адекватно защищающих его интересы в данном гражданском правоотношении. Это существенно для лицензиата, поскольку в связи с приобретением лицензии он может осуществлять значительные затраты на оплату роялти (включая авансовые платежи), услуг рекламы, производственного оборудования или сырья для будущего производства лицензионной продукции и т.п.

Обеспечение стабильного ­правового статуса и гарантирование наличия полученных в пользование прав интеллектуальной собственности в ­соответствующем объеме на будущее — это ключевые вопросы для лицензиата. Учитывая выше­указанные интересы лицензиата, рассмот­рим соответствующие правовые положения, которые важно детально закрепить в лицензионном договоре.

Обеспечение первичного объема прав

Наиболее выгодным для ­лицензиата с правовой точки зрения является приобретение исключительной лицензии, поскольку она предоставляет пользователю максимально возможный спектр прав (по крайней мере, в отношении определенного способа использования торговой марки). В каждом конкретном случае вид лицензии зависит от договоренностей и интересов сторон договора, а также стоимости лицензии. При этом лицензиат получает исключительную лицензию не только в случае, когда он просто заинтересован в эксклюзивном статусе, но и в случае, если он располагает техническими и имущественными возможностями соблюдения требований лицензиара относительно объемов реализации лицензированной продукции, рынков сбыта, выполнения денежных условий по уплате роялти и т.п.

Вместе с тем, независимо от вида лицензии, для лицензиата важно, чтобы со временем объем приобретенных им прав по договору не уменьшился ни юридически, ни фактически. К положениям, защищающим права лицензиата, прежде всего следует отнести обязанности лицензиара. В частности, для лицензиата важно закрепить в лицензионном договоре обязанность лицензиара поддерживать действие имущественных прав на торговую марку путем уплаты соответствующих сборов.

Согласно норме части 3 статьи 5 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон о знаках), право собственности на знак удостоверяется свидетельством. Срок действия свидетельства составляет 10 лет с момента подачи заявки в учреждение и продлевается учреждением по ходатайству владельца свидетельства каждый раз на 10 лет, при условии уплаты сбора.

Согласно положениям ­ста­тей 6 и 7 Мадридского соглашения о международной ­регистрации знаков, регистрация знака в Меж­дународном бюро осуществляется сроком на 20 лет с возможностью продления. Регистрация всегда может быть продлена на 20 лет, считая с момента окончания предшествующего периода, путем простой уплаты основной пошлины и, в случае необходимости, дополнительных сборов.

Таким образом, поддержа­ние действия ­имущественных прав интеллектуальной ­соб­ственности позволит обес­пе­чить правовую охрану ­торговых марок, которая ­удос­товеряется соответствующим сви­детельством или между­народной ­регистра­цией. В противном случае объект права интел­лектуальной собственнос­ти — конкретная торговая марка — перестанет существовать, так как утратит правовую охрану. А это ставит под сомнение действительность договора и соответственно правомерность уплаты роялти как с гражданско-правовой точки зрения, так и с точки зрения налогообложения.

Иногда определенные способы использования торговой марки требуют в каждом конкретном случае предварительного согласия лицензиара (например, в рекламе, на упаковке товара, этикетках и т.п.). В этом случае существует риск того, что лицензиар фактически сужает права лицензиата.

При таких обстоятельствах, если лицензиар настаивает на отражении в договоре требования предварительного согласования формы, в которой будет использоваться торговая марка, или же товара, на который она будет наноситься, целесооб­разно четко описать основания для отказа в таком согласовании. Кроме того, целесообразно закрепить срок, необходимый лицензиару для согласования, а также запретить необоснованный отказ от согласования способов использования торговой марки. Если уже на момент заключения лицензионного договора имеются сведения или первые варианты внешнего вида лицензированных товаров, их упаковки или тары с использованием торговой марки, лицензиат заинтересован сразу же оформить первичное согласование путем утверждения соответствующих образцов в форме приложения к договору.

К отдельной группе полномочий относительно использования торговых марок можно отнести проведение лицензиатом мероприятий (акций) по продвижению лицензированных товаров на рынке с использованием торговых марок. Как правило, речь идет о безвозмездном предоставлении определенных сопутствующих товаров, призов, мелких кухонных или канцелярских принадлежностей либо бытовых аксессуаров. На практике в договорах может быть закреплено положение о том, что такие мероприятия, а также предоставление подарков, могут осуществляться лицензиатом самостоятельно, без предварительного согласования с лицензиаром.

Отдельным правовым инструментом обеспечения прав исключительного лицензиата может послужить государственная регистрация лицензионного договора, по результатам которой осуществляется публикация в специализированном печатном издании. В случае опубликования информации о лицензионном договоре не­ограниченное количество лиц получает доступ к информации о предоставленной лицензии, что в дальнейшем может помочь избежать ситуации одновременного предоставления исключительных лицензий на один знак нескольким лицам.

В случае приобретения лицензиатом неисключительной лицензии существует ряд иных принципиальных вопросов. Прежде всего нужно урегулировать вопрос относительно того, сколько существует и может появиться других лицензиатов на территории действия конкретной лицензии (лицензионного договора).

Кроме того, важным может оказаться вопрос об объеме и способах использования торговой марки лицензиаром. В частности, речь может идти о существующей продукции, изготовленной лицензиаром самостоятельно с использованием торговой марки, подлежащей окончательной распродаже и т.п. В таком случае целесообразно комплексно решить вопрос форм и периодичности отчетности лицензиара перед лицензиатом, а также пределов контроля соблюдения лицензиаром указанных ограничений.

Законом о знаках установлено, что знак признается использованным, ­если он применяется в форме зарегистрированного знака, а также в форме, отличаю­щейся от зарегистрированного знака лишь отдельными элементами, если это не меняет в целом его отличительности. В связи с этим целесообразно предусмот­реть, допускается ли нанесение изображения торговой марки, которое не является тождественным изображению знака по свидетельству, и требует ли такое видоизмененное использования письменного согласия лицензиара.

Во избежание претензий лицензиара относительно искажения изображения знака желательно предусматривать в договоре возможность без согласования с лицензиаром нанесения технологических или информационных надписей поверх торговых марок на продукции или упаковке (срок годности, другая информация о товаре для потребителей и т.п.). Это особенно актуально, когда торговая марка визуально занимает всю поверхность этикетки (бирки, упаковки и т.д.) товара.

Затронутые вопросы при их успешном урегулировании и приведенные договорные положения призваны обеспечивать действие прав интеллектуальной собственности, полученных по лицензии, а также минимизировать совпадения в объемах и способах использования торговой марки лицензиатом, лицензиаром и третьими лицами.

Защита от конкурирующих торговых марок

Лицензиар нередко регистрирует несколько схожих торговых марок, правовая охрана которых распространяется на родственные товары и/или услуги. Лицензиат, получая право пользования определенной торговой маркой, рассчитывает на ее известность среди потребителей, положительные ассоциации с качеством товаров и/или услуг. Учитывая указанные обстоя­тельства, не исключена ситуация, когда после заключения лицензионного договора лицензиар (связанные с ним лица или другие лицензиаты) будет активно использовать иные торговые марки (в том числе зарегистрированные после даты лицензии), схожие с лицензированной, в отношении родственных товаров и/или услуг.

В таком случае отличительная способность переданной в пользование торговой марки может быть «размыта». Иначе говоря, степень ее узнаваемости и соответственно стоимость могут понизиться, что ухудшит положение лицензиата на рынке, так как может негативно повлиять на экономические показатели торгового обо­рота лицензированной продукции. В этой связи лицензиату целесообразно урегулировать вопрос использования существую­щих и получения новых регистраций схожих торговых марок лицензиаром, а также возможности приобретения прав и на них.

Терминологические вопросы роялти в договоре

В свете налого­обложения не последнюю роль для лицензиа­та играет терминология договора. Согласно ­норме ­пункта 1.30 За­кона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» (За­кон о прибыли), роялти — это платежи любого вида, полученные как вознаграждение за использование или за предоставление права пользования любым авторским правом на литературные произведения, произведения искусства или науки, включая компьютерные программы, другие записи на носителях информации, видео- или аудиокассеты, кинематографические фильмы или пленки для радио или телевизионного вещания; за приобретение ­любого ­патента, зарегистрированного знака для товаров и услуг или торговой марки, дизайна, секретного чертежа, модели, формулы, процесса, права на информацию ­относительно промышленного, коммерческого или научного опыта (ноу-хау).

Согласно положениям подпункта 5.4.2 статьи 5 Закона о прибыли, в валовые затраты включаются затраты, за исключением подлежащих амортизации, связанные с научно-техническим обеспечением хозяйственной деятельности, на изобретательство и рационализацию хозяйственных процессов, проведение опытно-экспериментальных и конструкторских работ, изготовление и исследование моделей и образцов, связанных с основной деятельностью налогоплательщика, выплатой роялти и приобретением нематериальных активов (за исключением подлежащих амортизации) для их использования в хозяйственной деятельности налогоплательщика.

Таким образом, платеж по лицензионному договору за полученное право использования торговой марки может считаться роялти и быть отнесен к валовым затратам предприятия.

В отношении налога на ­добавленную стоимость следует отметить следующее. В случае если покупатель приобретает право на использование объекта интеллектуальной собственности без получения права собственности на него, согласно подпункту 3.2.7 пункта 3.2 статьи 3 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», вознаграждение (платежи) за такое использование не является объектом обложения налогом на добавленную стоимость.

Учитывая изложенные положения и существующую практику налоговых органов, рекомендованные формулировки договорных положений должны быть максимально приближены к содержащимся именно в налоговом законодательстве, поскольку налоговые органы в первую очередь руководствуются указанными ­законами, а не базовым законодательством — Гражданским и Хозяйственным кодексами Украины.

Кроме того, с целью максимально подробного документирования полученных полномочий на случай будущих налоговых проверок в лицензионном договоре рекомендуется предусмотреть составление акта приема-передачи имущественных прав на торговую марку, подлежащего подписанию сторонами в процессе предоставления лицензии.

Полномочия лицензиата по защите прав интеллектуальной собственности

Согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 20 Закона о знаках, требовать восстановления нарушенных прав владельца свидетельства может, по его согласию, также лицо, получившее лицензию. Вместе с тем на практике часто встречаются формулировки лицензионных договоров, согласно которым инициатором защитных действий должен выступать только лицензиар. Лицензиат же исключительно по доверенности и в соответствии с отдельными инструкциями будет уполномочен на совершение определенных действий, в том числе и на обращение в суд.

Как свидетельствует практика, нередко в данной категории дел требуются немедленные защитные действия, сбор и обеспечение доказательств и т.д. Если же лицензиаром является иностранное лицо, то процесс «подготовки к бою» может существенно затянуться, что продиктовано не только объективными факторами (отдаленность местонахождения, различие языков и т.п.), но и «умеренной» манерой ведения дел.

Гарантии в лицензионном договоре

Все чаще в договорной практике стороны прибегают к письменному изложению гарантий по определенным вопросам, которые являются решающими для контрагента при заключении договора. Общие гарантии относительно действительности и принадлежности предоставляемых в пользование прав, достоверности информации, надлежащих подписантов договора, отсутствия спора касательно объекта интеллектуальной собственности в целом понятны и являются типовыми.

Особая гарантия, присущая лицензионным договорам на торговые марки, которая может быть рекомендована к применению с целью защиты прав лицензиата, касается предыдущего использования этой марки. Так, согласно пункту 4 статьи 18 Закона о знаках, если знак не используется на Украине полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг на протяжении трех лет от даты публикации сведений о выдаче свидетельства или от другой даты после этой публикации, любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично. В этом случае действие свидетельства может быть прекращено полностью или частично лишь при условии, что владелец свидетельства не укажет уважительных причин такого неиспользования.

Приобретая лицензию, лицензиар мо­жет и не знать о дефектах предостав­ляемого права, в частности об имеющихся фактах упомянутого неиспользования. При этом в соответствии с судебной практикой любой трехлетний период неиспользования достаточен для досрочного прекращения действия свидетельства, независимо от того, восстановилось/на­чалось ли использование знака в дальнейшем. В связи с этим лицензиар должен предоставить доказательства или по крайней мере заявить гарантии использования торговой марки без трехлетних перерывов.

В заключение следует отметить, что в данной статье затронуты лишь некоторые вопросы, которые могут интересовать лицензиата. Надеемся, что приведенные выше рекомендации послужат вспомогательным материалом для юристов, практикую­щих в данной сфере.

ПОДОЛЯК Владислав — адвокат АО «ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры», г. Киев,

МАМУНЯ Александр — адвокат АО «ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры», г. Киев