Схожие или идентичные названия, упаковка, форма товаров на украинском рынке встречаются довольно часто. Так, в отечественных магазинах появились вафельные конфеты с кокосовой начинкой и миндальным орехом Landrin, внешний вид которых фактически воспроизводит вид и форму известных нашим гражданам конфет Raffaello. Отметим, что для производителей Raffaello — компании «Соремартек С.А.» (Группа «Ферреро»), такое появление не стало диковинкой — российская компания «Ландрин» (г. Санкт-Петербург, Россия) уже пробовала внедрить свою продукцию на рынках России, Латвии, Китая и других стран.

Реакция со стороны «Ферреро» также последовала соответствующая — обращение в суд с иском о прекращении нарушения права интеллектуальной собственности.

Решением Хозяйственного суда г. Киева от 3 февраля с.г. иск компании «Соремартек С.А.» к ЗАО «Ландрин» был удовлетворен, в ответном же иске о признании недействительной на территории Украины международной регистрации знака для товаров и услуг, владельцем которого является «Ферреро», было отказано.

Однако, как и в Российской Феде­рации, дело приняло новый оборотю.

Постановлением от 15 июня с.г. Киев­ский апелляционный хозяйственный суд отменил правовую охрану вышеупомянутого товарного знака. В качестве аргумента он указал на то, что пунктом 2 статьи 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» предусмотрено, что обозначения, не имеющие различительной способности, получить правовую охрану не могут. Такой способности, в соответствии с подпунктом 4.3.1.4. пункта 4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявления на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, утвержденных приказом Госпатента Украины от 28 июля 1995 года № 116, не имеют реалистические изображения товаров, каким является, согласно выводу экспертизы, и обозначение, принадлежащее «Соремартек С.А.», — торговой марки по международной регистрации № 798984, действие которой распространяется на территорию Украины с 20 февраля 2003 года.

Что касается судебных экспертиз — их выводы противоречат друг другу. Так, согласно заключению экспертизы от 3 декаб­ря 2008 года, проведенной Научно-исследовательским институтом интеллектуальной собственности, знак по регистрации № 798984 является реалистическим изоб­ражением товара, однако представляет собой изображение трехмерного объекта, который характеризуется оригинальным внешним видом. Обозначение, зарегистрированное как товарный знак, согласно выводу специалиста, имело различительную способность на день подачи заявки. Повторная экспертиза от 20 мая с.г., проведенная Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, установила, что обозначение не имеет такой способности, а также «на протяжении самое меньшее нескольких десятилетий до даты подачи международной заявки (2003 год) использовалось разными производителями при производстве кондитерских изделий».

Также суд указал на то, что со стороны первой инстанции имело место отождествление товара — конфет Rafaello с торговой маркой истца.

Однако иск «Соремартек С.А.» не был отклонен — суд прекратил производство по первичному иску, обосновав это, в частности, тем, что по данным исковым требованиям отсутствует другой ответчик, у ЗАО «Ландрин» нет представительства либо другого подразделения на территории Украины, а также тем, что истец не подал доказательств использования спорного обозначения на территории Украины непосредственно ответчиком.

Аргументируя свою позицию касательно решения апелляционного суда о прекращении производства по делу, представители истца отметили, что может быть создан опасный прецедент, когда лицо не может обратиться в суд лишь потому, что лицо, производящее товар, находится за пределами Украины.

27 октября с.г. Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением отказал в удовлетворении кассационной жалобы «Соремартек С.А.» и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, однако вопрос по-прежнему остается открытым — компания «Ферреро» готовится к рассмотрению дела в Верховном Суде Украины.

---

Олег ЧЕРНОБАЙ,
представитель ЗАО «Ландрин»,
юрист патентно-правовой фирмы «Пахаренко и Партнеры»

Является некорректным и юридически неграмотным ссылаться на группу «Ферреро» и на «Ферреро Украина», поскольку эти компании (как самостоятельные юридические лица) участия в деле не принимали.

Решением украинского суда признана недействительной на территории Украины международная регистрация изобразительного знака № 798984, который изображает кондитерский товар, но не товарный знак Raffaello. Решением суда не запрещалось ни «Соремартеку С.А.», ни какому-либо другому предприятию производить и распространять на территории Украины конфеты круглой формы. Единственным последствием принятия такого решения суда является только то, что в будущем «Соремартек С.А.» не может запрещать изготавливать кондитерские изделия круглой формы.

Беспокойство вызывает умышленная подмена понятий, которую осуществляют некоторые журналисты в прессе и интернет-изданиях. Во-первых, с юридической точки зрения, судебное дело не касается конфет под названием Raffaello. Слово Raffaello как товарный знак имеет свою собственную международную регистрацию № 739677, а в судебном деле речь идет о регистрации № 798984, по которой зарегистрировано не слово, а изображение товара.

Во-вторых, по своей правовой природе товарный знак предназначен для маркировки товара. То есть товар и товарный знак являются двумя разными объектами права и предметами материального мира.

Также в связи с этим следует отметить, что речь идет об использовании товарного знака (то есть изображения). Поэтому любые ссылки на конкретный состав (ингредиенты) конфет в рассматриваемом судебном деле является необоснованным. По нашему мнению, именно непонимание или нежелание понимать указанную разницу и привело к самому возникновению судебного процесса.

Также, справедливости ради, необходимо отметить, что, как усматривается из материалов международной регистрации № 798984, ряд стран, в том числе европейских, отказали «Соремартек С.А.» в регистрации знака. В России же судебные процессы еще не закончились.

Юлия СЕМЕНИЙ,
представитель «Соремартек С.А.»,
партнер адвокатской конторы
«Коннов и Созановский»

В Российской Фе­дерации подобный спор был решен в пользу группы «Ферреро». При этом мы считаем, что в данном случае дело не столько в различной судебной практике, сколько в том, что украинские суды при рассмотрении дела не выполнили все предписания законодательства. В частности, апелляционный суд не исследовал все обстоятельства дела, а Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ), на наш взгляд, не уделил должного внимания допущенным ранее нарушениям процессуального и материального права.

Законодательство говорит о том, что при рассмотрении вопроса о регистрации знака необходимо принимать во внимание все аргументы в пользу регистрации, в особенности продолжительность использования знака. То, что знак является реалистическим изображением товара, само по себе еще не значит, что оно не может быть товарным знаком. В данном случае знак является оригинальным изображением кондитерского изделия, созданного именно компанией «Ферреро». При этом знак используется на территории Украины уже длительное время — всем известна реклама конфет Raffaello, в которой неоднократно демонстрируется оспариваемый товарный знак. При таких обстоятельствах знак в полной мере выполняет свою функцию и ассоциируется именно с определенной продукцией —кондитерскими изделиями компании «Ферреро».

Необходимо отметить также, что это не единственное изображение конфеты, зарегистрированное на территории Украины как знак для товаров и услуг. При рассмотрении дела мы обращали внимание суда на то, что существует целый ряд таких регистраций знаков — изображений кондитерских изделий.

Однако все эти доводы не были приняты во внимание. Не последнюю роль сыграло и искажение фактов, допущенное в заключении повторной экспертизы. К примеру, эксперт указал, что подобные кондитерские изделия уже длительное время производятся на территории Украины различными производителями, хотя в материалах дела нет изображений таких изделий.

Постановление ВХСУ может быть обжаловано в Верховный Суд Украины, который может оставить его в силе либо передать дело на новое рассмотрение. На наш взгляд, основания для пересмотра дела есть, поскольку при его рассмотрении не были соблюдены все правовые нормы, обязательные к применению.

Алексей ФИЛАТОВ,
партнер и руководитель судебной практики ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»

Прежде всего, не считаю возможным давать оценку конкретным судебным решениям по данному делу, тем более что мы не вели это дело и не знакомы с его материалами. Поэтому рассмот­рим гипотетическую ситуацию: в деле по иску о прекращении нарушения прав на торговую марку суд приходит к выводу об отсутствии у судов Украины компетенции, поскольку ответчик не зарегистрирован и не имеет филиалов и представительств на территории Украины. Как следствие, суд прекращает производство по пункту 1 части 1 статьи 80 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (ХПК).

Вопрос, который может возникнуть, — были ли учтены не только требования ХПК Украины, но и процессуальные нормы Закона Украины «О международном частном праве». Последний предусматривает, что украинский суд может принимать к своему производству и рассматривать дело с иностранным элементом, если действие или событие, которое стало основанием для подачи иска, имело место на Украине.

Важно то, на какое именно нарушение ссылается истец. Если существуют доказательства нарушения ответчиком права на знак на территории Украины (в том числе импорт товаров, рекламу), иск может быть подан в суд по месту такого нарушения. Если же речь идет только о производстве товара за пределами Украины, то применение указанных норм неуместно.

Михаил ДУБИНСКИЙ,
представитель «Соремартек С.А.», управляющий партнер
патентно-юридического агентства
«Дубинский и Ошарова»

Законодатель­ства Украины и РФ, касающиеся вопро­сов интеллектуаль­ной ­собственности, во многом ­схожи. Разная ­практика в обеих странах связана с отличием фактических обстоя­тельств ­дела. В час­т­ности, в России, где компания «Ланд­рин» имеет официальное местонахождение и осуществляет свою основную деятельность, ее действия были признаны нарушением прав компании «Соре­мартек С.А.».

Мы считаем, что обозначение, о котором идет речь, выполняет все функции товарного знака, а именно — позволяет потребителю устойчиво отличать товар компании «Соремартек С.А.» от товаров других производителей. Более того, наряду с понятием естественной различительной способности, законодательство Украины содержит понятие приобретенной различительной способности. Важно понимать, что основным критерием для ее определения является распространенность товара на рынке и средства, затраченные на его рекламу.

Александр АЛЕКСЕЕНКО,
партнер адвокатского объединения
«Волков Козьяков и Партнеры»

Безусловной проблемой, связанной с проведением на Украине экспертиз по вопросам интеллектуальной собственности, является фактическое отсутствие методических рекомендаций по их проведению. Это приводит к тому, что судебные дела «обрастают» огромным количеством заключений, часто содержащих противоположные ответы.