Начиная с 1 октября 2004 года Европейский Союз (ЕС) присоединился к Мадридскому протоколу в части международной регистрации марок. Таким образом, между Системой торговых марок Содружества (сис­тема СТМ) и Мадридским протоколом был установлен «мостик». Присоединение ЕС к Мадридскому протоколу привело к тому, что число стран — участниц протокола возросло до 66, а общее количество стран — участниц Мадридской системы — до 77.

Система Мадридского протокола (участницей которого является и Украина) предоставляет владельцу торговой марки возможность защитить торговую марку сразу в 66 странах путем подачи одной заявки на международную регистрацию на основе приоритетной национальной марки (базовая марка) через национальный департамент торговых марок своей страны.

Система торговых марок Содружества предоставляет владельцу торговой марки возможность ее защиты во всех 25 странах — членах ЕС путем подачи единственной заявки. Особенность системы СТМ в том, что защитить марку можно во всех 25 странах ЕС сразу, возможности защиты в одной или нескольких из них нет.

С помощью «мостика» между системами владелец СТМ теперь может, подав единую заявку, расширить сферу защиты своей марки также на все страны — участницы Мадридского протокола. В этом случае заявка на международную регистрацию должна быть подана через OHIM (Office for Harmonization of the Internal Market — офис гармонизации внутреннего рынка ЕС). Таким же образом можно расширить сферу защиты марки на страны ЕС на базе международной регистрации по Мадридскому протоколу. В этом случае ВОИС зарегистрирует заявку и проинформирует OHIM о расширении прав марки на ЕС.

В связи с тем, что Украина является участницей Мадридского протокола, украинский бизнес получил возможность защищать свои торговые марки в ЕС путем подачи единой заявки.

Однако стоит обратить внимание на то, что международная регистрация марки может базироваться не только на зарегистрированной СТМ, но и на заявке о ее регистрации. При этом международная регистрация марки в течение 5 лет зависит от базовой марки. И если заявке на регистрацию СТМ, служащей основой для международной регистрации, будет в регистрации отказано, то международная регистрация как таковая тоже не состоится.

Прелести конверсии

На протяжении всех пяти лет, пока международная регистрация марки зависит от базовой марки, OHIM должен информировать ВОИС обо всех изменениях в статусе базовой марки. Если в этот период времени она прекращает свое существование (к примеру, регистрация отклонена по причине нарушенных прав третьих лиц), международная регистрация должна быть отменена в этих же пределах. В этом случае, согласно Мадридскому протоколу, есть возможность конвертировать заявку на международную регистрацию в национальные заявки с сохранением первоначальной даты подачи заявки (что, учитывая длительные процедуры регистрации, весьма важно). Если же подобное происходит с владельцем международной регистрации, желающим расширить права своей марки на ЕС, он может продолжать международную регистрацию марки, не подавая на национальные регистрации в пределах ЕС, а просто объединив в одной заявке все страны ЕС, в которых его маркой не были нарушены права третьих лиц.

Использование марки

Согласно Мадридской системе, международная регистрация остается зависимой от изначально зарегистрированной национальной, базовой, марки в течение 5 лет. Если по каким-либо причинам она прекращает свое существование (например, отказ в регистрации, невозо­бновление марки собственником и т.д.) в течение этих 5 лет, международная регистрация также лишается защиты. Однако по истечении пяти лет международная регистрация становится независимой от базовой марки. Марка СТМ также должна использоваться в течение 5 лет после регистрации. Обычно использование такой марки хотя бы в одной из стран ЕС считается достаточным. Вышесказанное верно и в случае, если права марки были расширены из стран Мадридского протокола на страны ЕС.

Однако в этом случае пятилетний период будет отсчитываться не с момента регистрации (как в случае с «прямой» СТМ), а с момента публикации о том, что марке предоставлена защита в ЕС. Достаточность использования марки лишь в одной из стран ЕС (при том, что она будет действительна для всех 25) можно считать преимуществом, так как обычно по истечении пяти лет с момента регистрации марки ее необходимо использовать в каждой стране регистрации.

Один из спикеров на сессии, посвященной новой связи между Мадридским протоколом и системой СТМ, Максимилиан Кинкилди, обратил внимание присутствующих на то, что помимо всего прочего расширить права марки на ЕС дешевле, нежели напрямую регистрировать СТМ.