Злоупотребления топ-менеджмента высокотехнологичных предприятий государственного сектора с завидной частотой приводят к необходимости защиты прав интеллектуальной собственности. К несчастью, подобные ситуации возникают и на предприятиях оборонной отрасли, создавая шантажом угрозу обороноспособности. В частности, с подобной ситуацией столкнулось предприятие — один из европейских лидеров в сфере радиолокации.

Сотрудники предприятия с использованием технических разработок, оборудования и производственного процесса предприятия создали ряд изобретений, в связи с чем в соответствии со статьями 1 и 9 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» (Закон) данные изобретения следовало запатентовать как служебные на имя предприятия как работодателя. Однако конструкторы оформили заказ на разработку изобретений с третьим лицом, что дало возможность зарегистрировать на свое имя патенты на изобретения.

 

Судебное рассмотрение

Способом защиты от подобных действий может быть оспаривание действительности патентов. Яркий пример — дело № 21/103, в котором предприятие обратилось к собственнику патента с иском, считая патент не соответствующим условиям предоставления правовой охраны, поскольку он выдан с нарушением прав истца.

Хозяйственный суд г. Киева принял позицию истца, признав патент недействительным, апелляционный и Высший хозяйственный суды оставили решение без изменений, так как в соответствии со статьей 33 Закона патент может быть признан в судебном порядке недействительным полностью или частично в случае выдачи патента вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц.

 

Преждепользование

Однако по некоторым причинам (например, из-за пропущенных вследствие недобросовестности предыдущего менеджмента процессуальных сроков) применение подобной стратегии может быть спорным, а альтернативные пути защиты (инициирование уголовных производств в связи с хищениями и другими нарушениями прав предприятия) — нежелательными, исходя из норм комплаенса клиента. В таких случаях одним из наиболее эффективных инструментов защиты законных интересов предприятия становится доказывание преждепользования изобретениями.

Преждепользование — это классический институт современного патентного права, позволяющий находить баланс параллельного использования изобретений лицом, которое осуществило значительную и серьезную подготовку к их использованию, и соблюдения охраны интересов обладателя патента. В случае применения судебного способа защиты прав на изобретение, согласно статье 35 Закона, надлежащим способом правовой защиты считается иск о признании права преждепользования.

В соответствии со статьей 28 Закона патент предоставляет его владельцу исключительное право запрещать другим лицам использовать изобретение без его разрешения, кроме случаев, когда такое использование не признается в соответствии с Законом нарушением прав, предоставляемых патентом. Именно таким использованием, не нарушающим прав собственника патента, в силу Закона является преждепользование.

Так, действия, которые не признаются нарушением прав, определены статьей 31 Закона: любое лицо, которое до даты подачи в уполномоченное учреждение заявки или, если заявлен приоритет, до даты ее приоритета в интересах своей деятельности с коммерческой целью добросовестно использовало на территории Украины технологическое (техническое) решение, тождественное заявленному изобретению, или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, сохраняет право на безвозмездное продолжение этого использования или на использование изобретения, как это предполагалось указанной подготовкой (право преждепользования). Такую же норму содержит и статья 470 Гражданского кодекса Украины.

Как показывает практика, применительно к заявленной ситуации преждепользование также возможно: поскольку изобретения были созданы в силу исполнения служебных обязанностей, с использованием опыта, секретов производства и оборудования предприятия, предприятием была осуществлена значительная и серьезная подготовка для использования изобретений, удостоверенных патентами, то оно сохраняет за собой право на безвозмездное продолжение такого использования, как это предполагалось ранее (право преждепользования).

Двумя ключевыми критериями для признания такого права являются «добросовестность использования» и «серьезность подготовки».

 

Судебная практика

В частности, Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) в постановлении от 14 июля 2009 года № 16/59-08 сделал вывод о том, что для возникновения у лица права преждепользования необходимо выполнение им таких условий, как добросовестное, в интересах своей деятельности и в коммерческих целях использование технического решения, тождественного полезной модели (изобретению), или осуществление значительной и серьезной подготовки к такому использованию, которые должны происходить до даты подачи другим лицом заявки на регистрацию такой полезной модели (изобретения). В письме о практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты промышленной собственности (по материалам дел, рассмотренных в кассационном порядке Высшим хозяйственным судом Украины) от 14 февраля 2007 года № 01-8/78 суд акцентирует внимание на том, что каких-либо других условий приобретения права преждепользования законодательство не предусматривает.

В то же время в этом письме ВХСУ уточняет, что необходимым условием для признания права преждепользования является факт использования именно зарегистрированного промышленного образца (изготовление изделия с использованием всех его существенных признаков). Право преждепользования у предприятия может возникнуть только в том случае, когда оно до даты подачи заявки в интересах своей деятельности добросовестно использовало в нашей стране заявленный промышленный образец (изобретение), осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования.

При этом суды единогласны в том, что разъяснение вопросов, касающихся установления фактических обстоятельств использования предприятием запатентованного изобретения, требует специальных знаний. Заключение эксперта не могут заменить другие способы доказывания, в связи с чем в подобных делах назначается экспертиза по вопросам интеллектуальной собственности.

Соответственно, в случаях пропуска процессуальных сроков, когда сопровождение уголовных дел в отношении недобросовестных сотрудников отнимет слишком много времени, а привлечение к уголовной ответственности виновных лиц не является самоцелью, целесообразно доказать факт добросовестного использования изобретения в интересах своей деятельности до даты подачи заявки на выдачу патента либо факт осуществления значительной и серьезной подготовки для такого использования. Как результат главная цель в виде возможности предприятия законного безвозмездного продолжения использования изобретений будет достигнута.

 

КИЦЕНКО Денис — партнер АФ «Династия», к.ю.н., г. Киев,

ШАПОВАЛОВА Кристина — адвокат АФ «Династия», г. Киев