Компании, которой стало известно о том, что ее бывший работник по своему усмотрению и без правовых оснований создал сайт с использованием целого ряда объектов права интеллектуальной собственности, принадлежащих компании, не удалось доказать в суде незаконность их использования и взыскать с него убытки.

Клон сайта

Компания случайно обнаружила, что в доменной зоне com.ua существует клон ее сайта, который много лет находится в доменной зоне com. Следует отметить, что компания является известным в стране производителем высокоточного оборудования, используемого в разных сферах промышленности, успешно конкурирует на рынке много лет и имеет репутацию надежного поставщика среди украинских и иностранных покупателей. На украинском сайте был размещен весь ассортимент продукции компании с оригинальными фотографиями и их техническим описанием.

В указанном выше домене и на страницах сайта компания обнаружила незаконное использование неизвестными лицами целого ряда объектов права интеллектуальной собственности: коммерческого (фирменного) наименования компании в названии и на страницах сайта; словесного и графического знака для товара и услуг (торговой марки, ­зарегистрированной надлежащим образом) на страницах сайта; объектов авторского права — фотографий продукции, принадлежащей компании.

Неизвестные лица были идентифицированы по единственному отличию оригинального сайта компании от ее украинского клона — на сайте в зоне com.ua были даны контакты бывшего работника компании. При обращении к администратору (регистратору) доменных имен в зоне ua было получено подтверждение, что доменное имя зарегистрировано на имя этого работника несколько лет назад и на момент обращения компании он продолжал быть владельцем. Таким образом, установив надлежащего ответчика, на основании статьи 432 Гражданского кодекса (ГК) Украины компания обратилась в суд с требованием о прекращении незаконного использования объектов права интеллектуальной собственности и взыскании убытков в форме упущенной выгоды за незаконное использование таких объектов. Третьей стороной была привлечена компания-администратор доменных имен для перерегистрации доменного имени на имя компании.

При дальнейшем анализе сложившейся ситуации, правовой базы и шансов на успех разрешения этого спора в суде были определены следующие сильные и слабые стороны заявленных исковых требований и имеющихся доказательств.

Сильные стороны:

1) Наличие у компании торговой марки, зарегистрированной надлежащим образом.

2) Прямое нарушение ответчиком законодательства Украины, а именно: нарушение исключительного права собственника торговой марки на разрешение ее использования третьими лицами (часть 3 статьи 426, пункт 2 части 1 статьи 495 ГК Украины); отсутствие у ответчика разрешения собственника (в виде лицензионного или другого договора) на использование торговой марки (пункт 8 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»). При этом под использованием знака для товаров и услуг понимается в том числе использование его в рекламе и в сети Интернет (пункт 4 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).

3) Отсутствие документов, предоставленных компанией, с прямым указанием работнику зарегистрировать доменное имя на свое имя и за свой счет и использовать в этом доменном имени торговую марку.

4) Трудовые отношения с работником были прекращены на момент обнаружения компанией украинского сайта и подачи иска.

5) Наличие заключения эксперта с расчетом суммы ущерба в форме упущенной выгоды, причиненного компании в связи с незаконным использованием объектов права интеллектуальной собственности.

Слабые стороны:

1) Отсутствие письменного трудового договора с работником, определяющего круг его прав и обязанностей, при этом в должностной инструкции такого работника содержался пункт о том, что в его обязанности входит совершение действий «с целью повышения эффективности своей работы». Также, согласно внутренним документам компании, для надлежащего выполнения работником своих функций компания предоставляет работнику любые рекламные и другие материалы с информацией о своей продукции. Таким образом, ответчик считал, что получил материалы, которые содержали коммерческое (фирменное) наименование компании, словесный и графический знак для товара и услуг (торговой марки) и фотографии продукции, на законных основаниях.

2) Отсутствие прямых доказательств, что с помощью данного сайта с ответчиком связывались потенциальные покупатели продукции компании, и в результате с ними были заключены договоры купли-продажи аналогичной продукции конкурентов компании.

3) Отсутствие прямых доказательств, что ответчик состоит в трудовых или граж­данско-правовых отношениях с прямым конкурентом компании и своими действиями наносит ей ущерб.

Следует отметить, что на стадии рассмотрения спора в суде первой инстанции ответчик по собственной инициативе удалил весь контент сайта и досрочно прекратил договор о регистрации доменного имени и обслуживании сайта.

Суды всех трех инстанций отказали компании в удовлетворении ее требований. Основным аргументом судов первой и апелляционной инстанций был факт недоказанности причинно-следственной связи существования сайта и нанесения ответчиком ущерба компании. Факт нарушения целого ряда норм законодательства не был учтен, о чем компания указала в поданной кассационной жалобе. Но в ее удовлетворении также было отказано.

Отдельно обратим внимание на обоснование отказа в кассации: в описательной части определения суда сказано, что на страницах сайта размещалась информация исключительно о компании и ее продукции, но при этом суд отметил, что «продукция компании — дорогая, сложная и наукоемкая, поэтому не покупается через Интернет».

Несколько советов

На этом кейс закончился, но по его результатам можно дать некоторые практические советы работодателям. В первую очередь следует зарегистрировать торговые марки, которые используются компанией и имеют или будут иметь для нее ценность. Далее стоит периодически проводить мониторинг интернет-порталов на предмет использования ваших торговых марок, а при обнаружении «не ваших» сайтов IT-специалистам необходимо сделать локальную копию сайта, и это будет служить аргументом как при общении с нарушителями, государственными и правоохранительными органами, так и в суде.

При заключении трудовых договоров с работниками следует прямо указать, что работнику не передаются никакие объекты права интеллектуальной собственности, принадлежащие работодателю, и, соответственно, он не имеет права без получения отдельного разрешения совершать какие-либо действия по их использованию.

Также рекомендуем работодателям периодически информировать своих работников о наличии зарегистрированных торговых марок, границ их использования и чаще напоминать о репутации компании.

 

СМОРОДИНА Алла — юрист Международной ассоциации «Сквайр Паттон Боггс — Салком», г. Киев

---

Комментарии

Судебная защита

Ольга ОСИПЧУК,
ассистент управляющего партнера по международным отношениям АО IMG Partners

Одними из проблем, с которыми все чаще сталкиваются компании, являются утечка конфиденциальной информации, а также незаконное использование объектов интеллектуальной собственности, в том числе торговой марки. К сожалению, действенных методов защиты, предусматривающих стопроцентную гарантию, особенно при увольнении сотрудника, нет. Тем не менее в последнее время все чаще руководители предприятий заключают договоры с сотрудниками о конфиденциальности, неконкуренции либо же включают эти нормы в трудовой договор. Что касается первых, нужно понимать, что привлечь работника к дисциплинарной ответственности возможно только в период действия заключенного с ним трудового договора. Вместе с тем возможно привлечение его к материальной или гражданско-правовой ответственности. Хотя в таком случае возникает другая проблема, ведь очень сложно доказать факт распространения такой информации. К сожалению, в украинском законодательстве нормы о неконкуренции отсутствуют. Это приводит к тому, что в случае судебного разбирательства скорее всего такие нормы будут признаны недействительными, так как они противоречат гарантиям на труд и свободе предпринимательской деятельности. Однако они оказывают хороший психологический эффект. Наиболее же эффективными методами защиты являются меры по предупреждению нарушений, например установление надежной системы защиты конфиденциальной информации, продуманная кадровая политика. Если же бывший сотрудник (либо кто-то другой) начал использовать вашу торговую марку, то, несомненно, нужно обращаться в суд.

 

Проблемы доказывания

Юлия СЕМЕНИЙ,
партнер ЮФ «Астерс»

Проблема доказывания в делах о нарушении прав на торговую марку в сети Интернет включает ряд аспектов, прежде всего фиксацию факта нарушения и установление нарушителя. Зачастую указанные обстоятельства можно доказать только с помощью иных лиц, в том числе посредством судебных запросов. По сложившейся на данный момент практике для доказывания факта использования домена, нарушающего права на торговую марку, и содержания веб-сайта применяются заключения специалистов, имеющих соответствующие технические знания, как правило, аттестованных судебных экспертов. В таком заключении также фиксируются и сведения о домене из базы данных WHOIS, однако они не всегда содержат информацию о фактическом регистранте домена. Порядок получения данной информации нормативно не урегулирован. Установить регистранта в таком случае можно с помощью судебного запроса, который должен быть направлен судом регистратору доменного имени. При этом следует учитывать, что нарушителем может быть не только регистрант домена: к примеру, фактическую продажу неправомерной продукции, предлагаемой на веб-сайте, может осуществлять иное лицо, и в таком случае необходимы доказательства осуществления такой продажи (платежные документы, чеки и т.д.).