Хочу представить вниманию читателей «ЮП» дело, рассмотренное несколько лет назад Высоким судом Англии и Уэльса. Его исключительность в том, что, во-первых, сторонами в нем были крупнейшие мировые производители кондитерских изделий, во-вторых, мотивировочная часть решения (obiter dictum) позволяет рассмотреть на единичном, но достаточно ярком примере ряд особенностей защиты прав на указание места происхождения товара и, что представляется более важным, концептуальный подход английских судов к разрешению таких сложных и комплексных вопросов, как наличие факта недобросовестной конкуренции путем введения потребителей в заблуждение посредством выдачи товаров одного производителя за товары другого. Это будет интересно практикующим юристам, работающим как в сфере промышленной собственности, так и над реформированием законодательства Украины об интеллектуальной собственности в связи с принятием нового Гражданского кодекса Украины, в качестве изучения зарубежной (в данном случае — английской) практики по соответствующим вопросам.

История этого дела такова. Крупнейшие швейцарские компании-производители шоколада Chocosuisse Union Des Fabricants Suisse de Chocolat, Kraft Jacobs Suchard (Schweiz) AG и Chocoladefabriken Lindt & Sprongli (Schweiz) AG, действуя «от своего имени и в интересах всех лиц, производящих шоколад в Швейцарии и экспортирующих его в Соединенное Королевство», обратились с иском к крупнейшему на островах производителю кондитерских изделий, в т.ч. изделий из шоколада, Cadbury Limited в Патентное отделение Высокого суда Англии.

Основанием для иска послужили производство и выпуск в гражданский оборот ответчиком кондитерского изделия под названием «Swiss Chalet» («Швейцарский шале»). Изделие представляло собой плитку молочного шоколада с медовым вкусом с включениями миндальной нуги, на упаковке которого изображена гора Маттерхорн в Швейцарии, в долине, перед которой виднеется пастушья хижина (шале) и логотип Cadbury.

Швейцарские истцы утверждали, что выпуск и продажа этой плитки приводили в заблуждение потребителей, поскольку оформление этикетки указывало на швейцарское происхождение товара, а, следовательно, ответчик выдавал свой товар за швейцарский шоколад, подрывая репутацию истинных швейцарских производителей этого продукта на рынке Великобритании.

Здесь следует пояснить, что один из истцов, а именно Chocosuisse, представляет собой основанное в 1945 году неприбыльное объединение швейцарских производителей шоколада, среди основных задач которого — защита указания места происхождения товара (Швейцария) и предотвращение нарушений иностранными производителями прав швейцарских экспортеров посредством недобросовестного использования слов «швейцарский» или «Швейцария» в названиях производимых ими товаров. По свидетельству члена правления Chocosuisse Рольфа Блоха, в 1945 году Chocosuisse обратился к более чем 600 производителям кондитерских изделий в мире с требованием прекратить использование указанных обозначений в названиях выпускаемых ими изделий. Большинство из них сделало это, не дожидаясь судебного процесса, а некоторые — только после вынесения судебного решения. Правда, до этого дела ни один подобный иск не предъявлялся в суды Соединенного Королевства.

Обе стороны исходили из того, что правовые принципы, применимые к их спору, изложены в деле Erven Warnink BV v. J. Townend & Sons (Hull) Limited [1980] RPC 1, иначе называемое the Advocate case. В частности, истцы сослались на речь лорда Фрэйзера, содержавшую формулировки, относимые к настоящему спору: «Истец по делу о недобросовестной конкуренции в виде введения потребителей в заблуждение посредством выдачи товаров одного производителя за товары другого обязан доказать по меньшей мере следующие факты:

1) его коммерческая деятельность состоит из или включает продажу в Англии товаров, принадлежащих к тому же сорту, к которому относится также данное торговое наименование;

2) этот сорт товаров четко определен, и в массовом сознании всех или части потребителей в Англии данное торговое наименование отличает этот сорт товаров от других подобных товаров;

3) вследствие репутации товаров с ними связывается определенное потребительское предпочтение (гудвилл);

4) истцу принадлежит этот гудвилл, и последний имеет существенную ценность;

5) истец понес или существует действительная угроза того, что он понесет существенные убытки в своем праве на гудвилл по причине продажи ответчиком товаров, ложно обозначаемых торговым наименованием, к которому относится указанный гудвилл».

Следует сразу отметить, что английскому праву неизвестен такой институт права интеллектуальной собственности, как «указание места происхождения товара». Точнее сказать, он неизвестен именно английскому национальному правопорядку именно в такой форме и под таким названием. В украинском праве он получил удовлетворительное закрепление с 2004 года, в главе 45 нового Гражданского кодекса Украины, где он именуется как «право интеллектуальной собственности на географическое указание».

Однако Великобритания является участницей Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 года, одного из столпов международно-правовой системы охраны прав интеллектуальной собственности. Помимо прочих этот акт содержит статью 10 «Неправильные указания: арест при ввозе продуктов, снабженных неправильным указанием происхождения товаров или личности производителя», которую следует считать первой признанной на международном уровне нормой о защите права на указание места происхождения товаров.

Кроме того, защита права на указание места происхождения товаров стала предметом унификации правовых норм на уровне права ЕС, членом которого является Соединенное Королевство. Интересно, что особенное внимание в этой связи Европейским Союзом уделяется защите указаний на место происхождения вин. Однако и другие товары сельского хозяйства пользуются подобной защитой в соответствии с Регламентом Совета (ЕЭС) 2042/92 (официальная публикация — OJ L 208 от 24 июля 1992 года).

Великобритания не является участницей Лиссабонского соглашения о защите права на указание мест происхождения товаров и их международной регистрации 1958 года (как, впрочем, и Украина).

Тем не менее защита от смешения с другим производителем известна английскому общему праву примерно с середины XIX века. Для нее судебной практикой выработано особое средство, именуемое passing-off action, или action to pass off. В классическом своем виде этот вид иска по общему праву был выработан в деле Perry v. Truefitt (1842), где судья в своей речи отметил следующее: «Я считаю, что принцип, в соответствии с которым должны поступать суды как общего права, так и справедливости (equity), принимая решение по делам такого рода, достаточно ясен. Лицо не должно продавать свои собственные товары, выдавая их за товары другого лица; нельзя позволять ему ни практиковать подобный обман, ни использовать средства, способствующие этому. Таким образом, оно не может использовать наименования, знаки, буквы или другие обозначения, которые могут убедить покупателей в том, что товары, им продаваемые, произведены другим человеком. Признаюсь, мне сложно представить, чтобы лицо обладало правом собственности на наименование или знак, но независимо от того, есть ли у него такое право или нет, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что другое лицо не вправе использовать такое имя или знак с целью обмана и чтобы поднять спрос или привлечь к себе покупателей, которые, если бы это не было сделано, приобрели бы данные товары у лица, впервые либо единолично использовавшего соответствующие наименование или знак».

В более позднем деле Spalding v. Gamage (1915) сделана попытка осуществить анализ материально-правовой составляющей иска, с целью определения, что же именно нарушено, какое право истца, для того чтобы вывести более ясные критерии наличия или отсутствия пресловутого passing-off (выдачи за другого): «Существует значительное расхождение во мнениях касательно природы права, нарушение которого составляет предмет того, что известно как passing-off action. Более распространенным является мнение, что это право собственности. Этот взгляд, естественно, требует ответа на вопрос — собственность на что? Некоторые утверждают, что это собственность на знак, наименование, оформление, неправомерно использованные ответчиком. Другие считают, что собственность на предприятие или на гудвилл может быть нарушена искажением. Лорд Гершель в деле Reddaway v. Banham возражает против первой точки зрения, и если нарушенное право — это собственность на все, то, я думаю, есть все основания разделить последнее мнение. Далее, чрезвычайно сложно представить, чтобы у лица было право собственности на описательные слова, такие как «верблюжья шерсть» в деле Reddaway v. Banham, когда каждый продавец вправе использовать слова, если только он их использует таким образом, чтобы его нельзя было считать обманщиком. Даже в отношении того, что иногда называют торговыми марками по общему праву, право собственности любого правообладателя, если даже таковое и есть, является по сути своей преходящим и существует только до момента, пока марка отлична от его товаров в глазах всей публики или ее части».

Приведенные примеры рассматриваются как классические формы passing-off action. Чтобы одержать победу, истцу необходимо доказать, что он своими усилиями создал определенную репутацию предлагаемому им продукту (гудвилл) или унаследовал ее от предшественника. Выиграть нельзя, если истец только что появился на рынке и еще не успел завоевать необходимую репутацию.

Однако со временем развитие гражданского оборота вынудило судебную практику Вестминстерских судов несколько отойти от канонов, предоставив защиту не только в случае выдачи товаров одного продавца за товары другого, но и когда товары одного класса, получив признание потребителя за свои особенные свойства (исключительное качество, наличие только им присущих вкусовых, физических либо иных потребительских характеристик), неоправданно смешивались с аналогичными товарами, не имеющими указанных характеристик. Так появился более поздний, «модернизированный» passing-off. Считается, что в его основе лежит прецедент Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd. (1960), более известный как Champagne case.

В последнем случае защита предоставляется наименованию или слову, которые приобрел нарицательное значение для обозначения «определенного продукта скорее, чем продукта определенного продавца». Как указывается в рассматриваемом нами деле, «как смесь жиров и воды с другими съедобными ингредиентами, полученная от коровы, называется «молоко» и никак иначе, так и игристое белое или rosо вино, произведенное в определенном регионе во Франции в процессе двойного брожения, называется «шампанское» и никак иначе». В упомянутом деле описательное наименование относилось к месту происхождения товаров, и круг лиц, на которые распространялся этот гудвилл, ограничивался теми, кто поставлял эти товары, произведенные в указанной местности, на английский рынок. В то же время, в Scotch Whiskey case спор возник относительно использования наименования «шотландский виски». Решением суда право на использование этого описательного термина было признано не только за продавцами виски, смешанного в Шотландии, но и за продавцами любого виски, независимо от места смешивания, при условии, что ингредиентами смеси были сорта виски, очищенные в Шотландии.

Как видно, в обоих случаях спор возник относительно указания места происхождения товаров в связи с их особенными характеристиками, обусловленными происхождением этих продуктов либо их ингредиентов из соответствующих местностей. Таким образом, суд как бы признал право на указание мест происхождения товаров как частный случай passing-off. Однако относительно этих дел суд в рассматриваемом деле сделал небезынтересное замечание: «Тот факт, что во всех этих случаях описательное наименование, под которым товары поставлялись истцами на рынок, имели географическую коннотацию, не имеет, как мне кажется, никакого значения. Если товар определенного характера или состава позиционируется на рынке под таким описательным наименованием и приобретает репутацию, отличающую его от конкурирующих товаров, я не вижу ни одной логической или правовой причины, по которой право на гудвилл в отношении такого наименования должно защищаться против обманного использования конкурентами, если оно обозначает товар, происходящий из определенной местности, но терять защиту, если составляющие товара, какими бы уникальными они ни были, не ограничены географическим происхождением».

Эта цитата приводит нас к пониманию принципиальной позиции английских судов в аналогичных делах. Право на указание мест происхождения товара защищается не как самостоятельный правовой институт (как таковой оно даже не рассматривается), а как разновидность т.н. extended passing-off, то есть более поздняя, «расширенная» форма классического иска о защите от выдачи товаров одного производителя за товары другого.

Однако обозначить проблему — еще не значит ее разрешить. Тем не менее речь главы отделения гражданских исков Высокого Суда Англии и Уэльса (Master of the Rolls) в деле Champagne следует признать наиболее ясным обоснованием этой присущей общему праву формы защиты нарушенного права и разъяснением природы собственно объекта защиты: «Как судья я не думаю, что товар ответчика вызовет непосредственное и сколько-нибудь заметное сокращение объема продаж истца. Но это, как мне кажется, еще не все. Репутация и гудвилл первого истца в описании «шампанское» основываются не только на качестве их вина и на связанных с ним представлениях о роскоши, но и непосредственно на уникальности и исключительности описания, отсутствии любых дополнительных эпитетов и подражающих описаний. Любой товар, не являющийся шампанским вином, но носящий это имя, будет неизбежно, по моему мнению, размывать уникальность и исключительность описательного термина «шампанское», причиняя, таким образом, истцу убытки скрытого, но от того не менее серьезного, характера. Объем причиняемого истцу вреда будет, конечно, зависеть от масштаба деятельности ответчика. Им нельзя пренебречь уже сейчас, и он может стать еще больше. Но я не могу определить, несмотря на утверждения ответчика об обратном, никакого разумного основания, которое, если бы товар ответчика был размещен на рынке под своим собственным описательным наименованием, позволило бы утверждать, что любой другой фруктовый ликер, смешанный с газированной водой, не смог бы быть размещен на рынке так, чтобы не использовать обозначение «шампанское». Убытки первого истца были тогда неисчислимо велики.

Из этого суд в настоящем деле делает следующий вывод: для того чтобы выиграть passing-off action, товар, в отношении которого поставлен такой вопрос, совсем не обязательно должен обладать более высокими потребительскими качествами, вполне достаточно того, что они будут просто различны. Этот вывод, кажется, идет вразрез с требованием о наличии определенных потребительских репутаций и гудвилла у данного товара как предварительных условий для выигрыша дела. Однако суд обосновывает свою позицию тем, что основная ценность торговой марки состоит в том, что она помогает выработать у потребителя привычку приобретать конкретные товары у определенного продавца, даже когда не существует значительной разницы в качестве или характере товаров, обозначаемых такой торговой маркой и товаров, ею не обозначаемых. И хотя товары фактически неотличимы, они происходят от различных продавцов (производителей), так что покупатель постепенно приучается предпочитать один товар другому, либо поскольку данная торговая марка воспринимается им как символ хорошего качества, доступной цены, надежных ингредиентов, либо же в силу моды или снобистской притягательности.

Суд, однако, не останавливается на простой констатации этого факта, он идет дальше. Так, он делает довольно неожиданную и смелую ремарку: «Необходимо, чтобы возможность защиты описательного наименования расширенной формой passing-off action существовала, если оно используется в отношении разумно идентифицируемой группы товаров, имеющих воспринимаемые различительные свойства. Даже если и не существует различимой разницы в качестве и составе товаров, реализуемых под торговой маркой, и конкурирующими товарами, это не должно быть препятствием для удовлетворения иска. Таким образом, способность виноделов из Шампани выиграть дело о выдаче товаров за товары другого лица не будет умалена, если бы другие производители в других областях земного шара производили игристое вино равного качества и неотличимое по вкусу от любого из многочисленных вин, продаваемых как шампанские. Напротив, факт того, что шампанское все еще имеет «изюминку», делающую вино, которое продается под этим названием, более привлекательным для покупателя, есть признак исключительно ценной торговой марки. Кроме того, если бы при нынешнем развитии техники иностранные производители ликероводочных изделий открыли способ воссоздать точь-в-точь качество и вкус любого из обширного ассортимента напитков, продаваемых под названием «шотландский виски», это не воспрепятствовало бы продавцам последнего успешно преследовать по суду тех, кто ложно использовал это наименование».

А когда же наступает возможность сослаться на то, что репутация той или иной торговой марки поставлена под угрозу в связи с подобным поведением конкурентов и, что более важно, какими допустимыми средствами можно доказать наличие подобных фактов? Немалый интерес представляет процесс доказывания в рассматриваемом нами деле.

Суду были представлены свидетельские показания двух больших групп свидетелей: «пересічних», как говорят на Украине, граждан и продавцов розничной торговли. Эти показания были получены различными путями: посредством перекрестных допросов (cross-examination), без применения таких допросов, в устной форме.

Большинство свидетелей-покупателей отметили, что они действительно считают швейцарский шоколад продуктом высшего, чем английский шоколад, качества, необычным, более подходящим для подарка любимому человеку и т.д. Однако причины, по которым они так считали, были настолько различны, что стороны согласились не принимать подобные доказательства во внимание.

Основное внимание было уделено опросу лиц, непосредственно причастных к торговле шоколадом в розницу. Так, один из свидетелей, товаровед сети магазинов Marks & Spencer, отвечающий за формирование торгового ассортимента, отметила, что швейцарский шоколад продается потому, что он имеет отличительную черту (point of difference) по сравнению с обычными молочными шоколадками. Кроме того, по ее мнению, в отношении швейцарского шоколада существует убеждение, что он пользуется среди покупателей репутацией товара отличного качества и факт его швейцарского происхождения является его единственным преимуществом. Суд даже счел уместным привести в своем решении цитату из свидетельских показаний этого свидетеля: «На каждую из наших швейцарских оберток нанесены слова «швейцарский шоколад». Мы специально контролируем, чтобы слово «швейцарский» было нанесено на этикетку. Это очень важно для проведения отличительной черты и создания репутации швейцарского шоколада. Мы не только используем его в названии изделия, например, «Швейцарский шоколад св. Михаила», мы также используем отдельное обозначение, изображающее слово «швейцарский» на фоне гор в овальном логотипе на шоколаде, импортируемом из Швейцарии».

Судья, председательствующий в настоящем деле, счел показания этого свидетеля в связи с остальными доказательствами вполне убедительными и посчитал, что указание на швейцарское происхождение составляет основу потребительской репутации соответствующих шоколадных изделий. В связи с этим возник вопрос о том, имело ли место сходство до степени смешения, или, иными словами, является ли название «Швейцарская избушка» вводящим покупателя в заблуждение.

Суд счел нужным сделать особенный акцент на том, что в первую очередь необходимо выяснить вероятность введения потенциального покупателя в заблуждение в реальном мире, за пределами зала судебных заседаний, учитывая, что такой покупатель не будет, как удачно выразился судья, «слабоумным в спешке». Естественно, что при этом восприятие данного продукта самим судьей не будет иметь никакого значения, поскольку он впервые увидел злосчастную обертку, зная о том, что она стала основанием для passing-off action.

Кроме того, для суда не имеют никакого значения мотивы, по которым ответчик совершил действия, ставшие основанием для иска, при отсутствии явно выраженного умысла обмануть.

Вновь на помощь пришли опросы, превратившиеся в небольшие социологические исследования, и вновь стороны согласились, что они важны для дела, поскольку могут дать представление о разнообразии мнений потенциальных покупателей.

Особым остроумием отличились представители истцов. Они организовали опрос покупателей в одном из магазинов Лондона. Если выяснялось, что человек приобрел шоколадные изделия, его приглашали в специальную комнату, где была установлена повторяющая обычную магазинную витрина, состоящую из трех полок, на которых лежали шоколадные плитки различных производителей. Затем приглашенному предлагали выбрать самый дешевый швейцарский шоколад. 16 % участников этой «инсталляции» выбрали Swiss Chalet, как объяснило большинство респондентов, вследствие наличия слова «швейцарская» в названии.

Подобные исследования были подвергнуты серьезной критике со стороны ответчика, один из представителей которого ранее работал в компании, занимающейся опросами общественного мнения. Судья же, назвав эту проблему самой сложной в деле, констатировал, что, хотя число людей, которых не введет в заблуждение название плитки, значительно больше, чем число тех, которые примут ее за произведение швейцарских кондитеров, количество последних, очевидно, остается значительным. Таким образом, суд пришел к выводу, что факт введения в заблуждение доказан истцом.

Придя к предварительному выводу о доказанности требований истца, суд исследовал возражения ответчика относительно его недобросовестности. Последний сослался, в частности, на дело Newman v. Pinto (1887), в котором истцу, производителю сигар под зарегистрированной торговой маркой La Pureza Habana Ramon Romnedo, было отказано в иске о passing-off, поскольку производимые им сигары не происходили из Кубы и вводили, таким образом, публику в заблуждение.

Истец же возразил, указав, что если истец был вовлечен в обманную деятельность, близость такой деятельности к праву, которое он старается защитить в суде, станет важным фактором для разрешения вопроса об удовлетворении иска или, напротив, об отказе в нем. Также и природа таких действий относится к предмету разбирательства: умышленная и продолжительная кампания по введению в заблуждение должна быть наказана строже, чем одноразовые эпизоды.

Говоря о «нечистых руках», ответчик подразумевал, что истцы производят шоколад не только в Швейцарии, но делают это также под соответствующими торговыми марками в других странах, выдавая эти изделия за «шоколад из Швейцарии». Действительно, некоторые истцы, особенно Lindt, производили шоколад также во Франции и в Германии, но представленные этикетки производимой там продукции не содержали слов «швейцарский шоколад», «сделано в Швейцарии» или иных равнозначных слов, указывающих на швейцарское происхождение товара. Кроме того, ответчик привел как доказательство различные названия продуктов, содержавшие слово «швейцарский», но ни один из этих продуктов нельзя было назвать шоколадным изделием.

Суд посчитал, что требования истцов достаточно обоснованны и аргументированны, в то время как возражения ответчика не доказаны, и принял решение в пользу истцов, с тем лишь исключением, что за Chocosuisse в целях данного судебного разбирательства не было признано, в соответствии с принципом, сформулированным в Consorzio Del Prosciutto Di Parma v. Marks & Spencer Plc [1991], право подавать иск в интересах всех тех, «кто производит шоколад в Швейцарии и экспортирует его в Великобританию». Однако истец сохранил за собой право заявить об этом праве в последующих судебных рассмотрениях, если таковые будут иметь место. Как и следовало ожидать, они не заставили себя долго ждать.

Ответчик обратился с апелляционной жалобой на решение Патентного суда, и 25 февраля 1999 года (неторопливое английское правосудие!) Апелляционный суд вынес окончательное решение по этому делу. Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции по сути вопроса, но неожиданно не признал loci standi (права на обращение в суд) за Chocosuisse, посчитав, что правилами Верховного Суда не предусмотрена возможность торговой ассоциации действовать от своего имени либо от имени входящих в ее состав членов, если у последних отсутствуют основания для иска.

связи с этим было бы любопытным провести своего рода сравнительную таблицу между охраной географического указания в правовых системах Украины и Англии.

Ответом на вопрос, вынесенный в заглавие настоящей статьи, должен быть: «Да, по мнению Патентного отделения Высокого суда Англии и Уэльса, швейцарская избушка — это избушка из Швейцарии».

Таблица особенностей охраны географических указаний

Предмет для сравнения	Украинское право	Право Англии
Объект защиты	Географическое указание места происхождения товара, объем правовой охраны определяется характеристиками товара и границами географической местности, откуда этот товар происходит (статья 501 ГК-2004)	Репутация определенной группы товаров и гудвилл, связанный с этим, при условии, что эта группа обладает характеристиками, позволяющими отличать ее от смежных классов товаров (Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd.)
Критерий защитоспособности	Наличие государственной регистрации права	С момента, когда публика воспринимает товар как отличный от других смежных групп аналогичных товаров в результате наличия мнимых или действительных его характеристик
Статус как правового института	Самостоятельный институт права интеллектуальной собственности	Частный, хотя и наиболее распространенный случай т.н. extended passing-off action