Судебные дела о защите прав интеллектуальной собственности зачастую причисляются к сложным, в том числе и потому, что требуют специальных знаний как в области интеллектуальной собственности, так и в других отраслях науки и техники: механики, химии, биологии и т.д. И хотя в отдельных случаях суд может оценить аргументы сторон самостоятельно, к примеру, установить схожесть обозначений с точки зрения потребителя, для рассмотрения большинства споров о праве интеллектуальной собственности необходимо привлечение специалистов в соответствующих отраслях.

Судебная экспертиза

На практике возможны такие варианты получения профессионального мнения по вопросам, имеющим значение для рассмотрения дела. Первый — это судебная экспертиза. Ее отличает наличие конкретного процессуального статуса, регламентированная процедура назначения и проведения, предусмотренная статьями 384 и 385 Уголовного кодекса Украины, уголовная ответственность за предоставление заведомо ложного заключения и отказ от исполнения возложенных на эксперта обязательств. При этом судебная экспертиза может быть назначена судом по ходатайству сторон и/или по собственной инициативе. Альтернатива судебной экспертизе — получение стороной в процессе заключения специалиста. Такое заключение не является заключением экспертизы в понимании процессуального законодательства, тем не менее служит письменным доказательством и должно рассматриваться согласно установленным правилам оценки доказательств. Поскольку заключение специалиста составляется фактически вне процесса, оно может быть запрошено как до подачи иска (к примеру, в качестве одного из доказательств, подтверждающих требования истца при обращении в суд, как того требуют статья 119 Гражданского процессуального кодекса Украины и статья 54 Хозяйственного процессуального кодекса Украины), так и в ходе рассмотрения спора.

Не секрет, что заключение судебной экспертизы, как правило, удовлетворяет только одну сторону спора. Соответственно, другая сторона старается его опровергнуть или хотя бы заронить зерна сомнения в справедливости выводов судебного эксперта. Инструментом для этого может стать заключение специалиста. Посмотрим, какие возможности предоставляет законодательство и как суды на практике реагируют на подобные заключения, особенно в контексте рассмотрения вопроса о назначении повторной судебной экспертизы.

Назначить повторно

Согласно процессуальным нормам, заключение судебного эксперта для суда не является обязательным и оценивается судом по установленным правилам оценки доказательств в совокупности с иными доказательствами, при этом никакие доказательства не имеют для суда наперед установленной силы и оцениваются им по его внутреннему убеждению.

Стоит обратить внимание на то, что согласно постановлению пленума Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) № 4 от 23 марта 2012 года, при наличии в одном деле противоречащих заключений специалиста и судебного эксперта, хозяйственным судам предписывается возможность предоставлять преимущество заключению судебного эксперта. Однако даже в таком случае суд должен сначала объективно оценить оба документа, а потом уже делать выводы.

Суд имеет право назначить повторную судебную экспертизу, если заключение эксперта будет признано необоснованным, противоречащим другим материалам дела или вызывающим сомнения в его правильности. Кроме того, согласно постановлению пленума Высшего хозяйственного суда Украины № 4 от 23 марта 2012 года, повторная судебная экспертиза назначается в случае, если существенно нарушены нормы, регламентирующие порядок назначения и проведения экспертизы, а также если имеются расхождения в заключениях нескольких экспертов, которые невозможно устранить путем получения дополнительных пояснений экспертов в судебном заседании.

Если говорить о тенденциях, то практика показывает: общие суды склонны применять более формальный подход к оценке заключений специалистов и потому зачастую их отклоняют. В хозяйственном процессе такие заключения принимаются во внимание чаще.

Формальный подход, как правило, состоит в том, что заключение специалиста фактически не исследуют и автоматически относят его к материалам с «низшим уровнем доказательной силы» по сравнению с заключением экспертизы. Суды могут обосновывать это тем, что заключение составлено по заказу заинтересованной стороны лицом, которое не является судебным экспертом, не уведомлено об уголовной ответственности. Следует отметить, что данный подход противоречит установленным правилам оценки доказательств, но в то же время он применен в ряде решений, в частности в решении Хозяйственного суда г. Киева от 15 февраля 2012 года по делу № 20/367 о прекращении нарушения прав на торговые марки, решении Соломенского районного суда г. Киева от 4 июля 2014 года по делу № 2-2353/14 о признании недействительным патента на изобретение и поддержан соответствующими апелляционными инстанциями.

Однако заключение специалиста может быть отклонено и по объективным причинам, например, при неправильной постановке вопросов для исследования специалистом. Так, согласно решению Соломенского районного суда г. Киева от 5 ноября 2012 года по делу № 2-1476/12 о признании недействительными ­свидетельств Ук­ра­ины на знаки для товаров и услуг, суд не принял во внимание заключение специалиста, руководствуясь тем, что исследование проводилось по некорректным вопросам (в частности, был исследован вопрос о том, состоят ли торговые марки по оспариваемым свидетельствам из обозначений, являющихся описательными при использовании для указанных в заявках товаров и услуг, на дату составления заключения, а не на дату подачи заявок). В то же время эксперт, проводивший судебную экспертизу, предоставил в суде пояснения относительно своего заключения и ответил на поставленные перед ним вопросы. Таким образом, суд признал заключение экспертизы надлежащим доказательством по делу и отказал в удовлетворении ходатайства о проведении повторной экспертизы. Решение было поддержано апелляционной и кассационной инстанциями.

Из вышесказанного можно сделать ряд выводов о том, как более эффективно использовать в процессе заключение специалиста. Так, необходимо корректно формулировать вопросы, которые предстоит рассмотреть специалисту, по возможности адресовать проведение исследования судебным экспертам. Также важно, чтобы исследование проводилось на основании материалов дела, а не на основании других сведений.

Есть также другая судебная практика, согласно которой заключение специалиста может стать одним из аргументов для назначения повторной судебной экспертизы. Так, в решении Хозяйственного суда г. Киева от 16 сентября 2010 года по делу № 21/1 о нарушении прав на патент на изобретение указано, что суд удовлетворил ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы, в котором сторона процесса ссылалась на то, что заключение экспертизы является необоснованным, вызывает сомнения в его правильности, поскольку построено на предположениях и содержит правовую оценку, а также противоречит заключению специалиста, находящемуся в материалах дела.

Кроме того, заключение специалиста может послужить одним из аргументов против назначения повторной экспертизы. Такой подход отображен в решении Хозяйственного суда г. Киева от 26 апреля 2012 года по делу № 9/496 о нарушении прав на патент на изобретение. Суд отказал в удовлетворении ходатайства о назначении повторной экспертизы, мотивируя свое решение, в частности, тем, что заключение экспертизы согласовывалось с ранее предоставленным заключением специалиста. Такой подход косвенно говорит об оценке заключения специалиста как надлежащего доказательства в деле.

 

ПОЛИЩУК Марьяна — юрист ЮФ «Астерс», г. Киев

---

Комментарии

В основу решения

 

Инна РУДНИК, старший юрист,  ЮФ «Лавринович и Партнеры»

Судебный эксперт, согласно процессуальному законодательству, имеет несколько иной статус в отличие от частного субъекта оценочной деятельности или специалиста. Суд вправе привлечь в качестве эксперта исключительно лицо, которое соответствует требованиям Закона Украины «О судебной экспертизе» и информация о котором внесена в Государственный реестр аттестованных судебных экспертов. В то же время заключение эксперта не является для суда обязательным и оценивается в совокупности с иными доказательствами в конкретном деле. Таким доказательством может служить и заключение специалиста, составленное на заказ одной из сторон. В случае назначения судебной экспертизы выводы эксперта в подавляющем большинстве случаев ложатся в основу судебного решения, а противоречащие ему доказательства отклоняются. В отдельных случаях суды могут отойти от выводов судебного эксперта. К примеру, если рассматривается спор о возмещении убытков, нанесенных затоплением квартиры, и заключение «несудебного» эксперта составлено непосредственно после происшествия, в то время как вопрос о назначении судебной экспертизы ставился сторонами уже спустя год или более. В любом случае последнее слово остается за судом, а мотивы принятия/отклонения того или иного доказательства должны быть изложены в тексте решения.

 

Стоит усовершенствовать

 

Олег ГРИНЬ, старший юрист  ЮК EVERLEGAL

Процессуальное законодательство предусматривает разные виды доказательств. К примеру, Гражданский процессуальный кодекс Украины содержит понятия «заключение эксперта» и «заключение (разъяснение) специалиста». При этом нужно разграничивать специалиста как участника судебного процесса, назначенного судом, и специалиста как человека, обладающим объемом профессиональных знаний в определенной сфере. Зачастую последний составляет заключение по обращению и за счет одного из участников процесса.

Каждый из перечисленных видов заключения носит характер доказательства, и суд обязан принимать их во внимание при рассмотрении дела. Разумеется, при условии, что они надлежащие и допустимые. В судах высших инстанций сформировалась позиция, согласно которой суды обязаны предоставлять оценку как заключению эксперта, так и заключению специалиста. В спорах, связанных с интеллектуальной собственностью, отклонение судом «альтернативного» заключения без надлежащей мотивировки может послужить основанием для направления дела на новое рассмотрение. Таким образом, суд обязан принимать во внимание «альтернативное» заключение специалиста.

Если суд придет к выводу, что заключение эксперта противоречит «альтернативному» заключению специалиста, это может стать основанием для назначения повторной экспертизы.

Определенные моменты в процедуре назначения и проведения экспертизы необходимо усовершенствовать. Но основная проблема состоит не в нормативном урегулировании проведения экспертизы, а в компетентности и квалификации отдельных судей в сфере интеллектуальной собственности.

 

Отсутствие новизны?

 

Илларион ТОМАРОВ, старший юрист, руководитель практики  ИС МЮГ AstapovLawyers

Понять, почему в спорах о защите интеллектуальных прав суды игнорируют заключения специалиста, несложно: если судебный эксперт не может самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы, а если их недостаточно — может отказаться проводить, то специалист не имеет таких ограничений. Будет ли суд рассматривать любое заключение, кроме судебной экспертизы, как надлежащее письменное доказательство и сможет ли обойтись без судебной экспертизы?

В практике МЮГ AstapovLawyers было дело об отмене патентов на промышленные образцы на основании отсутствия новизны, которое рассматривал суд общей юрисдикции. Классический подход в таких спорах — назначение экспертизы для установления факта, что вся совокупность существенных признаков промышленных образцов стала общедоступной до даты их подачи на регистрацию.

В качестве обоснования отсутствия новизны мы предоставили суду экспертное заключение, выводы которого подтверждали исковые требования.

Мы обратили внимание суда, что экспертное заключение выполнено в соответствии с Законом Украины «О судебной экспертизе» лицом, информация о котором внесена в реестр судебных экспертов и которое имеет квалификацию судебного эксперта и право проведения экспертиз, связанных с охраной права на объекты интеллектуальной собственности по ряду специальностей, в том числе и по касающейся предмета спора.

Cуд допросил эксперта в качестве свидетеля и получил подтверждение изложенным в нем выводам. В итоге суд счел это надлежащим доказательством, подтверждающим отсутствие новизны у оспариваемых патентов, и удовлетворил исковые требования.

 

В крайнем случае

 

Олег КЛИМЧУК, старший юрист ЮФ Sayenko Kharenko

К использованию заключения специалиста в качестве аргумента для проведения повторной судебной экспертизы следует подходить довольно взвешенно. В первую очередь необходимо помнить о самом простом и вместе с тем о самом главном — о том, что заключение специалиста — это специальные знания. Соответственно, например, математические формулы и расчеты, физика и химия, которые судья базово проходил еще в школе (даже если сдал экзамены на «отлично»), вряд ли будут по достоинству оценены в качестве аргумента только потому, что они не будут понятны судье (будь ваш специалист трижды прав). К заключению специалиста нужно прибегать только в крайнем случае, если нет других юридических оснований для назначения повторной экспертизы (например, заключение судебной экспертизы противоречит материалам дела или нарушен порядок проведения экспертизы). Если же без заключения специалиста не обойтись, то такое заключение должно быть не только достаточно обоснованным, но и достаточно простым, чтобы судья мог принять соответствующее решение как юрист.

 

Не аргумент

 

Андрей ИВАНИВ, юрист ЮК FCLEX

Повторная экспертиза может быть назначена судом, в частности, при наличии сомнений в правильности заключения, что может подтверждаться явной необоснованностью сделанных выводов или их противоречивостью относительно других материалов дела.

В данном случае, как показывает практика, альтернативное заключение, особенно специалиста, а не судебного эксперта, для суда не является аргументом для назначения повторной экспертизы.

Тем не менее доказывание стороной необоснованности или противоречивости имеющегося заключения судебного эксперта с указанием на конкретные факты, которые понятны суду как субъекту, не имеющему специальных знаний, с одновременным подкреплением заключением специалиста будет достаточным основанием для назначения повторной экспертизы.

То есть само по себе предоставление заключения специалиста, который, по сути, пришел к другому результату, для суда не будет безусловным показателем необоснованности заключения эксперта. Ключевым фактором в данном случае станет понимание, в чем именно и на каком этапе исследования судебный эксперт ошибся либо не полностью обосновал свой вывод.

При этом стоит учитывать, что суд при рассмотрении вопроса назначения повторной экспертизы будет более скептичен к заключению специалиста, нежели к заключению судебного эксперта по экспертизе, проведенной, например, в рамках другого параллельного дела.

 

Своя специфика

 

Мария ШВЕЦОВА, старший юрист IPexperts Intellectual Property Agency

Первое, что важно помнить о «мнении специалиста», — оно носит разъяснительный характер и принимается судом по его усмотрению, а точнее — не принимается. Если рассматривать идеальный судебный процесс, где истец, допустим, прав и защищает свое нарушенное право, а ответчик вдруг приносит в суд мнение специалиста, которое красиво, но «нечестно» свидетельствует о невиновности ответчика. Истец согласится, что бы суд принял такое мнение специалиста? А если истец вы? А если суд получает два кардинально противоположных мнения специалиста от каждой из сторон?

У нас не применяется принцип состязательного права, когда специалисты от каждой из сторон своим красноречием и сообразительностью пытаются убедить суд в своей позиции. Но все же ничто не может помешать суду услышать и понять, что объясняется в грамотном «мнении» специалиста.

Такое мнение становится разъяснением специалиста, и эта формулировка более приемлема, так как даже сама семантика применимого в определении слова «мнение» наталкивает на субъективность конкретного лица.

Особенность состоит в том, что если судебный эксперт ограничен в своем исследовании предоставленными ему материалами дела, то специалист может дать эмпирическое разъяснение — более широкое и понятное толкование общей или частной специфики случая, который слушается в суде. Ведь судья не обязан, да и объективно не может быть одновременно знатоком в сфере юриспруденции, науки, искусства и техники.