Несмотря на то что тема исчерпания прав на торговую марку в последнее время стала все более активно освещаться в правовых СМИ, позиция юридического сообщества в этом вопросе является крайне разрозненной.

Вкратце определим понятие и режимы исчерпания прав, в том числе на торговую марку. В частности, права владельца прав интеллектуальной собственности исчерпываются, если товар с использованием прав интеллектуальной собственности введен в оборот самим владельцем этих прав либо третьими лицами, действовавшими с его согласия.

Территория исчерпания

Общепринятыми  считаются  три режима исчерпания:  национальный, региональный и международный.

Под национальным режимом подразумевается, что права на товарный знак считаются исчерпанными, когда товар, маркированный таким знаком, вводится в гражданский оборот владельцем знака либо лицом с его согласия внутри страны. Поэтому когда товар введен в оборот вне страны, а после этого ввезен на ее территорию, считается, что права на использование товарного знака не являются исчерпанными, пока владелец знака или лицо с его разрешения не введет товар в гражданский оборот на территории страны ввоза.

При международном режиме исчерпание прав происходит в момент первичного введения товара в оборот на территории любой из стран. И, к примеру, при импорте таких товаров, маркированных знаком, его владелец уже не имеет законных оснований препятствовать введению в гражданский оборот товара под этим знаком третьими лицами на территории страны ввоза.

Региональное исчерпание означает исчерпание прав на торговую марку в пределах стран какого-либо региона, к примеру, в странах Европейского Союза.

Выбор режима исчерпания прав интеллектуальной собственности имеет определенные последствия. С одной стороны, это касается возможности третьих лиц (назовем их «серыми» дилерами) легально приобретать товары на территории любой из стран, импортировать их на территорию страны ввоза и реализовывать. При этом они не опасаются того, что такому «серому» дилеру будет предъявлен иск от правообладателя либо, как правило, официального дистрибьютора в отношении того, что на данной территории право импорта/реализации товаров правообладателем ему не предоставлялось. С другой стороны, необходимо принимать во внимание и права потребителей, поскольку возникающая конкуренция между «серыми» дилерами и официальными в отношении одного товара приводит к формированию рыночной цены. С точки зрения потребителя нельзя не отметить, что правообладатель зачастую намеренно производит товары под разные рынки и хочет организовать качественный сервис, который усложнен в случае реализации товаров «серыми» дилерами.

Указанные выше проблемы являются предметом серьезного обсуждения специалистами разных стран не только в сфере интеллектуальной собственности, но и экономической конкуренции.

Режим неопределенности

Что касается того, какой режим исчерпания прав установлен на Украине, следует отметить, что законодатель своим неопределенным изложением пункта 3 части 6 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон) сам положил начало этой продолжительной дискуссии. В частности, в данной части статьи 16 Закона указано, что исключительное право собственника свидетельства запрещать иным лицам использовать без его согласия зарегистрированный знак не распространяется на использование знака для товара, введенного под этим знаком в гражданский оборот собственником свидетельства либо по его согласию.

Защитники национального режима исчерпания говорят о том, что в данной норме прямо не указано о том, где именно происходит введение товара под знаком в гражданский оборот. Поэтому в комплексе с наличием у собственника знака имущественного права разрешать и запрещать импорт товаров, маркированных знаком, это дает основания для признания на Украине национального режима исчерпания.

Приверженцы международного режима исчерпания используют другие подходы для защиты своей позиции.

Во-первых, в Законе не указано о том, что права исчерпываются после введения товара в оборот именно на территории Украины. Кроме того, для сравнения, аналогичное положение Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» (часть 7 статьи 15) четко говорит о том, что первая продажа экземпляра произведения должна осуществиться на территории Украины. Говоря же о Российской Федерации, где действует режим национального исчерпания, то в статье 1487 Гражданского кодекса РФ также устанавливается, что не является нарушением использование товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации правообладателем или с его согласия. Таким образом, когда у законодателя есть намерение установить режим национального исчерпания прав, он указывает об этом в законе без возможности разночтений.

Во-вторых, что касается права запрещать импорт товаров, то нельзя не заметить, что такая правомочность предоставляется правообладателю прежде всего для возможности защиты от ввоза товаров на таможенную территорию Украины с нарушением прав интеллектуальной собственности (так называемый контрафакт).

В целом в последнее время все чаще мировая общественность, в том числе под воздействием антимонопольных органов, делает шаг навстречу международному режиму исчерпания прав. Интересно, что и в Российской Федерации с ее национальным режимом исчерпания прав, подтвержденным солидной судебной практикой, довольно-таки серьезно задумались о том, чтобы узаконить параллельный импорт.

Оборотная реакция

Проанализировав судебную практику на Украине, следует отметить, что и суды не готовы вносить определенность в спорный вопрос. Да, бывают исключения, и суды принимают обеспечительные меры и выносят решения о запрете параллельного импорта, но это происходит скорее не «благодаря», а «вопреки». «Серый» импортер, выстояв в борьбе с правообладателем до последнего и доказав несостоятельность действия режима национального исчерпания на Украине, рано или поздно ввезет свой правомерно приобретенный товар. Другое дело, что немногие «серые» импортеры готовы ждать, и они соглашаются на то, чтобы вывезти товар, так и не импортировав его.

В то же время довольно редко используется в правоприменительной практике положение того же пункта 3 части 6 статьи 16 Закона, в котором говорится о том, что у правообладателя есть право запретить использование знака и после исчерпания права на него, если у проданного под этим знаком товара изменилось либо ухудшилось состояние после введения в гражданский оборот. Полагаем, что здесь стоит обратить внимание на то, как существенно изменяется товар, находящийся в распоряжении «серого» импортера, начиная от внешнего вида упаковки и заканчивая маркировкой. Исходя из анализа реестра судебных решений, на сегодня судебных актов, в которых логика выстроена с учетом именно этого положения Закона, — единицы.

Все это говорит о том, что пришло время внести определенность в вопрос того, какой режим исчерпания прав интеллектуальной собственности на торговые марки действует на Украине. И сделать это совсем не сложно. Достаточно указать в Законе о том, что право собственника свидетельства запрещать иным лицам использовать без его согласия зарегистрированный знак не распространяется на использование знака для товара, введенного под этим знаком в гражданский оборот собственником свидетельства не вообще, а в «любой стране мира» либо «на Украине».

Полагаем, что любая определенность в данном вопросе помогла бы бизнесу эффективнее планировать организацию своих товарных потоков, а юристам — оказывать правовую помощь, исходя не из общепринятой позиции, а на основе действующего закона.

 

ПОЛИКАРПОВ Антон — старший юрист АО Arzinger, г. Киев