Многие иностранные фирмы осуществляют сбыт своих товаров на Украине через украинские фирмы, с которыми они заключили дистрибьюторские договоры. В рамках такого договора дистрибьютор закупает товар у иностранной фирмы и продает его уже от собственного имени.

Как правило, товары иностранной фирмы имеют торговую марку, зарегистрированную на имя этой фирмы в стране ее местонахождения и в других странах, в которых она имеет коммерческие интересы. Однако иногда оказывается, что торговая марка, под которой товары ввозятся на территорию Украины, здесь не зарегистрирована.

Может ли зарегистрировать торговую марку иностранной фирмы ее дистрибьютор? Может, но только если в дистрибьюторском договоре содержится разрешение на это владельца марки. Такое разрешение может быть получено и в виде отдельного документа, например, письма.

Стремление дистрибьютора зарегистрировать торговую марку на свое имя продиктовано, как правило, двумя причинами. Во-первых, зарегистрировав марку иностранной фирмы на свое имя, дистрибьютор приобретает исключительное право ввозить на Украину товары с этой маркой, хотя сам дистрибьюторский договор может и не быть эксклюзивным. Во-вторых, реклама. Поскольку торговые марки иностранных фирм содержат слова на иностранном языке, эти слова можно использовать в рекламе только в том случае, если они входят в состав зарегистрированной торговой марки (статья 6 Закона Украины «О рекламе»).

При этом дистрибьюторам не следует забывать, что заявка на регистрацию торговой марки, поданная без согласия иностранного партнера, и выданное по такой заявке свидетельство о регистрации, уязвимы. Согласно статье 6 septies Парижской конвенции об охране интеллектуальной собственности, владелец торговой марки имеет право воспрепятствовать регистрации марки его агентом или представителем, потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформить регистрацию в свою пользу.

Можно возразить: дистрибьютор не является агентом в юридическом смысле, поскольку не выступает от имени иностранной фирмы. Агенты осуществляют свою деятельность в соответствии с агентскими договорами, согласно которым заключают договоры купли-продажи с другими украинскими фирмами, либо сами, но от имени иностранной фирмы, либо содействуют заключению договоров купли-продажи непосредственно между иностранной и другими украинскими фирмами. В собственность агента товар не переходит, его доход состоит из комиссионных, в то время как доходом дистрибьютора является разница между покупной и продажной ценой товара.

Однако из комментария Боденхаузена Г. к Парижской конвенции следует, что понятие «агенты и представители» должно толковаться не чисто юридически, но и применяться к дистрибьюторам (в комментарии — «распространителям») изделия, носящего торговую марку.

В украинское законодательство положения статьи 6 septies Парижской конвенции до настоящего времени не инкорпорированы, но в законопроекте «Об охране прав на торговые марки, георафические указания и коммерческие наименования» такая попытка сделана.

Пункт 7 статьи 7 законопроекта гласит: «Если заявителем является представитель лица, являющегося владельцем прав на торговую марку в любом государстве — участнике Парижской конвенции, заявка должна содержать документ, подтверждающий предоставление этим лицом разрешения на подачу заявки, либо доказательства, оправдывающие подачу заявки без разрешения указанного лица». То есть Государственный департамент интеллектуальной собственности (Патентное ведомство) пытается сам препятствовать регистрации марок представителями без разрешения владельца марки. Однако в законопроекте нигде не сказано о последствиях непредоставления разрешения, поэтому ясно, что предложенная норма работать не будет.

Упоминание в Парижской конвенции о воспрепятствовании регистрации марки подразумевает не действия Патентного ведомства, а действия самого владельца марки. Поэтому необходимо просто перенести в Закон положения статьи 6 septies Парижской конвенции.

Правда, при этом следует иметь в виду, что речь может идти только о воспрепятствовании регистрации и ее аннулировании, но не о переоформлении регистрации в пользу владельца марки. В официальном русскоязычном тексте Парижской конвенции слово «переоформление» является переводом английского «assignment», что не совсем точно. В данном контексте оно переводится как «передача прав». Передача прав на торговую марку осуществляется на основании договора, но, согласно статье 627 ГК, никто, в том числе и суд, не может обязать стороны заключить соответствующий договор.

Поэтому не могут рассматриваться в качестве агента или представителя (в смысле статьи 6 septies Парижской конвенции) те украинские фирмы, которые хотят и закупают товар у производителя по договорам купли-продажи, но не в рамках дистрибьюторских договоров, и, тем более, фирмы, закупающие товар не у производителя, а у третьих лиц. Свидетельства на торговые марки, выданные на имя таких импортеров, аннулировать гораздо труднее, а в некоторых случаях практически невозможно.

Большие неприятности ожидают производителя товара, если, разрешив дистрибьютору зарегистрировать марку, он письменно не оговорил условия ее использования или возвращения в случае расторжения дистрибьюторского договора. Продавать на Украине товары без разрешения бывшего дистрибьютора он уже не сможет.

В связи с вышесказанным следует упомянуть о принципе исчерпания прав, сформулированном в пункте 6 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». В нем сказано, что право запрещать использовать торговую марку без разрешения владельца свидетельства не распространяется на использование марки для товара, введенного под этой маркой в гражданский оборот владельцем свидетельства или с его согласия. Поскольку товар может быть введен в хозяйственный оборот в любой стране, важно подчеркнуть, что, поскольку речь идет о праве, предоставленном на Украине, то принцип исчерпания прав действует только в отношении товара, введенного в гражданский оборот на Украине.

Поэтому, если владельцем свидетельства является производитель товара, то товар, ввезенный на Украину по заключенным с ним агентским или дистрибьюторским договорам, или договорам купли-продажи, может свободно перепродаваться, поскольку при пересечении этим товаром таможенной границы происходит введение его в хозяйственный оборот Украины самим производителем или с его разрешения.

Ввоз товара, приобретенного у третьих лиц по договору купли-продажи, является нарушением прав производителя — владельца свидетельства, даже если этот товар куплен третьими лицами непосредственно у производителя. Исключение составляют случаи, когда ввоз товара происходит по документам, из которых следует, что производитель знал о том, что третьи лица приобретают у него товар для продажи лицу, которое будет ввозить его на Украину.

Если владельцем свидетельства является дистрибьютор, то никто, в том числе и производитель товара, без согласия дистрибьютора не может ввозить товар на Украину. После того как дистрибьютор продал товар, все последующие перепродажи товара нарушением прав не являются.