Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №7 (425) » Разрешение проблемных вопросов при регистрации торгового знака

Разрешение проблемных вопросов при регистрации торгового знака

Что делать после получения уведомления о возможности отказа в регистрации торгового знака? Ставить крест на заявке? — Нет, продолжать «сражаться до последнего патрона»

Многие в процессе регистрации торгового знака (торговая марка, или ТЗ) получали от государственного предприятия «Украинский институт промышленной собственности» (Укрпатент) уведомление о возможности отказа в регистрации. Речь идет о периоде, именуемом в статье 10 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон) экспертизой заявки. В ходе регистрации материалы заявки проверяются на соответствие заявленного на регистрацию знака положениям вышеуказанного Закона. В уведомлении должна содержаться ссылка на соответствующие положения Закона, а также Правил составления, представления и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг (приказ патентного ведомства Украины № 116 от 28 июля 1995 года с последующими изменениями, далее — Правила).

Уведомление должно содержать обоснование причин возможного отказа. В уведомлении могут содержаться предложения и замечания. Отдельными лицами получение подобного рода уведомления воспринимается как крах намерений зарегистрировать заявленный знак. В действительности это не так: у заявителя остается еще достаточно шансов. Но для этого не надо, как говорится, ждать у моря погоды, а надо «сражаться до последнего патрона» за возможность получить свидетельство Украины на знак.

Прежде всего следует внимательно изучить полученное уведомление и понять: что же именно препятствует получению правовой охраны заявленного вами знака.

В уведомлении, прежде всего, должна содержаться ссылка на статью 6 Закона, которая так и называется «Основания для отказа в предоставлении правовой охраны». Эта статья довольно пространно повествует о возможных основаниях для отказа.

В пунктах 1 и 2 этой статьи указаны как основания для отказа, так и возможные пути их разрешения. В одном случае (пункт 1 статьи 6) следует получить разрешение соответствующего компетентного органа или собственника. В другом случае (пункт 2 статьи 6) также содержится подсказка, как следует поступать, чтобы ваш знак был все-таки зарегистрирован: спорные части знака могут быть внесены в регистрируемый знак как элементы, которые не охраняются. При условии, что они не занимают доминирующего положения в изображении знака.

В пункте 4 статьи 6 Закона предусмотрены как основания для отказа зарегистрировать знак (если он воспроизводит уже зарегистрированный другим лицом промышленный образец), так и случаи, когда это возможно сделать (путем получения согласия от лица, интересы которого нарушит регистрируемый знак).

Но чаще заявителю приходится сталкиваться с ситуацией, предусмотренной в пункте 3 статьи 6: когда вас кто-то опередил. То есть регистрируемый вами знак не может быть зарегистрирован, поскольку он является тождественным или имеющим такую степень сходства, что его можно спутать со знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию на имя другого лица для тех же или родственных товаров и услуг (МКТУ — международная классификация товаров и услуг). В таком случае после исследования «препятствия» следует найти варианты для его преодоления.

Проиллюстрируем ссылкой на конкретные примеры.

В сентябре 2004 года житель г. Ужгорода заявитель Ю. получил уведомление о возможности отказа в регистрации знака со ссылкой на пункт 3 статьи 6 Закона и пункт 4.5.1 Правил. В уведомлении, в частности, указывалось:

— для всех товаров и услуг 35 класса, а также для части услуг 37 класса МКТУ регистрируемый знак имеет такую степень сходства, что его можно спутать со словесными и комбинированными знаками, ранее зарегистрированными на имя харьковской фирмы «Г». Причем эта фирма уже более двух лет назад получила свидетельства на охрану этих знаков;

— для всех товаров и услуг 35 класса МКТУ регистрируемый знак является имеющим такую степень сходства, что его можно спутать с комбинированным знаком, ранее поданным на регистрацию жителем г. Одессы З.

Следует отметить, что указанные в уведомлении Укрпатента 35 и 37 классы были настолько нужны нашему заявителю, что регистрация ТЗ без них не имела бы для него никакого смысла. Что же было сделано для положительного решения возникшей проблемы?

Представитель заявителя своим мотивированным ходатайством в адрес Укрпатента продлил истекающий двухмесячный срок подачи в Укрпатент ответа на полученное уведомление. Согласно пунктам 6 и 16 статьи 6 Закона, срок подачи ответа был продлен до шести месяцев.

Далее представитель заявителя запросил в Укрпатенте материалы, препятствующие (то есть противопоставленные заявке Ю.) регистрации знака жителя г. Ужгорода Ю. Полученные материалы заявок харьковской фирмы «Г» и заявителя из г. Одессы З. были малоинформативными. Но они позволили сделать вывод, что заявитель из г. Одессы З. уже получил свидетельство на свой знак. Возник закономерный вопрос: как он это сделал? Ведь его так же, как и нашего заявителя Ю., в регистрации знака опередила харьковская фирма «Г».

Поэтому представитель заявителя из г. Ужгорода, используя положения пункта 3 статьи 8, пункта 3 статьи 10, пункта 2 статьи 13 Закона, запросил в Укрпатенте материалы противопоставленных заявок в полном объеме, а также выписки из реестров на эти знаки для товаров и услуг. При этом представитель заявителя Ю. оплатил продление срока подачи мотивированного ответа и изготовление копий материалов противопоставленных заявок и выписок из Реестра. (Размеры сборов указаны в постановлении Кабинета Министров Украины «Об утверждении порядка оплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности» № 1716 от 23 декабря 2004 года.)

Полученные материалы позволили сделать вывод, что одессит З. тоже получил аналогичное нашему уведомление о возможности отказа в регистрации со ссылкой на регистрацию ТЗ харьковской фирмой «Г». Однако в ответ на уведомление он отказался от использования 35 класса МКТУ, что позволило ему получить свидетельство на свой знак.

Поскольку в свидетельстве на знак, полученном одесситом З., отсутствовал 35 класс, его ТЗ не являлся препятствием для регистрации знака заявителя Ю.

Получение дополнительных материалов в отношении заявок на знак фирмы «Г» позволило представителю заявителя тщательно проработать объем информации с целью выяснить, не было ли в материалах заявок документов, позволяющих признать решение Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины (Департамент) о регистрации знаков и последующую выдачу свидетельства недействительными, то есть не отвечающими требованиям Закона.

В практике имеется немало примеров, когда заинтересованные лица после анализа материалов заявок находили основания, позволяющие с учетом требований, содержащихся в статьях 5, 6, 9, 10, 15, 18,19 и др. Закона, обжаловать вышеуказанные решения Департамента в судебном порядке.

Чаще в подобных случаях речь идет об ошибках, допущенных заявителями и экспертами, многие из них связаны с нарушением положений статьи 6 вышеуказанного Закона, то есть с несоответствием зарегистрированного знака условиям получения правовой охраны. В нашем случае изучение материала заявок и сведений, содержащихся в Реестре, показало, что они не имеют каких-либо существенных нарушений положений действующего законодательства.

А вот проверка положений пункта 4 статьи 18 Закона (неиспользование знака в течение трех лет как основание для прекращения действия свидетельства на знак) позволила установить следующее. Харьковская фирма «Г», согласно решению суда, была признана банкротом, а ее имущество (в том числе права, вытекающие из полученных свидетельств на знак) подлежало продаже на торгах.

Для участия в торгах в г. Харьков выехал адвокат заявителя. Он по доверенности от заявителя Ю. приобрел все права собственности на вышеуказанные знаки и одновременно заполучил письменное согласие прежнего собственника на регистрацию заявленного знака. Копии вышеуказанных документов были представлены в Укрпатент и стали основанием для принятия решения Департамента о регистрации нашего знака.

В другом случае мне пришлось действовать иначе. Одна из отечественных фармацевтических фирм получила уведомление о возможности принятия решения об отказе в регистрации знака, поскольку Укрпатентом уже рассматривалась заявка от зарубежного заявителя на такой же знак.

Однако наш отечественный заявитель все-таки получил решение Департамента о регистрации знака. Каким образом?

В Укрпатент были представлены документы, свидетельствующие о том, что регистрируемый отечественной фирмой знак использовался ею на протяжении многих десятков лет (то есть задолго до того, как зарубежный заявитель подал заявку на регистрацию этого же знака в Укрпатент) как ее фирменное наименование. Добавим, что розыск документов, свидетельствующих о давнем использовании киевской фирмой своего знака, осуществлялся как на предприятии, так и в государственном архиве.

Следует отметить, что в период поиска указанных материалов представитель фирмы встречался в официальном порядке с представителями Укрпатента (после соответствующей оплаты встречи) и обсуждал пути и способы получения документов, позволивших получить правовую охрану заявленному на регистрацию знаку.

В последнее время сотрудники Укрпатента отказываются под различными предлогами от таких встреч. Но такая возможность предусмотрена действующим законодательством. В частности, Правила предусматривают возможность проведения таких переговоров. А постановление КМУ № 1716 от 23 декабря 2004 года предусматривает размер денежного сбора, уплачиваемого заявителем за участие в этих переговорах.

В моей практике имел место и не менее любопытный факт. В полученном из Укрпатента киевским предприятием «А» уведомлении содержалась ссылка на невозможность регистрации заявленного знака в связи с тем, что на такой же знак уже получило свидетельство предприятие «В» (конкурент фирмы «А»). Как выяснилось позже, после получения из Укрпатента копии материалов заявки на противопоставленный ТЗ, предприятие «В» подало заявку на тот же знак позже, но благодаря заявленному приоритету (статья 9 Закона) и использованию возможностей филиала Украинского центра инноватики и патентно-информационных услуг ускорило регистрацию заявленного знака и оказалось впереди. Получение предприятием «В» свидетельства на ТЗ явилось препятствием для регистрации знака предприятием «А».

Забегая вперед, могу сказать, что приоритет на ТЗ предприятием «В» был получен неправомерно. Но доказать это представителям предприятия «А» и получить решение о регистрации своего ТЗ удалось почти через два года. А в течение этого срока вышеуказанные предприятия «А» и «В» отстаивали свои права на один и тот же знак в судах различных инстанций по ряду дел, так или иначе связанных с регистрацией и использованием вышеуказанного спорного знака. Но об этом целесообразно рассказать в отдельной статье.

ПОНОМАРЕВ Валерий — заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, г. Киев

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 Comments
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

Государственная практика

У ВККС будет свой Регламент

Кто заменит премьер-министра?

Деловая практика

Парк со специальным режимом

Законодательная практика

Инвестируют «избранные»

Комментарии и аналитика

Не корысти ради, а волею автора...

Ответственность по договору аренды

Разрешение проблемных вопросов при регистрации торгового знака

Неделя права

Дисциплина прежде всего

Новая гарантия в судебном процессе

Кто инициирует, тот и обжалует

Судей нам надо больше!

Нотариусам придется ждать

Реестр событий

Генпрокуратура вместо суда?

Лингво-конституционная экспертиза

Кто главный во ВСЮ?

Резонанс

Дело НЗФ: взгляд из Кабинета...

Судебная практика

Автомобиль, берегись инспектора!

Право на гражданский иск в уголовном деле

Судебные решения

Аспекты квалификации преступления, совершенного организованной группой

Об особенностях квалификации преступлений против общественного порядка и моральности

Кому принадлежит право собственности на имущество, приобретенное в браке

Тема номера

Спи спокойно, дорогой минимизатор

Революция, или Как воровать безнаказанно

Частная практика

Слегка креативный юрист

Юридический форум

Опять «проблемный» НДС

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: