Ігор ПУГАЙКО

старший юрист ЮФ Hillmont Partners, м. Київ

Спеціально для «Судового вісника»

Захист прав інтелектуальної власності вже досить давно є одним із пріоритетів як відомих брендів з багатою історією, так і брендів, які тільки здобувають визнання споживача.

Очевидно, що незаконне використання третіми особами прав інтелектуальної власності, в тому числі виробництво контрафактних товарів та маркування їх відомими торговельними знаками, є негативним явищем, з яким потрібно боротися і запобігати його розповсюдженню.

Прописане в законі

Чинне законодавство України надає правовласникам досить широкий спектр інструментів для захисту своїх законних прав, проте також містить ряд неоднозначних норм, користуючись якими, як треті особи, так і самі правовласники нерідко зловживають своїми правами і використовують зазначені інструменти для недобросовісної конкуренції.

Відповідно до положень статті 495 Цивільного кодексу (ЦК) України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

— право на використання торговельної марки;

— виключне право дозволяти використання торговельної марки;

— виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

— інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

У свою чергу, згідно зі статтею 427 ЦК України майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

Згідно з положеннями статей 426, 427 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об’єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених ЦК та іншим законом України. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об’єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог ЦК та іншого закону України.

Подібні положення закріплені і в статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Згідно з пунктом 17 частини 1 статті 4 Митного кодексу України контрафактні товари — це товари, які містять об’єкти прав інтелектуальної власності, ввезення яких на територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, які охороняються згідно із законом.

Варто зазначити, що відповідно до положень статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та статті 432 ЦК України суд має право винести рішення про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності і знищенням таких товарів.

Однак очевидно, що таке рішення є крайнім заходом і зазвичай приймається судом лише після детального вивчення наявності порушеного права та неможливості захистити таке право іншим способом, наприклад, шляхом видалення зображення товарного знаку з упаковки і з виробу, про що сказано, в тому числі, у підпункті 2.2 пункту 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 року.

Саме названі вище норми надають у розпорядження правовласника як досить ефективний механізм для боротьби із контрафактною продукцією, так і можливість для зловживання своїми правами шляхом перешкоджання іншим підприємцям здійснювати імпорт оригінального товару, придбаного у відповідного виробника.

Судова практика

Така ситуація щодо неоднозначності застосування наведених норм пояснюється тим, що згідно з частиною 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи з його згоди, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим відчуженням товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Тобто у цьому випадку вступає в дію так званий принцип вичерпання прав.

Згідно з позицією Вищого господарського суду України, сформованою у постанові від 20 жовтня 2015 року № 904/2029/15, а також зафіксованою в його інформаційному листі № 01-06/521 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності» від 28 лютого 2017 року, в Україні діє міжнародний принцип вичерпання прав. Це означає, що правовласник позбавляється виключного права забороняти продаж товару під своєю торговельною маркою на території України після першого його продажу самим правовласником або за його згодою на території будь–якої країни світу, однак зазначене прямо не зафіксоване чинним законодавством України, що і породжує низку проблем у сфері правозастосування.

Ряд подібних спорів свого часу був ініційований правовласником торговельної марки «N», тоді правовласник (позивач) уклав ліцензійний договір і дав дозвіл на використання торговельної марки безпосередньому виробникові товару. Останній виготовив товар з ліцензованою торговельною маркою і продав його дистриб’юторам на території України, діючи в межах отриманої ліцензії.

Після спливу деякого часу правовласник подав ряд однакових позовів до дистриб’юторів цих товарів, вважаючи свої права на торговельну марку порушеними, і наполягав на необхідності отримання дистриб’юторами безпосередньо у нього дозволу (ліцензії) на використання торговельної марки для продажу такого товару.

Усі ці позови були залишені без задоволення, а суди одноголосно, посилаючись на принцип вичерпання прав, дійшли висновку, що власник свідоцтва втрачає право забороняти будь–яку дію у відношенні товару, який був введений ним у цивільний оборот (рішення Господарського суду Львівської області від 12 березня 2014 року у справі № 914/4753/13, рішення Господарського суду Закарпатської області від 17 квітня 2014 року № 907/1315/13, рішення Господарського суду Львівської області від 12 травня 2014 року у справі № 914/4751/13).

На сьогодні триває подібний спір між імпортерами продукції бренда «X», один з яких звинувачує іншого в порушенні прав інтелектуальної власності і навіть домігся прийняття Київським апеляційним господарським судом постанови від 19 березня 2018 року у справі № 911/2674/17, якою відповідачу у справі заборонено здійснювати розповсюдження зазначеної партії смартфонів, а також постановлено вилучити та знищити всю партію контрафактного товару.

Верховний Суд, у свою чергу, переглянувши це рішення апеляційного суду в касаційному порядку, постановою від 10 липня 2018 року скасував його, а також рішення місцевого суду та повернув справу на новий розгляд до суду першої інстанції, з-поміж іншого зазначивши, що під час вирішення справи судам треба було встановити на підставі належних та допустимих доказів, чи введений спірний товар — смартфони з відповідною торговельною маркою — в цивільний обіг власником цієї торговельної марки, відповідно, чи є підстави вважати такий товар контрафактним, а наступний перепродаж на території будь-якої іншої країни, де права власника торговельної марки також охороняються, — неправомірним і таким, що порушує права інтелектуальної власності правовласника.