О ценности портфеля объектов интеллектуальной собственности (ИС) компании можно судить по активности конкурентов, паразитирующих на раскрученных брендах и копирующих удачные технические решения. Саму же компанию может интересовать стоимость этих активов, которая зависит от упомянутой ценности. Оперируя понятием «ценность», будем использовать его в смысле, близком к понятию «полезность», исключающему нанесение вреда тому, в отношении кого эта полезность оценивается.

Экономические перипетии последнего пятилетия выявили кризис ликвидности компаний, связанный с переоценкой, в том числе и их нематериальных активов. Среди методов оценки рыночной стоимости имущественных прав на объекты ИС доходный подход считается наиболее достоверно отражающим ценность объекта. Он базируется на учете принципов наиболее эффективного использования и прогнозов, согласно которым стоимость объекта оценки определяется как текущая стоимость ожидаемых доходов от наиболее эффективного использования объекта оценки, включая доход от его возможной перепродажи. В качестве срока полезного использования объекта оценщиками обычно берется продолжительность действия охранного документа на него (свидетельства на знак для товаров и услуг, патента на изобретение и т.д.). Национальным стандартом № 4 он определен как срок, в течение которого существует вероятность получения экономической выгоды от использования объекта права ИС при условии действия имущественных прав на него. При оценке этих объектов не учитываются риски, связанные с их использованием в хозяйственной деятельности.

Охрана недействительна

Ни свидетельство на знак для товаров и услуг, ни патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец не могут в 100 % случаев гарантировать их владельцу тот объем прав, на который он претендует.

В качестве примеров можно привести знаки для товаров и услуг, не выполняющие основную функцию знака — отличать товары одних производителей от других. К ним относятся описательные по своей природе знаки (вид, свойства, назначение товара/услуги), ставшие общеупотребительными. Эти обозначения привлекательны с точки зрения маркетинга — они понятны и близки потребителю и не требуют привлечения средств на доведение содержания знака до широкой аудитории. Классические случаи — «советские бренды», под которыми выпускались товары в 15 союзных республиках.

Что касается изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, то наиболее распространены случаи получения патента на техническое или ху­дожественно-конструкторское решение, известное до даты подачи заявки. Такие патенты заведомо не соответствуют критерию новизны, необходимому для правовой охраны.

Свидетельство и патент на упомянутые выше объекты дают возможность собственнику извлекать экономическую выгоду от их использования, в том числе запрещать конкурентам пользоваться ими в течение срока действия охранного документа.

На практике же в ответ на претензии, иски о запрете использования и прочие действия по защите нарушенных прав собственник подвергает себя контратаке — получает иск о признании охранного документа на объект недействительным. В таком случае шансы сохранить права на объект, полученный с нарушением законодательства, очень невелики. Стоит также обратить внимание на очевидные в подобной ситуации мотивы собственника — получить монополию с помощью охранного документа; и лица, признающего такой охранный документ недействительным, — устранить препятствие для собственной хозяйственной деятельности с использованием спорного объекта.

В обход третьей стороны

Слабым можно назвать охранный документ, выданный с нарушением прав другого лица. Сюда можно отнести и знаки для товаров и услуг, схожие со знаками и коммерческими наименованиями других лиц, промышленные образцы, воссоздающие чужие объекты; и изобретения с полезными моделями, которые в формуле содержат чужое техническое решение. Все упомянутые объекты, точнее, охранные документы на них, могут быть признаны недействительными. Их собственник получит иск о запрете использования чужого объекта, будет вовлечен в судебный процесс, судом может быть наложен запрет на производство, что, очевидно, повлечет значительные убытки. Добавим сюда и фактор репутационного риска — убытки из-за оттока потребителей и негативного восприятия имиджа партнерами.

Будет ли использование такого объекта ИС эффективным и полезным, а главное — генерирующим доход? Да, на какой-то период. Но последующие убытки его нивелируют.

Конкурентная борьба

Успеха в конкуренции добиваются компании, развивающие и совершенствующие свои технологии в производстве и маркетинге. Большую стоимость имеет нематериальный актив, способный сгенерировать более высокий доход. Если запатентованный продукт или технология вытесняются с рынка более эффективными аналогами — стоимость прав падает. На стоимость имущественных прав на нематериальный актив влияют факторы изменения спроса, стоимости сырья и энергоносителей, потребительские и технологические тренды. То, что было популярным и дорогим, может быть забыто и обесценено. Поэтому применяемый в оценке подход прогнозирования предстоящих доходов путем экстраполяции установленных в прошлом тенденций на будущий период без учета сведений о достижениях конкурентов — недопустим.

Работа над ошибками

Следующие ошибки ставят под удар вложения компании:

— патент, который просто обойти (внесение в формулу изобретения/полезной модели признаков, являющихся обязательными для достижения результата);

— знаки для товаров и услуг и промышленные образцы, допускающие использование схожих обозначений без нарушения прав владельца;

— патенты, полученные с нарушениями сроков подачи заявки;

— пропуск сроков оплаты сборов за поддержание охранных документов.

Сколько может стоить актив, не создающий полезного эффекта?

Как видно, объект ИС — довольно рис­ковый актив: он может сгенерировать как доход, так и убытки. Задача менеджмента состоит в том, чтобы предотвратить ситуации, которые могут привести к неожиданным обязательствам и нежелательным последствиям, выявить проблемы и вовремя их устранить. Процедуры, помогающие менеджменту установить перечисленные выше риски, — IP Due Diligence. К сожалению, сегодня такой аудит проводится в рамках общего аудита компании, однако он не имеет целью определить действительную ценность объекта ИС. Можно смело утверждать, что он проводится формально и противоречит самому понятию Due Diligence («с должной добросовестностью»), тогда как мировые практики предполагают в рамках проведения IP Due Diligence как минимум три направления. Кроме юридического Due Diligence, аудита договоров и сопутствующей документации, используются также патентно-технический и аналитический Due Diligence, конкурентные исследования IP Intelligence, а также экономическое исследование результатов применения продукта/технологии, изучение рисков, влияющих на финансовые результаты компании и на ее привлекательность как объекта инвестирования.

Напоследок — тезис, который побудил к написанию данной статьи: только актив, в отношении которого менеджмент понимает существующие риски и его объективную ценность, может иметь обоснованную стоимость.

МЕЩЕРЯКОВА Наталия — глава департамента интеллектуальной собственности МЮГ AstapovLawyers, г. Киев

---

Комментарии

Сложная идентификация

Юлия СЕМЕНИЙ,
партнер АК «Коннов и Созановский»

Ключевым моментом проведения Due Diligence объектов ИС всегда является установление портфеля прав ИС, принадлежащих компании или группе компаний — объекту проверки. Часть этой информации (что касается зарегистрированных объектов промышленной собственности — торговых марок, промышленных образцов, изобретений и т.д.) находится в открытом доступе и может быть получена без затруднений. В остальном необходима тщательная работа: с договорами, приказами, иными внутренними документами компаний. При этом необходимо иметь достаточно сведений о деятельности компании, которые помогли бы понять значение тех или иных объектов. На практике часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда важные для компании объекты ИС зарегистрированы, однако владельцами охранных документов (свидетельств, патентов) являются иные лица — к примеру, собственники бизнеса или же связанные компании. Такие объекты необходимо идентифицировать, а также проверить наличие и соответствие требованиям законодательства лицензионных договоров, которые подтверждали бы права компании на их использование.

Страховка в зародыше

Ярослав ОГНЕВЬЮК,
партнер, адвокат, патентный поверенный ПЮА «Дубинский и Ошарова»

Определение всех рисков является важнейшей задачей при оценке, страховании и аудите ИС. Риски, связанные с объектами ИС, условно можно разделить на: риски, связанные с их приобретением (имеется в виду не только покупка, в украинском языке есть более подходящий термин — «набуття»), риски защиты, а также риски потери ИС.

К сожалению, на Украине страхование рисков, связанных с созданием и использованием объектов ИС, находится на начальной стадии развития, но минимизировать риски можно путем получения своевременной профессиональной консультации у практикующих юристов. Если компания владеет большим портфелем объектов ИС, то ей рекомендуется регулярно (раз в три-пять лет) проводить комплексный аудит.