Поскольку доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком, правами на который обладает истец, у ответчика нет прав и законных интересов в отношении этого доменного имени, оно было зарегистрировано и используется недобросовестно — данное доменное имя должно быть передано истцу

1. Стороны

Истец — закрытое акционерное общество «К», Российская Федерация.

Ответчик — С-ли Т-н, США.

2. Доменное Имя и Регистратор

Доменное имя — .

Регистратор — M, Австралия.

3. Процедура

Иск был получен Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству по электронной почте 6 июня 2002 года, в печатном виде — 10 июня 2002 года.

11 июня 2002 года M подтвердил, что доменное имя (далее — доменное имя) зарегистрировано через M и что С-ли Т-н (далее — ответчик) в текущий момент являлся лицом, на чье имя зарегистрировано доменное имя. Регистратор также подтвердил, что к доменному имени применима Единообразная методика рассмотрения споров о доменных именах (далее — Методика) и что соглашение о регистрации было составлено на английском языке. В соответствии с параграфом 11 Правил для единообразной методики рассмотрения споров о доменных именах (далее — Правила), административная процедура будет вестись на английском языке. <…>

4. Фактические данные

Истцом выступает закрытое акционерное общество «К», зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность в г. Москве, Российская Федерация. Истец является издательским домом, основанным в 1988 году, и имеет ряд наград. Наряду с иными видами деятельности, связанными со СМИ, он распространяет десять газет и журналов по всему миру общим тиражом в 1 млн экземпляров.

Истец является владельцем товарного знака «К» (далее – «K»), зарегистрированного 24 декабря 1999 года Международным бюро ВОИС в Международном реестре товарных знаков в соответствии с Мадридским соглашением и протоколом. Этот товарный знак был зарегистрирован в Российской Федерации, Армении, Азербайджане, Беларуси, Германии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Республике Молдова, Таджикистане, Украине, Узбекистане, Эстонии, Грузии и Литве.

Товарный знак истца «K» можно перевести на английский язык как «Businessman». Истец имеет сайты по следующим адресам: , , , на которых распространяются новости, объявления и информация о компании. В период с начала 1996 года и до 29 октября 2002 года истец в тех же целях использовал доменное имя. Логи (файлы) статистики истца на 2000 год показывают, что имел более 46 % посетителей по сравнению с 17 % для , 28 % для и 9 % для .

Истец не продлил регистрацию доменного имени в результате ошибки хостинг-провайдера.

24 января 2001 года доменное имя зарегистрировал ответчик.

5. Показания сторон

А. Истец

Доменное имя, за исключением окончания верхнего уровня «.com», является идентичным или, по меньшей мере, сходным до степени смешения с английской транслитерацией зарегистрированного истцом товарного знака.

У ответчика нет никаких прав на доменное имя, поскольку он не может сослаться ни на одно из обстоятельств, описанных в параграфе 4 (i), (ii) или (iii) Методики.

С момента регистрации доменного имени, 24 января 2001 года до дня подачи истцом искового заявления ответчик не разместил сайт по указанному адресу и даже не разместил приветственную страницу. Ответчик не использует и не планирует использовать доменное имя в соответствии с добросовестным предложением товаров и услуг. Ответчик не осуществляет никакой предпринимательской деятельности, дающей ему право использовать товарный знак истца «K».

Ответчик не известен под доменным именем и не осуществлял никакого использования доменного имени, кроме его регистрации и предложения к продаже истцу за $ 5000.

Ответчик зарегистрировал и использует доменное имя недобросовестно. Тот факт, что за 16 месяцев после регистрации спорного доменного имени ответчик не создал сайт, показывает, что доменное имя было зарегистрировано, чтобы лишить истца возможности отразить свой товарный знак в соответствующем доменном имени. Ответчик неоднократно осуществлял аналогичные действия, что подтверждается результатами поиска адреса электронной почты ответчика поисковой системой Google, содержащими несколько доменных имен, которые ответчик предлагает к продаже. Некоторые из них используют зарегистрированные товарные знаки третьих лиц.

«K» является точной транслитерацией товарного знака истца, а «com» является обычным окончанием домена. Большинство пользователей сети пытаются ввести доменное имя, чтобы открыть сайт истца. Логи статистики истца показывают, что большинство пользователей сети ассоциируют истца с доменным именем. Любой сайт, который мог бы существовать по адресу доменного имени, наносил бы ущерб интересам истца и/или предоставлял бы ответчику возможность получать прибыль от привлечения пользователей сети на этот сайт путем создания вероятности смешения его с товарным знаком истца в отношении источника, спонсорства, контроля или рекламы сайта ответчика.

Истец считает, что доменное имя было зарегистрировано, в первую очередь, с целью продажи, сдачи в аренду или иной передачи доменного имени истцу за вознаграждение, превышающее прямые расходы ответчика по регистрации доменного имени. Истец установил с ответчиком связь посредством электронной почты. Ответчик сделал предложение передать спорное доменное имя истцу за $ 5000, что, очевидно, превышает прямые расходы ответчика по регистрации доменного имени. В нескольких последующих сообщениях электронной почты ответчик подтвердил, что его предложение по-прежнему действительно. На запрос истца предоставить проект договора ответчик прислал письмо с предлагаемым проектом.

Доменное имя не открывает никакой сайт. Не имеется и никакого свидетельства того, что планируется создание такого сайта или что он присутствует в сети. Не имеется свидетельства рекламы, продвижения или показа общественности доменного имени. Важным вопросом является не то, предпринимает ли ответчик активные недобросовестные действия в отношении доменного имени, а то, что можно ли, принимая во внимание все обстоятельства дела, сказать, что ответчик действует недобросовестно? В некоторых случаях возможно приравнять бездействие ответчика к недобросовестному использованию доменного имени (см. дело Telstra Corporation Limited против Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003). В дополнение к обстоятельствам пассивного удерживания доменного имени в настоящем деле, ответчик предлагал доменное имя к продаже и был замечен в регистрации для последующей продажи доменных имен, отдельные из которых идентичны зарегистрированным товарным знакам.

6. Обсуждение и выводы

Общие положения

В соответствии с параграфом 4 (а) Методики, истец должен доказать, что: 1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком, на который истцу принадлежат права; 2) у ответчика нет прав и законных интересов в отношении доменного имени; 3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Параграф 14 (b) Правил гласит, что если сторона, в отсутствие исключительных обстоятельств, не выполняет требований настоящих Правил или требований Трибунала, то Трибунал будет делать такие выводы, какие посчитает необходимым. Соответственно Трибунал имеет право делать любые выводы, которые он посчитает приемлемыми, поскольку ответчик был надлежащим образом уведомлен об исковом заявлении и не прислал возражений.

Идентично или сходно до степени смешения

В исковом заявлении поднят вопрос о том, что доменное имя, за исключением общего окончания домена .com, является идентичным транслитерации товарного знака истца, а не товарному знаку как таковому. В этом отношении истец цитирует дело Kabushiki i Kaisha Aleph против Doozi.com, WIPO Case No. D2000-1660, где спорное доменное имя было сочтено Трибуналом идентичным или сходным до степени смешения с японским эквивалентом товарного знака истца BIKKURIDONKEY, поскольку оно имело идентичную транслитерацию.

Несмотря на то что признание доменного имени идентичным товарному знаку истца может оказаться некоторым преувеличением, Трибунал находит, что доменное имя является сходным до степени смешения с товарным знаком истца. Трибунал особо отмечает, что транслитерация товарного знака истца должна быть указана в связи с регистрацией по Мадридскому соглашению и протоколу и что транслитерация «k» указана в английском и русском свидетельствах о регистрации товарного знака, представленных в качестве приложений 7 (а) и (b) к исковому заявлению. Трибунал также придает некоторое, хотя и меньшее, значение неоспоренному заявлению истца в отношении логов статистики, указывающих, что большинство посетителей его русскоязычного сайта в 2000 году использовало транслитерацию «k», чтобы попасть на сайт, что доказывает, что, по крайней мере, для этих посетителей транслитерация являлась синонимичной русскому представлению товарного знака истца.

Права и законные интересы ответчика

По признанию самого истца, второй уровень доменного имени на русском языке имеет значение «businessman» (при правильной транслитерации), что является, в достаточной степени, родовым термином. Однако истец привел достаточные свидетельства своих прав на это название и того, в какой степени русскоязычные пользователи ассоциируют истца с этим названием. Истец также утверждает, что ответчик не основал сайт или страницу приветствия, что он не использует и не намеревается использовать доменное имя и что он не осуществляет никакой деятельности, которая давала бы ответчику право использовать товарный знак истца.

Конечно, учитывая родовое значение слова «k» на русском языке, могут иметься законные способы использования этого названия. Однако для того чтобы считаться родовым, название должно быть связано с русским языком, и, учитывая известность товарного знака истца в России и среди носителей русского языка, Трибунал не может усмотреть у ответчика прав и законных интересов на доменное имя. Помимо того у Трибунала отсутствуют какие-либо свидетельства того, что ответчик планировал осуществлять подобное использование. Соответственно, поскольку ответчик не представил возражений на исковое заявление, поскольку отсутствуют сведения об использовании доменного имени и очевидные причины, почему ответчик может быть признан имеющим право и законный интерес в отношении доменного имени, у Трибунала нет выбора, кроме как согласиться с заявлениями истца по этому разделу. Трибунал считает, что у ответчика нет прав и законного интереса в отношении доменного имени.

Недобросовестность

Истец предоставил ряд документов, касающихся его утверждения о том, что доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно. Истец утверждает, что следующие вместе взятые обстоятельства доказывают недобросовестность: 1) регистрация ответчиком ряда доменных имен, содержащих зарегистрированные товарные знаки третьих лиц и предложение их к продаже; 2) регистрация может потенциально привести к введению в заблуждение или к ущербу деловым интересам истца в случае использования доменного имени; 3) предложение ответчика продать доменное имя истцу за $ 5000; 4) наличие «пассивного удержания» доменного имени в течение 16 месяцев.

Осуществил ли ответчик регистрацию ряда доменных имен с целью не дать владельцу соответствующего товарного знака отразить товарный знак в соответствующем доменном имени? Предоставленные истцом результаты поисковой системы Google (приложение 13 к исковому заявлению) и иные предоставленные истцом доводы не представляются достаточным доказательством наличия соответствующей тенденции у ответчика. Результаты поиска лишь показывают, что ответчик занимался в прошлом доменными именами и предлагал их к продаже в сети. Торговля доменными именами сама по себе не является нарушением.

Довод истца в этой связи состоит только в том, что результаты поиска содержат несколько доменных имен, предлагаемых ответчиком к продаже, некоторые из которых используют товарные знаки третьих лиц. Таким образом, истец упоминает лишь одно доменное имя, которое могло бы подойти под определение параграфа 4 (b) (ii) Методики, но не добавляет дополнительных деталей. По мнению Трибунала, доводы истца о тенденции ответчика к регистрации доменных имен с использованием чужих товарных знаков не являются достаточными для признания недобросовестности в соответствии с параграфом 4 (b) (іі) Методики. Для того чтобы Трибунал имел возможность признать наличие такой тенденции, истец должен был представить больше доказательств регистрации ответчиком доменных имен, использующих товарные знаки третьих лиц.

Истец приводит необычный довод о том, что потенциальная возможность использования доменного имени может вводить в заблуждение и/или наносить ущерб деловым интересам истца. Истец считает, что большинство пользователей сети пытаются использовать доменное имя, чтобы открыть сайт истца. Логи статистики истца являются убедительными в этом отношении, и Трибунал признает, что из этого логически вытекает то, что сайт, размещенный по адресу доменного имени, может наносить ущерб деловым интересам истца или может предоставлять возможность ответчику получить финансовую выгоду от привлечения пользователей сети в результате введения их в заблуждение. Проблема для истца, однако, состоит в том, что: а) имеются свидетельства того, что ответчик не осуществлял подобного использования и не вводил никого в заблуждение; б) любой возможный ущерб деловым интересам может также быть признан результатом того, что истец или его агенты сами не сумели вовремя продлить регистрацию доменного имени.

Истец предоставил свидетельство предложения продать доменное имя за $ 5000. Обмен сообщениями по электронной почте между истцом и ответчиком касательно попыток сторон прийти к соглашению приведен в приложении 14 к исковому заявлению. Важно, что именно истец инициировал контакт с ответчиком, чтобы добиться передачи доменного имени. Однако, в отличие от многих дел, где истцы пытаются решить спор посредством параграфа 4 (b) (і) Методики через третьих лиц, делающих предложения о покупке доменного имени, дистанцируясь от истца, в этом случае первоначальное письмо истца раскрывает: 1) что письмо пишет издательский дом «К»; 2) что истец ранее владел доменным именем; 3) причины, побуждающие истца просить передать доменное имя. Сообщение по электронной почте истца не является прямым предложением продать доменное имя, а в нем лишь говорится, что «мы готовы выслушать ваши условия».

Ответчик на первое письмо истца ответил: «Спасибо за ваше сообщение по электронной почте относительно доменного имени «К». Мы готовы продать доменное имя «K» за $ 5000. Вот наши условия, и если вы согласны, мы можем осуществить сделку. Пожалуйста, позвоните или напишите нам на адрес электронной почты». В этом ответе не содержится никакого указания на то, что у ответчика имеется право или законный интерес в отношении доменного имени, отсутствуют указания на то, как ответчик планировал использовать доменное имя. Этот факт сам по себе не является решающим, но если бы ответчик зарегистрировал доменное имя с целью, отличной от последующей продажи по цене, превышающей прямые расходы по регистрации, то Трибунал ожидал бы, что ответчик подаст возражения на исковое заявление. Отсутствие таких возражений приводит к разумному выводу о том, что истинной причиной регистрации доменного имени была последующая продажа.

Трибунал отмечает, что истец цитирует дело Telstra Corporation limited против Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003 в поддержку своих утверждений о том, что пассивное удерживание доменного имени в этом случае демонстрирует недобросовестность при регистрации и использовании. Очевидно, что лицо, регистрирующее доменное имя, не обязано открывать какой-либо сайт в связи с принадлежащим ему доменным именем в течение какого-либо периода времени. Но бывают случаи, когда, принимая во внимание все обстоятельства дела, пассивное удерживание может расцениваться как недобросовестные регистрация и использование. Арбитр в деле Telstra выделил следующие пять факторов, влияющих на решение: 1) сила репутации товарного знака; 2) отсутствие фактического или планирующегося использования; 3) активные шаги ответчика по сокрытию своей личности; 4) намеренное предоставление неверных контактных данных; 5) отсутствие фактического или планируемого использования доменного имени ответчиком, которое не было бы незаконным.

В этом деле арбитр считает, что существуют обстоятельства, которые, будучи рассмотренными в совокупности, позволяют усмотреть в пассивном удерживании недобросовестную регистрацию и использование. В этой связи важно отметить, что обстоятельства недобросовестной регистрации, установленные в параграфах 4 (b) (i) — 4 (b) (iv) Методики, не являются исчерпывающими. Другими словами, арбитр не ограничен описанными случаями при рассмотрении вопроса недобросовестности. Конкретные обстоятельства этого дела, которые приводят к выводу о том, что ответчик зарегистрировал и использует доменное имя недобросовестно, состоят в следующем:

1) товарный знак истца имеет прочную репутацию, он хорошо известен в России и среди русскоязычного населения во всем мире (хотя, очевидно, он наиболее широко известен среди людей, связанных с Россией и другими государствами, указанными в регистрации товарного знака истца по Мадридскому соглашению и протоколу). Отмечается также неспособность ответчика объяснить мотивы регистрации такого необычного (по крайней мере, для нерусскоговорящих) доменного имени и прореагировать на первое письмо истца способом, не связанным с прямым предложением продать доменное имя за цену, существенно превышающую вероятные прямые расходы;

2) ответчик зарегистрировал доменное имя сразу после того, как это доменное имя стало свободным в связи с невозможностью истца продлить его регистрацию в условиях, когда истец до момента прекращения регистрации активно использовал это доменное имя для привлечения большого трафика с помощью очень популярного сайта. Ответчик не предоставил также доказательств фактического или планируемого добросовестного использования доменного имени или иного адекватного объяснения своего поведения;

3) несмотря на то что невозможно точно определить, знал ли ответчик о существовании истца и имел ли он в виду именно истца при регистрации, необычная природа доменного имени для англоязычных людей, каковым является большинство населения там, где проживает ответчик, дает основания считать, что ответчик, скорее всего, знал об истце или его сайте в момент регистрации. Так или иначе, ответчик не пояснил свое поведение, что дает Трибуналу возможность сделать логичный вывод о том, что такого адекватного объяснения не имеется;

4) принимая во внимание предоставленные истцом доказательства и отсутствие объяснения со стороны ответчика, сложно представить себе использование доменного имени в целях основания сайта, которое не нарушало бы права истца на его товарный знак.

В свете вышесказанного и принимая во внимание все обстоятельства, Трибунал убежден, что ответчик зарегистрировал и использует доменное имя недобросовестно в смысле параграфа 4 (а) (ііі) и 4 (b) Методики.

7. Решение

В свете выводов Трибунала, а именно, что доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком, правами на который обладает истец, что у ответчика нет прав и законных интересов в отношении доменного имени и что доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно, Трибунал постановил доменное имя передать истцу.

(Дело № D2002-0531. Решение от 30 июля 2002 года. Арбитр — Andrew D. Lothian)