В соответствии с Законом Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» обладатель патента приобретает право собственности на результаты своей творческой деятельности в любой сфере технологий. Право собственности, как известно, включает в себя три аспекта: право владения, право распоряжения и право пользования. Владельцы патентов именно на это и рассчитывают, получая охранный документ. И если владельцы изобретений могут воспользоваться правами, предоставленными им в соответствии с законом, то владелец прав на полезную модель сталкивается с довольно серьезной проблемой.

Дело в том, что полезная модель отличается от изобретения тем, что для нее не обязателен такой критерий, как «изобретательский уровень». Достаточно, чтобы она была новой и могла применяться в промышленности. То есть она может состоять из давно всем известных признаков, совокупность которых является новой. Другими словами, полезная модель — это новая конструкция известных технических решений. После получения патента на полезную модель у его владельца согласно пункту 5 статьи 28 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» возникает исключительное право запрещать другим лицам использовать полезную модель без его разрешения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 этого же закона использованием полезной модели является изготовление продукта с применением запатентованной полезной модели, применение такого продукта, предложение для продажи, в том числе через Интернет, продажа, импорт (ввоз) и другое введение его в гражданский оборот или хранение в вышеуказанных целях. Также продукт признается изготовленным с применением запатентованной полезной модели, если при этом использован каждый признак, который включен в независимый пункт формулы полезной модели, или признак, эквивалентный ему. То есть, если в каком-то продукте использованы признаки, такие же или эквивалентные признакам запатентованной полезной модели, владелец патента на эту модель имеет право не только запретить изготавливать такой продукт, но и потребовать возмещения материального ущерба.

Интересная ситуация возникает тогда, когда в продукте используется эквивалентный признак. Дело в том, что понятия «эквивалентный признак» нет в украинском законодательстве, но есть в специальной литературе. Эквивалентные признаки — это признаки, совпадающие по исполнительной функции и достижению результата (Крайнев П., Ковалева Н., Мельников М. Судебные экспертизы в сфере интеллектуальной собственности).

По сути, это то же самое, что заменить шариковый подшипник на роликовый. Подшипники по конструкции разные, но функции выполняют одинаковые, то есть эти подшипники будут эквивалентными признаками. Суть данного вопроса заключается в том, что изобретатель получит патент «А» на такую полезную модель, так как она отвечает условию патентоспособности (полезная модель является новой, поскольку отличается одним признаком — в ней использован роликовый подшипник). То есть получит право владения, пользования и распоряжения.

Как раз в таком случае и возникает пикантная ситуация. Изобретатель владеет правом интеллектуальной собственнос­ти, а пользоваться и распоряжаться им не имеет возможности. Как только он начинает использовать свое право в полном объеме, продукт, изготовленный в соответствии с принадлежащим ему патентом на полезную модель, начинает нарушать права владельца патента «Б» на полезную модель или изобретение, которые включают идентичные и эквивалентные признаки данного патента «А».

Более того, получается зеркальная ситуация. Продукт, изготовленный в соответствии с патентом «Б», который принадлежит его оппоненту, также нарушает права интеллектуальной собственности с момента выдачи патента «А». Применение приоритета не решит данную проблему, поскольку оба патента обладают критериями патентоспособности и имеют все основания на существование.

В лучшей ситуации оказывается владелец патента «Б» в том случае, если продукт, соответствующий этому патенту, уже присутствовал в обороте. В этом случае можно применить норму статьи 31 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» о праве первоочередного использования. Но данная норма говорит о том, что право первоочередного использования ограничивается только тем объемом использования продукта, который существовал на дату подачи заявки. С другой стороны, данным объемом все равно ограничивается право владельца патента «Б». Вот и получается ситуация, когда оба патента получены вполне правомерно и имеют все основания на существование, но распорядиться ими в полной мере их владельцы не могут.

Есть несколько выходов из данной ситуации. Один из них — не применять понятие эквивалентности к полезным моделям при их использовании. Для этого необходимо внести изменения в законодательство. Но таким действием сужается правовая охрана на полезную модель, что также приведет к негативным последствиям.

И если предположить, что законопроект о внесении данных изменений будет ­зарегистрирован, следует принять во внимание нынешнюю политическую ситуацию на Украине и, в частности, в парламенте. Оценив такие перспективы, можно прийти к выводу, что данные изменения отложатся на неопределенный срок.

Другой же выход менее болезненный для изобретателей. Это более тщательная экспертиза на стадии получения патента на полезную модель, учитывающая не только идентичность сравниваемых объектов, но и их эквивалентность. После применения такого подхода полезная модель будет отвечать и такому условию, как «малый изобретательский уровень». Данный критерий учитывается при получении охранных документов в таких странах, как Италия, Германия, Дания, Австрия и т.д.

Для данного подхода также необходимы изменения в украинском законодательстве, но в связи с вышеуказанными причинами остается желать лучшего. Конечно, такой подход является более реальным, поскольку его можно применять и без внесения таких изменений.

Нельзя не согласиться с тем, что данная процедура будет более трудоемкая и, сле­довательно, более дорогостоящая, но, как говорится, скупой платит дважды.

ОХРОМЕЕВ Юрий — судебный эксперт, Научно-исследовательский центр судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности, г. Киев