Охранная грамота — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Выпуск № 51 (1095) » Охранная грамота

Охранная грамота

Независимо от выбранной процедуры регистрации правообладателю важно помнить о необходимости использовать и защищать торговую марку, а также продлевать срок 
ее охраны в каждой из стран

Виктория ОСТАПЧУК

Специально для «Юридической практики»

При расширении бизнеса за рубежом одним из ключевых вопросов является защита бренда на новых территориях. Регистрация торговой марки (ТМ) в других странах требует ответственного и взвешенного подхода. В первую очередь следует определиться с системой регистрации. Традиционно применяют три процедуры: Мадридская система; национальная и региональные системы.

Каждая из этих систем имеет свои достоинства и недостатки и выбирается в зависимости от целей бизнеса и приоритетных стран для производства и распространения продукции.

Мадридская система

Мадридский союз по защите торговых марок образуют страныстороны, подписавшие Мадридское соглашение о международной регистрации знаков, или Мадридский протокол. В настоящее время в Мадридском союзе 118 стран. Эти страны включают наиболее экономически привлекательные территории, на долю которых приходится более 80 % мировой торговли. Список также постоянно пополняется новыми членами. Например, Канада и Бразилия на данный момент не присоединились к Мадридскому соглашению, но активно идут к этому. Канада анонсировала, что присоединение к Мадридскому протоколу произойдет 17 июня 2019 года, одновременно со вступлением в силу нового закона о торговых марках.

Преимущества Мадридской системы:

подача одной заявки в любые страны союза;

упрощенная процедура подачи заявки через национальное патентное ведомство, которое передает заявку в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), что позволяет избежать привлечения иностранных патентных поверенных и существенно сократить затраты;

простое делопроизводство и единый язык;

единовременная пошлина при подаче заявки.

При выборе этой системы необходимо учитывать следующие особенности, которые могут вызвать сложности:

длительный срок регистрации — 15–24 месяца;

обязательное наличие базовой национальной заявки или регистрации такого знака в стране происхождения (в нашем случае — в Украине);

зависимость от национальной заявки (регистрации) в течение пяти лет. В случае оспаривания и признания недействительной торговой марки в Украине или досрочного прекращения ее охраны в связи с неиспользованием международная регистрация также будет аннулирована;

нюансы при проведении экспертизы заявки в отдельных странах. Дело в том, что после проведения Международным бюро ВОИС формальной экспертизы заявки относительно правильности ее оформления она направляется во все заявленные страны для проведения экспертизы по существу (если такая проводится) и определения объема охраны в каждой из них.

У национальных ведомств могут возникнуть вопросы к списку товаров и услуг, для которых заявлен знак. Например, Служба патентов и торговых знаков США (USPTO) не предоставляет охрану для общего описания товаров и услуг или для всех классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), а требует составить четкий перечень конкретных товаров и услуг, для которых знак используется. В Южной Корее был случай, когда указанный в одном классе товар ведомство этой страны сочло необходимым указать в другом, смежном классе, что сделало невозможным регистрацию знака для заявителя без дополнительной переписки с ведомством. Во избежание этого спорный товар пришлось исключить из перечня.

Если в стране проводится экспертиза заявленного обозначения по существу, то оценивается, вопервых, наличие абсолютных оснований для отказа в регистрации (например, несоответствие моральным и этическим нормам, включение в знак общеупотребительных названий товаров и услуг, общепринятых символов и терминов, ложность знака). Культурные и религиозные ценности страны также могут повлиять на охраноспособность знака. Например, в Китае был получен отказ в регистрации торговой марки «L» на основании того, что знак «может вызвать нездоровое социальное влияние при использовании его в качестве торговой марки».

Вовторых, во время экспертизы могут проверяться относительные основания для отказа в регистрации. При наличии имущественных и/или личных неимущественных прав на подобные обозначения у третьих лиц, которые возникли ранее подачи заявки на знак, заявитель может получить предварительный отказ ведомства в регистрации знака или возражение против регистрации от третьего лица — владельца более ранней регистрации. И в том, и в другом случае у заявителя есть шансы отстоять торговую марку путем подачи возражения против отказа или соглашения с третьим лицом. В странах Европы, Америки такие ситуации часто удается урегулировать путем подписания соглашения о неконкуренции с правообладателями более ранней регистрации, которые легко идут навстречу, или посредством получения от них письмасогласия на регистрацию. В странах постсоветского пространства решение подобных конфликтов интересов чаще сводится к откупным.

Таким образом, несмотря на кажущуюся процедурную простоту Мадридской системы, существует множество нюансов на этапе получения охраны в каждой отдельной стране. Применение Мадридской системы имеет смысл при регистрации торговой марки более чем в трех странах союза. Если же регистрация планируется лишь в нескольких странах или в странах, не входящих в Мадридский союз, рекомендуется применять национальную систему регистрации.

Национальная система

Данная процедура предполагает регистрацию торговой марки путем подачи заявки в каждую отдельную страну напрямую. Подача «национальной» заявки имеет свои достоинства: 1) не зависит от базовой системы национальной регистрации, 2) возможна практически в любой стране, 3) как правило, проводится быстрее, чем по Мадридской системе. Но следует учитывать дополнительные требования и ограничения, установленные национальными законами.

Вопервых, национальная регистрация осуществляется с помощью иностранных патентных поверенных, поэтому стоимость регистрации автоматически возрастает на размер гонорара представителя.

Вовторых, в некоторых странах существуют ограничения относительно регистрации торговых марок для ряда товаров. В частности, в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Ливии, Катаре запрещено регистрировать торговые марки для алкогольных напитков и продуктов из свинины. В Саудовской Аравии, кроме алкоголя, также нельзя зарегистрировать торговую марку для услуг розничной и оптовой торговли.

Втретьих, могут возникнуть нюансы с делопроизводством. Так, в странах, которые не присоединены к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года (Гаагской конвенции 1961 года), требуется консульская легализация документов, необходимых для проведения процедуры регистрации.

Многие трудности при национальной регистрации можно предотвратить или преодолеть при грамотном подходе представителя в сфере интеллектуальной собственности.

Региональные системы

Есть ряд стран, объединенных в региональные структуры, в которых действует упрощенная процедура регистрации торговой марки. Такими региональными объединениями являются ЕС, Бенилюкс, Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (ARIPO), Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI).

ЕС — одно из самых популярных для регистрации ТМ объединений. Регистрация путем подачи единой заявки на торговую марку ЕС имеет ряд преимуществ: 1) экономическая выгода при регистрации более чем в двух странах ЕС, 2) простота делопроизводства, 3) возможность подачи электронной заявки, 4) единый язык заявки (один из официальных языков ЕС на выбор), 5) короткий срок регистрации (до шести месяцев), 6) выдача охранного документа (в электронном виде), 7) получение охраны сразу в 28 странах ЕС.

В то же время подача заявки на торговую марку в ЕС имеет существенный недостаток. В случае если после публикации информации о заявке третье лицо хотя бы из одной страны ЕС подаст возражение против регистрации знака и такое возражение не удастся отклонить, в регистрации торговой марки будет отказано во всех странах ЕС. Но, как уже говорилось ранее, в странах ЕС заинтересованные лица охотно идут на переговоры и соглашения.

Регистрация через Ведомство (Офис) по интеллектуальной собственности стран Бенилюкса (BOIP) отличается короткими сроками регистрации — около трех месяцев при условии отсутствия отказов и возражений. Более того, процесс можно ускорить и пройти регистрацию всего за 24 часа при условии уплаты дополнительной пошлины.

Следует отметить особенность OAPI — торговую марку в странахчленах OAPI можно зарегистрировать исключительно через данную организацию, которая имеет единое региональное законодательство о торговых марках.

Кроме особенностей регистрации знака, независимо от выбранной процедуры правообладателю также важно помнить о необходимости использовать и защищать торговую марку для поддержания действия ее свидетельства в силе, продлевать срок ее охраны в каждой из стран регистрации. Отслеживание и соблюдение всех указанных и прочих нюансов входит в обязанности патентных поверенных. Соответственно, первое, с чего необходимо начать, — с ответственного подхода к выбору представителя в сфере интеллектуальной собственности.

ОСТАПЧУК Виктория управляющий партнер ПЮА «Синергия», патентный поверенный, адвокат, гКиев

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

Інші новини

PRAVO.UA