При оценке обозначений относительно степени их схожести необходимо учитывать тот факт, что обозначение ТИСА является названием речки в местности, где находится предприятие ответчика-2, а также тот факт, что название речки ТИСА используется как название коньяка продолжительный срок — с 1967 года.

Таким образом, существует достаточно оснований считать, что название ТИСА у потребителей на территории Украины вызовет ассоциацию именно с названием речки ТИСА, а не с фирмой истца

По иску предприятия «Т» к Государственному департаменту интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины, арендному предприятию «Ужгородский конь­ячный завод» — о признании свидетельства Украины № 36795 на знак для товаров и услуг «ТИСА» недействительным частично.

Истец обратился в суд с иском к Государственному департаменту интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины, арендному предприятию «Ужгородский коньячный завод» о признании свидетельства Украины № 36795 на знак для товаров и услуг «ТИСА» недействительным частично в отношении товаров 1, 2, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26 классов МКТУ и обязать Государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины внести в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг сведения о признании свидетельства Украины № 36795 недействительным частично и осуществить соответствующую публикацию в официальном бюллетене «Промышленная собственность».

Определением Хозяйственного суда г. Киева от 19 октября 2004 года № 39/376 исковое заявление принято к рассмотрению судьей Хозяйственного суда г. Киева.

В отзыве на исковое заявление ответчик-2 возразил против исковых требований, ссылаясь на то, что утверждение истца о тождественности знаков ТИСА и TESA ошибочно, поскольку самое название знака «ТИСА» имеет свое историческое и географическое происхождение (по территории области, в которой расположен ответчик-2, течет известная речка Тиса). Первое использование «ТИСА» отмечено в 1967 году, когда был выпущен коньяк «Тиса». Указанный коньяк в дальнейшем приобрел большую популярность среди потребителей. Кроме того, на знаке истца применены буквы латинского алфавита, а у ответчика-2 — кириллица.

8 ноября 2004 года рассмотрение дела отложено.

23 ноября 2004 года ответчик-2 предоставил суду дополнение к отзыву по делу, в котором указал, что Государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины правомерно зарегистрировал торговый знак «Тиса» за АП «Ужгородский коньячный завод», и никоим образом не имели ­места нарушения условий предоставления правовой охраны знакам «Теsа», «tеsа», «ТЕSА», поскольку знак «ТИСА» является самостоятельным индивидуальным знаком ответчика-2, а не попыткой подстроиться под любую другую торговую марку или знак, в том числе знаки истца.

3 декабря 2004 года ответчик-1 предоставил суду отзыв на иск, в котором просит суд отказать в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что истцом не доказаны обстоятельства, изложенные в иске.

Определением от 3 декабря 2004 года продлен срок рассмотрения дела и остановлено производство по делу в связи с назначением экспертизы объектов интеллектуальной собственности, которую поручено провести Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз.

18 мая 2005 года судом получено заключение № 769 судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности по делу от 25 апреля 2005 года.

В связи с устранением обстоятельств, обусловивших остановку производства по делу, производство по делу возобновлено определением Хозяйственного суда г. Киева от 23 мая 2005 года.

6 июня 2005 года суд получил ходатайство от истца о назначении повторной судебной экспертизы. Указанное ходатайство обосновывается тем, что исследование содержит многочисленные нарушения правил логики, правил и принципов установления схожести знаков.

Ответчик-2 в судебном заседании 8 июня 2005 года возразил против ходатайства истца о назначении повторной судебной экспертизы, ссылаясь на то, что экспертом было проведено полное исследование, было дано обоснованное и объективное заключение, исследование которого было проведено с соблюдением методики исследования, было предоставлено обоснование выводов по поставленным вопросам.

В судебном заседании 8 июня 2005 года суд пришел к заключению об удовлетворении ходатайства истца и необходимости назначения повторной судебной экспертизы по делу.

Определением от 8 июня 2005 года № 39/376 производство по делу остановлено в связи с назначением пов­торной судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности, которую поручено провести Киевскому научно-исследовательскому институту ­судебных экспертиз.

Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 3 августа 2005 года апелляционная жа­лоба АП «Ужгородский коньячный завод» ­удовлетворена, определение Хозяйственного суда г. Киева от 8 июня 2005 года по делу отменено, дело возвращено в Хозяйственный суд г. Киева.

Постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 24 января 2006 года кассационная жалоба компании «Т» удовлетворена, постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 3 августа 2005 года по делу отменено, определение Хозяйственного суда г. Киева от 8 июня 2005 года по делу оставлено в силе.

Сопроводительным письмом от 16 февраля 2006 года материалы дела направлены в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз с целью проведения экспер­тизы.

15 августа 2006 года судом получено заключение № 5563 экспертизы объектов интеллектуальной собственности по делу от 8 августа 2006 года с материалами дела.

В связи с устранением обстоятельств, обусловивших остановку производства по делу, производство по делу возобновлено определением от 15 августа 2006 года, и дело назначено к рассмотрению на 29 августа 2006 года.

В судебном заседании 29 августа 2006 года представитель ответчика‑2 предоставил суду письменные пояснения по делу с учетом заключения экспертизы, в которых просит суд отказать в удовлетворении исковых требований.

Ознакомившись с материалами дела, заслушав пояснения представителей сторон, суд установил следующее.

15 января 2004 года Государственный Департамент интеллектуальной собственности осуществил государственную регистрацию знака для товаров и услуг «ТИСА» и выдал свидетельство Украины на имя Ужгородского коньячного завода.

Истец считает, что регистрация указанного знака нарушает его права, в связи с чем свидетельство о выдаче знака подлежит признанию недействительным, учитывая следующее.

Зарегистрированное обозначение не отвечает условиям предоставления правовой охраны — пункту 1 статьи 5 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, которые являются тождественными или похожими настолько, что их можно спутать со знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию на Украине на имя другого лица для однородных товаров и услуг.

Словесное обозначение «ТИСА» зарегистрировано для обозначения товаров всех 34‑х классов (с 1-го по 34-й) МКТУ и услуг всех 8-ми классов (с 35-го по 42-й) МКТУ.

Истец на территории Украины владеет 4 свидетельствами на знаки для товаров и услуг: «TESA» по свидетельству Украины № 1074 с датой подачи заявки 4 ноября 1967 года для обозначения товаров 1, 2, 16 и 17 классов МКТУ, «Tesa» по международной регистрации № 515673, действующей на территории Украины в полном объеме со 2 апреля 1987 года для обозначения товаров 1, 6, 7, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26 классов МКТУ, «tesa» комб. по международной регистрации № R 591613, действующей на территории Украины в полном объеме с 26 июля 1993 года для обозначения товаров 16 и 17 классов МКТУ, «TESA» по международной регистрации № R 716459, действующей на территории Украины в полном объеме со 2 июня 1999 года с приоритетом от 23 апреля 1999 года для обозначений 9 класса МКТУ.

Истец считает, что обозначение «ТИСА» является похожим настолько, что его можно спутать с обозначениями «Теsа», «tesa», «tesa» комб., «TESA», заявленные на регистрацию ранее.

Основой сходства является фонетическое сходство (3 из 4 звуков являются тождественными и имеют одинаковое расположение относительно друг друга). По мнению истца, знаки ассоциируются в целом, несмотря на отдельную разницу элементов.

Также обозначения похожи графически, так как при их выполнении применяется стандартный шрифт, выполнение в черно-белом изображении. При этом выполнение в кириллице и латинице не влияет на общее зрительное впечатление.

Семантическое сходство целесооб­разно рассматривать относительно однородных товаров, которые им обозначаются. Обозначение «ТИСА» в отношении товаров 1, 2, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26 классов МКТУ вследствие фонетического и графического сходства со знаками «TESA», «tesa», «tesa» комб., «ТЕSА» будет производить одинаковое интеллектуальное впечатление.

Кроме того, представитель истца указал, что, возможно, в будущем истец будет подавать в Государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины заявку относительно регистрации знака для товаров и услуг «ТИСА».

Истец считает, что факт регистрации Департаментом на имя Ужгородского коньячного завода знака для товаров и услуг № 29691 «ТИСА» может повлиять на решение Государственного департамента интеллектуальной собствен­ности Министерства образования и науки Украины при рассмотрении заявки истца о регистрациях знака для товаров и услуг «ТИСА», а именно возможен отказ в регистрации.

Ответчик-2 — арендное предприятие «Ужгородский коньячный завод» против удовлетворения исковых требований возражает, ссылаясь на следующее.

Название знака «ТИСА» имеет свое историческое и географическое происхождение, так как это название реки, протекающей по территории Закарпатской области, где расположен ответчик-2.

Указанный факт общеизвестен и не нуждается в доказывании.

Первое использование обозначения «ТИСА» отмечено в 1967 году, ­когда был выпущен коньяк «ТИСА», который в дальнейшем приобрел большую ­популярность среди потребителей, ­неоднократно награждался разнооб­разными наградами и отличиями.

Ответчик-2 также указал, что при выполнении обозначений используются различные алфавиты — кириллица и латынь.

Кроме того, истец является производителем товаров промышленного назначения, тогда как ответчик-2 выпускает под маркой «ТИСА» коньяк, то есть товары, для обозначения которых ­используются знаки, являются разными.

Ответчик-1 — Государственный департамент интеллектуальной собственности — против исковых требований возразил, ссылаясь на то, что истцом не приведены убедительные аргументы в обоснование своего утверждения о несоответствии законодательству проведенной регистрации обозначения «ТИСА», также не приведены надлежащие доказательства относительно нарушения прав истца по делу.

Во время рассмотрения дела судом назначались судебные экспертизы объекта интеллектуальной собственности, заключения которых судом принимаются в качестве надлежащих доказательств по делу.

Согласно заключению № 769 от 25 апреля 2005 года, элемент «ТИСА» занимает доминирующее положение в комбинированном изображении торговой марки (знака для товаров и услуг) по свидетельству Украины на знак для товаров и услуг № 36795; обозначение «ТИСА» (свидетельство Украины на знак для товаров и услуг № 36795) не является тождественным или похожим настолько, что его можно спутать с обозначением «Tesa» (свидетельство Украины на знак для товаров и услуг № 1074), «tesa» (по международной регистрации № 515673), «tesa» (комбинированный знак по международной регистрации № R 591613), «TESA» (по международной регистрации № 716459); обозначение «ТИСА» (свидетельство Украины на знак для товаров и услуг № 36795) не является похожим с обозначением «Tesa» (свидетельство Украины на знак для товаров и услуг № 1074), «tesa» (по международной регистрации № 515673), «tesa» (комбинированный знак по международной регистрации № R 591613), «TESA» (по международной регистрации № 716459) настолько, что может ввести в заблуждение потребителей относительно товара или лица, производящего товар в отношении товаров 1,2,6, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26 классов МКТУ.

Указанные выводы подтверждены повторной экспертизой (заключение № 5563 от 8 августа 2006 года).

Проанализировав материалы дела и пояснения представителей сторон, суд пришел к выводу о необоснованности исковых требований и отказывает в их удовлетворении, учитывая следующее.

В соответствии со статьей 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, которые являются тождественными или похожими настолько, что их можно спутать со знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию на Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг.

Истец ссылается на то, что в данном случае нарушена указанная норма Закона при регистрации обозначения, тем не менее истец не предоставил суду доказательств, которые бы подтвердили указанную ссылку истца.

Товары, для которых зарегистрировано обозначение, должны быть такими же или родственными, тем не менее в данном случае, согласно материалам дела и пояснениям сторон, истец и ответчик-2 занимаются и используют обозначения для разных видов деятельнос­ти, которые не могут быть признаны родственными.

Ответчик-2 зарегистрировал обозначение ТИСА для товаров всех 34 классов МКТУ и услуг всех 8 классов МКТУ, тогда как использует его для одного вида деятельности — производства коньяка, то есть вида деятельности, для которого истец свои обозначения «Tesa», «tesa», «tesa» комб., «TESA»не регистрировал.

Таким образом, как по состоянию на дату подачи иска, так и по состоянию на день вынесения решения по делу, зарегистрированные обозначения используются их собственниками для производства товаров, которые не являются тождественными или родственными, что не может нарушить их права при использовании обозначений.

Суд считает необоснованной ссылку истца на наличие между обозначениями сходства до степени смешения, что может ввести в заблуждение потребителей относительно производителя или товаров.

При оценке обозначений относительно степени их схожести необходимо учитывать тот факт, что обозначение ТИСА является названием речки в местности, где находится предприятие ответчика-2, а также тот факт, что название речки ТИСА используется как название коньяка продолжительный срок — с 1967 года.

Таким образом, существует достаточно оснований считать, что название ТИСА у потребителей на территории Украины вызовет ассоциацию именно с названием речки ТИСА, а не с фирмой истца.

Кроме того, согласно заключениям судебных экспертиз, которые суд принимает как надлежащие доказательства по делу, обозначение «Теsа», «tesa», «tesa» комб., «ТЕSА» и обозначение ТИСА не являются похожими настолько, что их можно спутать по их звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Таким образом, на основании изученных материалов дела, результатов экспертиз и пояснений сторон суд пришел к выводу, что обозначение «ТИСА» (свидетельство Украины на знак для товаров и услуг № 36795) отвечает условиям предоставления правовой охраны, поскольку не является похожим настолько, что его можно спутать, с обозначением «Tesa» (свидетельство Украины на знак для товаров и услуг № 1074), «tеsа» (по международной регистрации № 515673), «tesa» (комбинированный знак по международной регистрации № R 591613), «ТЕSА» (по международной регистрации № 716459); обозначение «ТИСА» (свидетельство Украины на знак для товаров и услуг № 36795) не является схожим с обозначением «Tesa» (свидетельство Украины на знак для товаров и услуг № 1074), «tеsа» (по международной регистрации № 515673), «tesa» (комбинированный знак по международной регистрации № R 591613), «ТЕSА» (по международной регистрации № 716459) настолько, что может ввести в заблуждение потребителей относительно товара или лица, производящего товар в отношении товаров 1, 2, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 49, 82—85 ХПК Украины, суд решил:

— в удовлетворении исковых требований отказать полностью.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке на протяжении 10 дней со дня принятия.

(Решение Хозяйственного суда г. Киева от 29 августа 2006 года. Дело № 39/376. Судья — Палий В.В.)