О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственн — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Выпуск №27 (341) » О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственн

О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственн

(Продолжение. Начало в № 26 (340), 29 июня 2004 года)

V. Разрешение споров, связанных с защитой прав на знаки для товаров и услуг.

37. Правовая охрана предоставляется знаку для товаров и услуг на основании государственной и международной регистрации или осуществляется согласно статье 6 bіs Парижской конвенции об охране промышленной собственности и статье 25 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» на основании признания Апелляционной палатой или судом знака хорошо известным.

Согласно части первой статьи 500 Гражданского кодекса, любое лицо, которое до даты подачи заявки на торговую марку или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки в интересах своей деятельности добросовестно использовало торговую марку на Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, имеет право на бесплатное продление такого использования или использования, которое предусматривалось указанной подготовкой (право предыдущего пользователя).

Следовательно, использование предыдущим пользователем незарегистрированного знака, не признанного хорошо известным, до даты подачи заявки другим лицом или, если был заявлен приоритет, — до даты приоритета заявки другого лица, не дает предыдущему пользователю исключительных прав запрещать иным лицам, включая тех, которые подали заявку или заявили о приоритете, использовать без его согласия незарегистрированный знак. Однако предыдущий пользователь не лишен права подать в экспертное учреждение мотивированное возражение против заявки о несоответствии приведенного в ней обозначения условиям предоставления правовой охраны в соответствии с требованиями части 8 статьи 10 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

38. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» объем предоставляемой правовой охраны определяется изображением знака и перечнем товаров и услуг, внесенных в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, и удостоверяется свидетельством с приведенными в нем копией внесенного в данный реестр изображения знака и перечнем товаров и услуг.

Товары и услуги сгруппированы в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков (в дальнейшем — МКТУ). МКТУ утверждена Ниццским соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (в дальнейшем — Ниццское соглашение), заключенным 15 июня 1957 года. Согласно Закону Украины от 1 июня 2000 года, Украина присоединилась к Ниццскому соглашению, вступившему в силу для Украины с 29 декабря 2000 года.

МКТУ (в восьмой редакции) включает:

— перечень классов, сопровождаемый поясняющими примечаниями; перечень содержит 34 класса товаров и 11 классов услуг;

— алфавитный перечень товаров и услуг с указанием класса, к которому принадлежит каждый товар или услуга.

39. В случае если субъект предпринимательской деятельности пользуется знаком, зарегистрированным в соответствии с Мадридским соглашением о Международной регистрации знаков 1891 года (в дальнейшем — Мадридское соглашение), с целью оценки правомерности такого использования необходимо устанавливать, распространяется ли международная регистрация соответствующего знака на Украину и относительно каких именно товаров и услуг в соответствии с МКТУ. Согласно статье 3ter Мадридского соглашения заявление о распространении охраны, возникающей вследствие международной регистрации, на страну, которая воспользовалась возможностью, предоставляемой статьей 3bis, должно быть специально сделано в заявке, предусмотренной в пункте (1) статьи 3. Кроме того, в соответствии со статьей 5 Мадридского соглашения в странах, где законодательство это предусматривает, ведомства, проинформированные Международным бюро о регистрации знака или заявления о распространении охраны в соответствии со статьей 3ter, имеют право заявить, что охрана не может быть предоставлена этому знаку на их территории. Такой отказ может быть сделан лишь на условиях, в соответствии с Парижской конвенцией об охране промышленной собственности применяемых к знаку, заявленному для национальной регистрации, и в сроки, предусмотренные в пункте (2) статьи 5 Мадридского соглашения. Поэтому судебным инстанциям при рассмотрении дел следует устанавливать, направлялся ли такой отказ, и если направлялся, то в какие сроки.

Согласно статье 4 Мадридского соглашения, с даты регистрации, осуществленной таким образом в Международном бюро в соответствии с положениями статей 3 и 3ter, в каждой заинтересованной Договорной стране знаку предоставляется такая же охрана, как и в случае, если бы он был заявлен там непосредственно. В случае неиспользования знака именно с этой даты начинается отсчет трехлетнего срока, установленного пунктом 4 статьи 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», по окончании которого может быть принято решение о досрочном прекращении действия международной регистрации на территории Украины. Официальную информацию о действии международной регистрации на Украине можно получить в Государственном департаменте интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины.

40. Поскольку согласно пункту 1 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» с датой подачи заявки на знак связывается возникновение прав, вытекающих из свидетельства о праве собственности на знак, при решении вопроса о моменте возникновения у собственника свидетельства на знак для товаров и услуг права запрещать его использование иными лицами хозяйственному суду необходимо выяснять точную дату подачи заявки на знак и дату выдачи соответствующего свидетельства.

41. Суды должны оценивать соответствие зарегистрированных обозначений условиям предоставления правовой охраны в соответствии с законодательством, действовавшим на дату подачи заявки. Согласно абзацу пятому пункта 3 постановления Верховного Совета Украины от 23 декабря 1993 года № 3771-XII «О введении в действие Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», свидетельство Украины может быть признано недействительным в случае несоответствия знака условиям его регистрации, определенным законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

42. В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» правовая охрана предоставляется знаку, не противоречащему публичному порядку, принципам гуманности и морали и на который не распространяются основания для отказа в предоставлении правовой охраны.

Основания для отказа в предоставлении правовой охраны, как и для вывода о несоответствии уже зарегистрированных знаков условиям предоставления правовой охраны, определены статьей 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Содержание отдельных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны приведено в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, утвержденных приказом Государственного патентного ведомства Украины от 28 июля 1995 года № 116 (в редакции приказа от 20 августа 1997 года № 72).

Нарушением прав на знак, в частности, признается введение в гражданский оборот обозначений, являющихся тождественными или похожими настолько, что их можно спутать с: знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию на Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг; знаками других лиц, если эти знаки охраняются без регистрации на основании международных договоров, участником которых является Украина, в частности знаками, признанными хорошо известными в соответствии со статьей 6bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности; фирменными наименованиями, известными на Украине и принадлежащими другим лицам, получившим право на них до даты подачи заявки в отношении таких же или родственных с ними товаров и услуг; квалифицированными указаниями происхождения товаров.

43. В случае подачи иска о прекращении нарушения прав на зарегистрированный знак хозяйственный суд не может по собственной инициативе признать свидетельство на зарегистрированный знак недействительным. Однако ответчик не лишен права подать встречный иск о признании свидетельства на зарегистрированный знак недействительным для совместного рассмотрения с первичным иском по правилам статьи 60 ХПК, если подсудность местного хозяйственного суда для рассмотрения обоих этих дел совпадает. В этих случаях встречный иск всегда взаимосвязан с первичным.

В случае подачи иска о признании свидетельства на зарегистрированный знак недействительным другим лицом или если подсудность местного хозяйственного суда для рассмотрения обоих этих дел не совпадает, суд, который рассматривает иск о прекращении нарушения прав на этот знак, должен приостановить производство по делу до разрешения другим судом спора по делу о признании свидетельства на зарегистрированный знак недействительным по правилам части первой статьи 79 ХПК.

44. Использование лицом запатентованного им промышленного образца — этикетки, которая является тождественной или похожей настолько, что ее можно спутать с зарегистрированным знаком другого лица, для обозначения приведенных в свидетельстве товаров или родственных с приведенными в свидетельстве товарами, не является нарушением прав собственника свидетельства на знак для товаров и услуг. Однако собственник такого знака не лишен права подать иск о признании патента на промышленный образец — этикетку недействительным на основании подпункта «в» пункта 1 статьи 25 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы». В случае удовлетворения такого иска использование на основании соответствующего патента промышленного образца — этикетки будет считаться неправомерным с той даты, с которой начато ее использование, если знаком для товаров и услуг на указанную дату получена правовая охрана.

45. В соответствии со статьей 41 ХПК для разъяснения вопросов, возникающих при разрешении хозяйственного спора и требующих специальных знаний, хозяйственный суд назначает судебную экспертизу.

При разрешении споров, связанных с признанием недействительными свидетельств на знаки для товаров и услуг по основаниям несоответствия зарегистрированных знаков условиям предоставления правовой охраны, для разъяснения вопросов, требующих специальных знаний (в частности, о том, занимает ли определенный элемент доминирующее положение в изображении знака; имеются ли основания полагать, что знак может вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения и качества товаров, обозначенных этим знаком; какие части изображения тождественны другим изображениям; похожи ли знаки настолько, что их можно спутать и т.п.), хозяйственному суду необходимо назначать судебную экспертизу, не принимая на себя не присущие суду функции эксперта. Хозяйственные суды не должны устанавливать сходство знаков для товаров и услуг по собственному усмотрению. В соответствии с частью шестой статьи 42 ХПК в случае отклонения хозяйственным судом заключения судебного эксперта это должно быть обосновано в решении.

При решении вопросов, связанных с назначением судебной экспертизы, хозяйственным судам следует учитывать изложенное в разъяснении президиума Высшего арбитражного суда Украины от 11 ноября 1998 года № 02-5/424 «О некоторых вопросах практики назначения судебной экспертизы».

Заключения специалистов по соответствующим вопросам, предоставленные ими вне рамок судебной экспертизы, не являются экспертными и поэтому не могут быть приняты судом как заключения экспертов. Они оцениваются хозяйственным судом по общим правилам статей 36 и 43 ХПК наряду с другими доказательствами по делу.

46. В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» исключительное право владельца свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия зарегистрированный знак не распространяется на осуществление любого права, возникшего до даты подачи заявки или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки. Такими правами, которые возникли до даты подачи владельцем свидетельства заявки на регистрацию знака, могут быть права другого лица на коммерческое (фирменное) наименование, географическое указание или промышленный образец, а также использование другим лицом обозначения, тождественного или схожего с зарегистрированным знаком, до даты подачи заявки или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки (право предыдущего пользователя, предусмотренное статьей 500 Гражданского кодекса).

47. В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» хранение товара с нанесенным знаком с целью предложения его для продажи, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз) признаются использованием знака, то есть составляют правомочности собственника свидетельства на знак. Таким образом, предложение для первой продажи товара с нанесенным знаком, который используется без разрешения его собственника, является нарушением прав на знак. Хранение же продукции со знаком, который используется без разрешения его собственника, признается нарушением прав на знак, если оно осуществляется с целью введения такой продукции в гражданский оборот.

48. В соответствии с пунктом 7 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» владелец свидетельства может передавать любому лицу право собственности на знак полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг на основании договора. Передача права собственности на знак не допускается, если она может стать причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара и услуги или относительно лица, изготовляющего товар или оказывающего услугу. Изготовление продукции ненадлежащего качества новым собственником знака не является основанием для признания недействительным договора о передаче права собственности на знак, заключенного с первоначальным собственником, поскольку условие о качестве товара не является содержанием договора о передаче прав, в отличие от лицензионного договора.

49. Ответчиком по спорам о признании свидетельства на зарегистрированный знак недействительным должен привлекаться Государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины как орган, на который возложены полномочия по выдаче свидетельств на знаки для товаров и услуг. Поэтому в случае если истцом по таким делам в исковом заявлении названный Департамент не указан в качестве ответчика, суд по ходатайству стороны или по своей инициативе должен привлечь этот орган к участию в деле в качестве другого ответчика по правилам статьи 24 ХПК.

По содержанию статьи 49 ХПК в случае удовлетворения иска о признании свидетельства на знак недействительным полностью или частично суд не имеет права возлагать государственную пошлину и другие судебные издержки на Государственный департамент интеллектуальной собственности, если последний был привлечен к участию в деле в качестве одного из ответчиков, а выдача соответствующего свидетельства осуществлена им согласно действующему законодательству.

50. По спорам о досрочном прекращении действия свидетельства на знак в связи с неиспользованием знака хозяйственным судам необходимо выяснять, по каким причинам знак не использовался собственником, обусловлено ли его неиспользование не зависящими от собственника свидетельства причинами, и оценивать указанные обстоятельства в случае ссылки ответчика на наличие таких причин.

В связи с этим хозяйственным судам следует учитывать предписания пункта 4 статьи 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», согласно которым действие свидетельства может быть прекращено полностью или частично лишь при условии, что владелец свидетельства не укажет уважительные причины такого неиспользования. Такими уважительными причинами, в частности, являются обстоятельства, препятствующие использованию знака независимо от воли владельца свидетельства, как-то: ограничение импорта либо другие требования к товарам и услугам, установленные законодательством; возможность введения в заблуждение в отношении лица, производящего товары или оказывающего услуги, при использовании знака лицом, обратившимся в суд, либо другим лицом относительно товаров и услуг, по которым выдвинуто требование о прекращении действия свидетельства. Кроме того, использованием знака владельцем свидетельства считается также использование его иным лицом при условии контроля со стороны владельца свидетельства.

По спорам о досрочном прекращении действия международной регистрации знаков для товаров и услуг на Украине Государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины должен привлекаться к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

51. В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» владелец свидетельства может требовать устранения с товара, его упаковки незаконно использованного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, или уничтожения изготовленных изображений знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения. Если устранение с товара, его упаковки незаконно использованного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, невозможно без причинения существенного вреда самому товару, суд согласно пункту 3 части второй статьи 432 Гражданского кодекса может принять решение об изъятии товара из гражданского оборота.

52. В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» знак признается хорошо известным на основании решения Апелляционной палаты, которое может быть обжаловано в судебном порядке, а также по решению суда.

С даты, на которую по определению Апелляционной палаты либо суда знак стал хорошо известным в Украине, ему предоставляется правовая охрана, такая же, как если бы этот знак был заявлен на регистрацию на Украине.

По спорам о признании знака хорошо известным Государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины должен привлекаться к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

53. Для удовлетворения требования о защите прав на знак путем опубликования судебного решения в средствах массовой информации с целью восстановления деловой репутации субъекта предпринимательской деятельности, права которого нарушены, данное требование должно быть обоснованным.

При разрешении соответствующих споров суды должны исходить из принципов разумности и достаточности, обязывая ответчика опубликовать судебное решение только в том конкретном печатном органе, в котором ответчиком в какой-либо форме размещалась реклама продукции с незаконным использованием знака, а не в ряде печатных органов.

VІ. Разрешение споров, связанных с защитой прав на другие объекты промышленной собственности.

54. В соответствии со статьей 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года фирменное наименование охраняется без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Аналогичное правило установлено статьей 489 Гражданского кодекса в соответствии с которой право интеллектуальной собственности на коммерческое наименование действительно с момента первого использования этого наименования и охраняется без обязательной подачи заявки на него либо его регистрации и независимо от того, является или не является коммерческое наименование частью торговой марки.

С учетом предписаний статей 90, 489—491 Гражданского кодекса и статьи 159 Хозяйственного кодекса надлежащим способом защиты права лица на коммерческое наименование может быть иск об обязании иного лица прекратить использование тождественного наименования и возмещении убытков, если они причинены таким использованием. В случае удовлетворения соответствующего иска хозяйственный суд может обязать собственника (учредителя) или уполномоченный им орган внести необходимые изменения в учредительные документы.

Требования об отмене государственной регистрации юридического лица либо обязании изменить наименование путем перерегистрации в связи со сходством фирменных наименований субъектов предпринимательской деятельности не являются надлежащими способами защиты права на коммерческое наименование, поскольку в числе определенных законодательством оснований для отмены государственной регистрации юридического лица отсутствует такое, как тождественность наименований.

Хозяйственные суды не должны устанавливать сходство или тождественность коммерческих наименований по собственному усмотрению. Для разъяснения соответствующих вопросов следует назначать судебную экспертизу, учитывая изложенное в разъяснении президиума Высшего арбитражного суда Украины от 11 ноября 1998 года № 02-5/424 «О некоторых вопросах практики назначения судебной экспертизы».

55. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растений и свидетельство на топографию интегральной микросхемы или свидетельство на знак для товаров и услуг выдаются физическому лицу независимо от того, имеет ли это лицо статус субъекта предпринимательской деятельности. Поэтому если поданный иск о признании патента или свидетельства недействительным касается прав и охраняемых законом интересов физических лиц, не имеющих статуса субъекта предпринимательской деятельности, производство по соответствующим делам подлежит прекращению с учетом неподведомственности таких споров хозяйственному суду.

56. Судам необходимо учитывать особенности процесса доказывания по делам о внедоговорном нарушении патентных прав.

По патентно-правовой системе охраны защита прав интеллектуальной собственности предоставляется от любого несанкционированного использования иным лицом объекта права интеллектуальной собственности, в частности, промышленного образца, полезной модели, изобретения (кроме предусмотренных законом случаев свободного использования чужих охраняемых объектов) независимо от того, были ли эти охраняемый образец, модель, изобретение сознательно использованы иным лицом или эти объекты были созданы иным лицом в результате его собственной творческой деятельности, но уже после публикации сведений о выдаче соответствующего патента об их охране. Поэтому любое несанкционированное использование прав интеллектуальной собственности на указанные объекты иными лицами является установленным фактом внедоговорного нарушения патентных прав, которое в соответствии с законом не доказывается при рассмотрении дела.

57. Особенностью процесса доказывания по делам о нарушении прав интеллектуальной собственности на изобретение является правовая презумпция, установленная частью второй статьи 28 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели». В соответствии с этой нормой любой продукт, процесс изготовления которого охраняется патентом, при отсутствии доказательств противоположного считается изготовленным с применением этого процесса при условии выполнения хотя бы одного из двух требований:

продукт, изготовленный с применением процесса, который охраняется патентом, является новым;

имеются основания считать, что указанный продукт изготовлен с применением данного процесса и собственник патента не в состоянии путем приемлемых усилий определить процесс, который применялся при изготовлении этого продукта.

В таком случае обязанность доказывания того, что процесс изготовления продукта, идентичного изготовляемому с применением процесса, охраняемого патентом, отличается от последнего, возлагается на лицо, в отношении которого имеются достаточные основания считать, что оно нарушает права собственника патента.

Следовательно, этой нормой владелец патента освобожден от доказывания факта изготовления нового продукта иным лицом с применением запатентованного процесса. Согласно части пятой статьи 35 ХПК факты, которые в соответствии с законом считаются установленными, не доказываются при рассмотрении дела. Такое предположение может быть опровергнуто в общем порядке. Поэтому бремя доказывания иного возлагается на лицо, изготовившее этот продукт.

58. В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» не признается нарушением прав, предоставляемых патентом, введение в гражданский оборот изделия, изготовленного с применением запатентованного промышленного образца, после введения этого изделия в гражданский оборот владельцем патента или по его специальному разрешению. В приведенной норме речь идет о дальнейших операциях по продаже и перепродаже именно конкретного изделия или партии изделий, изготовленных с применением запатентованного промышленного образца и впервые введенного в оборот владельцем этого патента или по его специальному разрешению. Поэтому исключительные права владельца патента, определенные статьей 20 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы», нарушаются, если лицо, не имея патента или разрешения (лицензии) на использование промышленного образца на основании лицензионного договора, впервые вводит в гражданский оборот конкретное изделие или партию изделий, изготовленных с применением этого промышленного образца, даже в случае если до момента этого введения в оборот владельцем патента уже осуществлялись операции с аналогичными партиями товара.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

Зміст

Государственная практика

Счастливый переезд... на время

Деловая практика

Основные средства

Законодательная практика

Законопроект о нотариате

Комментарии и аналитика

По желанию или по сокращению штата?

Последний бастион: иль не последний?

Неделя права

В первом чтении принят ХПК

Реалии корпоративного управления

В соответствие с Конституцией

Гарантии для следователей

АПК прошел «вторую читку»

Судебная практика

О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственн

Так было ли соответствие?

Судебные решения

Требования, направленные на причинение вреда здоровью населения, не могут быть удовлетворены

Тема номера

Шоу-бизнес в авторском праве

Плата за музыку

Трибуна

Судебная власть и судопроизводство

Частная практика

Изменят ли «обложение» нотариата?

Первые замечания к порядку сдачи экзамена

Юридический форум

Совершенствуем работу юридических клиник

Европейская налоговая практика

Издательство «Юридическая практика» представило первый годовой отчет

Оплата услуг по-адвокатски

Інші новини

PRAVO.UA