Украинскому законодателю следовало бы задаться вопросом: как именно физическое лицо может производить товары или оказывать услуги? Законо­датель­ство Рос­сий­ской Федера­ции, к примеру, позволяет регистрировать знаки только лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность — что имеет здравый смысл и логику. Прак­тика США, если уж речь идет о логике, позволяет регистрировать только те знаки, которые уже представлены на рынке — заявители должны предоставить офису патентов и торговых марок USPTO доказательства их использования, что в дальнейшем снимает проблемы, описанные ниже.

Самое очевидное из недобросовестных действий — это регистрация физическим лицом известной торговой марки, названия известной компании, не имеющей на территории Украины правовой охраны вследствие того, что компания, к примеру, не рассматривала наше государство как перспективный рынок, либо вовремя не позаботилась о регистрации.

Как правило, единственной возможностью оспорить такую регистрацию является ссылка на то, что торговая марка может ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара. Посколь­ку несоответствие торговой марки условиям законодательства оценивается на дату подачи заявки, на практике достаточно сложно доказать, что до даты подачи заявки украинский потребитель мог соотнести спорное обозначение с истцом, его товарами и деятельностью, если иностранная компания на Украине деятельности не вела, товары не поставляла и услуги не предлагала. В суде в ход идут косвенные доказательства известности торговой марки украинскому потребителю. Поэтому мы имеем весьма неоднородную судебную и экспертную практику по этому вопросу.

Наше законодательство не содержит понятия «недобро­совестное намерение», на которое можно было бы сослаться при квалификации указанного выше действия. Украин­ское патентное ведомство в большинстве случаев не имеет оснований для отказа в регистрации торговой марки, как бы эксперт ни был осведомлен в существовании такой марки за рубежом и какие бы ни были у него сомнения в правомерности регистрации всемирно известного бренда на лицо, которое, очевидно, никоим образом не связано с ним. Предла­гаю обратить внимание на Директи­ву № 2008/95/ ЕС Евро­пей­ского парламента и Совета «О сбли­жении законодательств государств-членов относительно товарных знаков и знаков обслуживания», согласно которой торговая марка не должна регистрироваться, а если она уже зарегистрирована, то подлежит оглашению недействительной, если она может быть спутана с маркой, используемой за рубежом на день подачи заявки о регистрации, и которая все еще использовалась там, при условии, что на день подачи заявки заявитель действовал недобросовестно (статья 4 (4) (g). Впрочем, мы не в ЕС.

Таможенный капкан

Механизм создания барьеров для нарушений прав интеллектуальной собственности на таможенной границе сам по себе в условиях добросовестного его использования довольно действенный. Однако если внести в таможенный реестр промышленный образец или полезную модель (охранные документы на них выдаются без проведения квалификационной экспертизы), которые отражают продукцию конкурентов, можно создать последним довольно серьезные препятствия для таможенного оформления. Без сомнения, в дальнейшем такие патенты можно оспорить в суде, если доказать, что запатентованные решения не являются новыми и начали производиться лицами, преследуемыми владельцами патентов прежде, чем их преследователями. Квали­фицировать такие деяния иначе как используя понятия «злоупотребление правами интеллектуальной собственности» и «препятствие добросовестной хозяйственной деятельности» сложно, однако соответствующих понятий законодательство, увы, не содержит.

Однако Антимонопольный комитет Укра­ины в ряде дел признал недобросовестной конкуренцией действия, связанные с регистрацией промышленных образцов лицами, которые осознавали, что такие действия будут препятствовать хозяйственной деятельности других лиц. Вместе с тем перспектив увидеть понятие «недобросовестность» в судебных решениях, а особенно в делах, где владельцами охранных документов являются физические лица, немного.

Проблемный дистрибьютор

Возвращаясь к теме торговых марок — действия, связанные с регистрацией известных мировых брендов, характерны также для дистрибьюторов. Вопреки запрету регистрировать торговые марки без разрешения производителей (статья 6-septies Парижской конвенции) они получают правовую защиту и запрещают ввоз и оборот товаров как другим дистрибьюторам, так и самим производителям. Более того, такие регистрации позволяют производителям препятствовать деятельности представительств и дочерних предприятий иностранных производителей, запрещая использовать торговую марку (словесную ее часть) в названиях юридических лиц. Однако здесь необходимо обратить внимание на обратную сторону ситуации — когда именно благодаря дистрибьютору, который вложил значительные усилия и средства в рекламу, построение системы продаж и коммуникации с потребителем, торговая марка стала известна и деятельность такого дистрибьютора не вводит в заблуждение потребителя. В той же статье 6-septies Париж­ской конвенции упоминается о действиях, оправдывающих дистрибьютора: к ним следует отнести, например, регистрацию с целью создать барьеры для контрафактной продукции и активную защиту от нее. Поэто­му каждую конкретную ситуацию необходимо оценивать сквозь призму добросовестности или недобросовестности намерений.

Неоднородный «клон»

Здесь целесообразно рассмотреть как случаи использования обозначений, которые являются схожими с зарегистрированными торговыми марками, так и обратить внимание на регистрацию обозначений, которые являются схожими с ранее зарегистрированными товарными знаками или хорошо известными на Украине марками и коммерческими наименованиями. Если в большинстве случаев обращения в суд владельца объекта, право на который было приобретено ранее представления заявки на такой «клон», заканчиваются все же в пользу истца, то есть определенная категория дел, в которых истцы испытывают некоторые трудности.

Пример — использование зарегистрированной торговой марки или регистрация похожей марки для иных товаров или услуг, нежели указанных в ранее выданном свидетельстве. При решении вопроса однородности сложности возникают в случаях, когда связь между исследуемыми товарами и услугами не является очевидной, однако просматривается попытка воспользоваться чужой репутацией. Если для таких товаров можно применить принципы перекрестного мерчандайзинга, то можно говорить об определенной однородности, обусловленной одним кругом потребителей, одним каналом сбыта: пиво и снеки, фаст фуд и освежающие напитки, чай, кофе и кондитерские изделия, алкогольные напитки и конфеты, и в сфере FMCG (товары повседневного спроса) эти примеры можно продолжать. Также часто встречается использование (и регистрация) известных торговых марок для предоставления услуг, не связанных с оригинальными товарами. Однако вероятность смешения деятельности и возникновения у потребителя ассоциаций о связи с известным брендом все же существует, нужно только доказать. Наконец в чем в первую очередь заключается интерес владельца знака, как не в сохранении его различительной способности и отсюда его ценности? Поэтому исходить при оценке указанных выше действий необходимо именно из этой позиции. И целесообразно чаще перечитывать Париж­скую конвенцию (статья 10-bis): честными обычаями в торговых делах признаются правомерные действия, направленные на недопущение смешения деятельности относительно другого предприятия, товаров или торговой деятельности конкурента.

Что делать?

Законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности не менялось уже лет восемь. А потребности в изменениях действительно назрели, и рынок давно в них нуждается. Обозначу в общих чертах наиболее актуальные из них:

— ввести, наконец, в качестве критерия для отказа в предоставлении охранного документа «недобросовестность намерений»;

— разрешить регистрацию торговых марок физическим лицам, которые являются субъектами предпринимательской деятельности (это определенным образом упорядочит и вопрос отнесения платежей, получаемых за использование торговой марки или отчуждение прав на нее, в состав доходов такого лица);

— внести норму, аналогичную по смыслу статье 6-septies Парижской конвенции о регистрации торговой марки дистрибьютором/агентом/представителем, и обязательно уточнить эти понятия;

— определить в законодательстве понятия «недобросовестные намерения», «зло­употребление правами интеллектуальной собственности», уточнить перечень действий, «препятствующих добросовестной хозяйственной деятельности».

Конечно, не стоит питать иллюзии по поводу воплощения перечисленных идей в ближайшее время. Однако есть надежда, что и рынок, и юридическое сообщество уже готовы воспринимать обозначенные в этой статье явления как недобросовестное поведение, противоречащее честным обычаям в деловых отношениях, которое ни в коем случае не должно стать нормой.

МЕЩЕРЯКОВА Наталия — партнер, глава практики интеллектуальной собственности МЮГ AstapovLawyers, г. Киев