ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Выпуск №2 (212) » ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

Рубрика Тема номера

В последнее время проблема коммерческого использования прав на объекты интеллектуальной собственности приобретает особое значение, чем, собственно, и объясняется актуальность вопроса о роли и месте лицензионного договора как основной правовой формы передачи прав на коммерческое использование результатов научно-технического творчества и средств индивидуализации товаров, работ и услуг участников гражданского оборота.

Говоря о лицензионном договоре, необходимо обратиться к таким основным понятиям гражданского права, как договор, предмет и объект договора, содержание и толкование договора.

В гражданском праве понятие «договор» раскрывается через более общее понятие «сделка» (действующий ГК) или «правовое действие» (принятый, но не вступивший в силу ГК, далее — новый ГК). Так, в соответствии с действующим Гражданским кодексом Украины, «сделка — это действия (поведение, составляющее материальное содержание гражданских правоотношений) граждан и организаций (субъектов правоотношений) по поводу установления, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей (юридическое содержание, т. е. субъективные права и обязанности, по сути являющиеся правовым способом обеспечения и формирования материального содержания). Аналогичным способом новый ГК определяет и «правовое действие», однако, в отличие от действующего ГК, он объединяет участников гражданско-правовых отношений, граждан и организации, называя их лицами. Такой подход нам кажется более правильным, учитывая принцип равенства субъектов гражданско-правовых отношений.

УСЛОВНОСТИ-УСЛОВИЯ

Сделки (правовые действия) считаются действительными, т. е. порождающими реальные правовые последствия, при соблюдении ряда условий. Во-первых, если их содержание не противоречит требованиям законодательства и публичному порядку, во-вторых, если лица, участвующие в них, обладают необходимым объемом гражданской дееспособности, т. е. могут в результате своих самостоятельно исполняемых действий приобретать гражданские права и создавать гражданские обязанности (а в новом ГК — и отвечать в случае неисполнения таких обязанностей) вследствие того, что они обладают волей, полностью понимают значение своих действий и могут управлять ими. В-третьих, волеизъявление их участников должно быть свободным и соответствовать их внутренней воле. В связи с этим сделки, совершенные вследствие ошибки, имеющей существенное значение при их заключении, обмана, насилия, угроз, злонамеренной сделки представителя одной стороны с другой или в силу стечения тяжелых обстоятельств признаются недействительными. В-четвертых, сторонами должна быть соблюдена форма сделки, предусмотренная законодательством. Согласно ГК (как действующему, так и новому), в случае если законодательством не установлена определенная (письменная) форма, сделка считается совершенной, если поведение сторон свидетельствует об их стремлении к наступлению определенных правовых последствий.

Однако нормы ГК устанавливают общие правила в отношении письменной формы определенного типа сделок (правовых действий): сделок между юридическими лицами, между ними (юридическими лицами) и гражданами, кроме тех сделок, которые исполняются в момент заключения; между гражданами, если сумма сделки превышает законодательно установленную норму, причем этот перечень не является исчерпывающим и эта норма ГК отсылает к специальным нормативным актам, регулирующим отдельные виды сделок. В-пятых, правовое действие должно быть направлено на реальное наступление правовых последствий, которые им обусловлены. В-шестых, те из них, которые совершаются родителями (усыновителями), не могут противоречить интересам их несовершеннолетних детей.

В обязательственном праве договором называется сделка (правовое действие) двух или более лиц, направленная на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений. Такое определение подчеркивает роль договора как основания возникновения гражданских правоотношений, как юридического факта. В этом значении он принадлежит к правомерным действиям, совершаемым по воле его участников и направленным на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В действующем законодательстве, судебной практике и правовой литературе используется понятие «хозяйственный (коммерческий/предпринимательский) договор», но его суть не раскрывается. Судебная практика исходит из того, что закон не регулирует виды обязательств субъектов предпринимательской деятельности и рекомендует судам при разрешении споров использовать нормы гражданского законодательства.

Однако в теории хозяйственного (коммерческого/предпринимательского) права (а после принятия Хозяйственного (Коммерческого) кодекса в законодательстве будет легально определена эта категория) существует понятие «хозяйственный (коммерческий/предпринимательский) договор».

Хозяйственный (коммерческий/предпринимательский) договор рассматривается как любая имущественная сделка между двумя и более хозяйствующими субъектами, по которой передаются товары, исполняются работы или предоставляются услуги в целях осуществления предпринимательской деятельности или в других целях, не связанных с личным потреблением.

Таким образом, как видно из этого определения, в хозяйственном договоре объединены как общие признаки имущественного договора, так и особенные признаки, закрепленные в науке хозяйственного права, а именно, во-первых, коммерческая цель заключения (достижение необходимых хозяйственных и коммерческих результатов). Целью заключения таких договоров является осуществление основной деятельности хозяйствующих субъектов, не связанной с личным потреблением (приобретением товаров, работ и услуг для личного, семейного или домашнего использования). Основной признается деятельность, вытекающая из целей деятельности таких субъектов, а также вспомогательных операций, необходимых для достижения таких целей. Это могут быть разнообразные сделки — производные, сопутствующие основной деятельности. Во-вторых, особое содержание, соответствующее хозяйственным намерениям и юридически выраженной воле сторон, в-третьих, круг субъектов договора ограничивается юридическими лицами всех форм собственности и организационно-правовых форм, а также гражданами-предпринимателями. В-четвертых, споры, которые могут возникнуть при исполнении договоров, носят экономический характер и решаются в особом порядке в хозяйственном суде.

Хозяйственный договор определяет правовое положение сторон в договоре, является правовой формой, в рамках которой обеспечивается принудительное выполнение обязательств путем использования имущественных санкций и средств оперативного воздействия.

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

Учитывая специфику отношений, складывающихся в сфере создания объектов промышленной собственности и коммерческого использования прав на них, было бы правильнее вести речь о лицензионном договоре не как о гражданско-правовом, а как о хозяйственном договоре.

Говоря об этом виде договора, следует отметить неоднозначность подходов правоведов к определению самого понятия «лицензионный договор». Как вытекает из анализа правовой литературы, существуют следующие группы подходов к определениям:

— передача права на использование объекта промышленной собственности без указания границ такого использования (В. М. Крижна) либо способом, предусмотренным патентным законодательством (И. И. Дахно), либо на согласованных в договоре условиях (Г. О. Андрощук, А. Д. Святоцкий, Б. Г. Прахов, Б. С. Антимонов, К. О. Флейшиц, И. Я. Хейфец);

— предоставление права на использование патента в пределах прав собственника патента (В. Герасименко);

— ограничение использования своего права собственности собственником патента (Е. Я. Волинец-Руссет);

— правовая форма обеспечения монопольного права использования в промышленности и торговле только для партнеров сделки и недопущения их свободного применения конкурентами (В. И. Мухопад).

По нашему мнению, лицензионным договором следует считать самостоятельный вид хозяйственного договора об оплатном использовании в хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов объектов промышленной собственности (объектов патентного права, ноу-хау, средств индивидуализации товаров, работ и услуг участников хозяйственного оборота). По этому договору хозяйствующий субъект, которому принадлежит исключительное право на использование объекта промышленной собственности, передает другому хозяйствующему субъекту право на использование такого объекта в пределах, установленных договором. Содержание договора составляют права и обязанности сторон по успешному освоению предмета лицензии: лицензиара — по предоставлению права на использование и гарантий реализации объекта промышленной собственности, лицензиата — совершения действий, предусмотренных договором, основным из которых является выплата лицензионного вознаграждения.

Вопросам определения понятия «лицензионный договор» придавал важное значение и Госпатент Украины. На основании изучения и обобщения практики заключения и исполнения лицензионных договоров можно выделить еще одно определение: лицензионным договором называется сделка, по которой сторона, владеющая исключительным правом на использование объекта промышленной собственности, предоставляет другой стороне разрешение на использование объекта, а последняя обязуется выплачивать лицензионное вознаграждение и осуществлять другие, предусмотренные договором, действия.

Проблема легального определения лицензионного договора тесно связана с определением таких понятий, как «предмет лицензионного договора» и «объект лицензионного договора».

В законодательстве и правовой науке нет единого понимания предмета лицензионного договора. Хотя правильное и полное его определение имеет не столько теоретическое, сколько практическое значение для осуществления коммерческого использования объектов промышленной собственности.

Очень широко подходил к определению предмета лицензионного договора О. М. Чепелевецкий. По его мнению, предметом лицензионного договора является исключительное право или отдельная его правомочность либо само изобретение (товар, в основе которого лежит изобретение) и незапатентованные объекты.

Многие специалисты в области гражданского и хозяйственного права называют предметом лицензионного договора сам объект промышленной собственности (изобретение или другое техническое достижение), однако некоторые из них ограничивают объект промышленной собственности объемом, установленным договором. Такое ограничение свидетельствует о том, что речь прежде всего идет о правах, т. к., по нашему мнению, сам объект промышленной собственности ограничить рамками, установленными в договоре, невозможно.

С нашей точки зрения, предметом лицензионного договора следует считать действия сторон договора — уполномоченного лица, хозяйствующего субъекта, который имеет исключительное право на использование объекта промышленной собственности (лицензиара), по предоставлению другому лицу, хозяйствующему субъекту (лицензиату), права на использование объекта промышленной собственности в рамках, установленных договором, и технической помощи в промышленной реализации предмета лицензии, а лицензиата — в рамках, предусмотренных договором, в том числе уплаты лицензионного вознаграждения.

Мнение автора основывается на определении предмета и объекта договора, которые даны в общей теории права и теории обязательственного права. Предмет сделки (договора) определяется как отношения, по поводу которых заключается договор (совокупность прав и обязанностей сторон договора), а благо, по поводу которого заключается договор (конкретный предмет), есть объектом договора.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что суть (предмет) договора составляют действия сторон договора относительно их прав и обязанностей в договорном обязательстве, а объект — благо, в связи с которым стороны совершают определенные действия по установлению, изменению и прекращению прав и обязанностей.

Объектом лицензионного договора, т. е. благом, на которое направлены действия сторон, является объект промышленной собственности.

Таким образом, фактические действия сторон (передача прав по договору) на основании юридической формы (лицензионного договора) приобретают юридическое содержание (права и обязанности сторон в договоре).

Круг объектов, на которые направлены действия сторон лицензионного договора, их определение и условия предоставления правовой охраны определяются законодательством в сфере промышленной собственности. Такими объектами являются: объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), ноу-хау и средства индивидуализации участников хозяйственного оборота и их продукции и услуг (фирменные наименования, право на которые является неотчуждаемым, за исключением случаев передачи наименования вместе с передачей целостного имущественного комплекса предприятия в аренду, во время его приватизации или заключения договора франчайзинга; знаки для товаров и услуг).

Таким образом, объектом договора лицензии могут быть объекты патентного права, ноу-хау и знаки для товаров и услуг (индивидуальные и коллективные).

Содержание каждого договора составляют его условия, являющиеся способом фиксации взаимных прав и обязанностей контрагентов. Отсутствие некоторых условий договора или их нечеткое определение усложняет исполнение и создает правовую неуверенность относительно существования договорных отношений и действительности договора.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Украины, договор считается заключенным, если между сторонами в необходимой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям. Согласно положениям ГК, существенными являются условия, признанные такими по закону или необходимые для договоров данного вида, а также условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. То есть существенными являются условия, необходимые и достаточные для того, чтобы договор считался заключенным и тем самым порождал права и обязанности.

Определенное время в законодательстве Украины перечень существенных условий лицензионного договора можно было вывести из анализа приказов Государственного патентного ведомства Украины № 89 от 6 июня 1995 года и № 163 от 9 ноября 1995 года, которыми были утверждены Инструкция о рассмотрении и регистрации договора о передаче права собственности на знак для товаров и услуг и лицензионного договора на использование знака для товаров и услуг, а также Инструкция о рассмотрении и регистрации договора о передаче права собственности на изобретение (полезную модель) и лицензионного договора на использование изобретения (полезной модели). В перечень сведений о лицензионных договорах, подлежащих внесению в Государственный реестр, включались: названия и юридические адреса сторон договора, номер охранного документа, название объекта промышленной собственности, на использование которого предоставляется лицензия, объем прав, который передается по договору, вид лицензии, срок действия договора и территория его действия.

Закон Украины «Об изобретениях и полезных моделях» называет в качестве существенных условий лицензионных договоров предмет лицензии, платежи, объем прав, территорию действия, срок действия и обязанность сторон провести регистрацию договора в компетентном органе.

Анализ типовых договоров, включая рекомендации Всемирной организации интеллектуальной собственности, договоров, заключенных и представленных на регистрацию в компетентном органе, а также норм нового ГК Украины, позволяет сделать вывод о том, что лицензионный договор должен содержать условия относительно предмета договора и объекта интеллектуальной собственности, права на который передаются по договору, вида предаваемых прав (исключительные или неисключительные), способов использования объекта интеллектуальной собственности (конкретных действий, которые лицензиат может осуществлять по отношению к объекту, например, производство, сбыт готовой или произведенной лицензиатом продукции, внесение в качестве вклада в уставный фонд предприятия и другие), сторон договора и их реквизитов, технической документации, усовершенствований и улучшений (возможности их проведения лицензиатом, способы их патентования, условий и рамок передачи усовершенствований и улучшений лицензиаром), прав и обязанностей сторон и их ответственности, условий, освобождающих стороны от ответственности, технической помощи лицензиара в освоении производства продукции, качества изготовляемой продукции, лицензионных платежей, порядка определения их размера за каждый способ использования объекта интеллектуальной собственности, порядка и сроков его выплаты, предоставление информации и отчетности, обеспечения конфиденциальности, защиты передаваемых по договору прав, порядка решения споров, выдачи сублицензий, срока и территории действия договора, условий ответственности перед третьими лицами в связи с дефектами продукции, других условий, которые стороны сочтут целесообразным включить в договор.

При заключении лицензионного договора между украинскими субъектами хозяйствования и их заграничными контрагентами должны учитываться требования, установленные в Положении о форме внешнеэкономических договоров (контрактов), утвержденном Приказом Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 6 сентября 2001 года № 201.

При формировании условий лицензионного договора необходимо учитывать установленные законодательством Украины ограничения относительно срока и территории действия лицензионного договора.

Срок действия договора на передачу объектов, защищенных с помощью охранных документов, не должен превышать срока действия такого охранного документа. Договоры, которые будут содержать положения, противоречащие этой императивной норме, не могут быть зарегистрированы компетентным органом, поскольку они противоречат требованиям законодательства. Следовательно, они не будут иметь силы в отношении третьих лиц, что практически сделает невозможной защиту прав лицензиатом и ставит под сомнение правомерность использования лицензиатом прав на объекты. Те же договоры со сроком действия, превышающим срок действия охранного документа, которые станут предметом судебного разбирательства (споры между лицензиарами и лицензиатами относительно исполнения договора), будут признаны недействительными на основании статьи 48 действующего ГК Украины.

Важным условием лицензионного договора является условие о территории его действия. Договор должен содержать четкую формулировку о границах географического региона, на который распространяется действие договора. Нельзя согласиться с мнением разработчиков нового ГК Украины, согласно которому при отсутствии условия о территории действие договора будет распространяться на территорию Украины, т. е. территорию, в границах которой осуществляется правовая охрана объекта. По нашему мнению, лицензионный договор, в котором отсутствует это существенное условие, следует считать незаключенным, т. е. не порождающим прав и обязанностей сторон. На практике заинтересованной стороне придется обращаться в хозяйственный суд с иском о признании лицензионного договора недействительным на том основании, что в нем отсутствуют все существенные условия.

При заключении, регистрации, исполнении договора и решении споров, связанных с исполнением договора, часто возникает необходимость уяснения его смысла либо смысла отдельных его положений как самими сторонами, так и органами, рассматривающими споры.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ

В действующем законодательстве отсутствуют четкие положения, определяющие подходы к толкованию договоров. Поэтому стороны, не достигшие согласия относительно трактовки какого-либо положения договора и в связи с этим начинающие спор о ненадлежащем исполнении договора, обращаются в суд. Суд, руководствуясь принципом о всестороннем выявлении действительных отношений сторон, прилагает усилия к установлению действительного содержания договора путем исследования предварительных документов, действий сторон по исполнению предусмотренных договором обязательств, документов, свидетельствующих об исполнении сторонами обязательств, сложившейся практики взаимоотношений сторон и прочих фактов.

Новый ГК содержит правила о том, что содержание правового действия должно толковаться самими сторонами, однако при обращении одной из сторон в суд последний может вынести решение о толковании правового действия. При этом слова понимаются в их прямом (буквальном) значении, термины имеют те значения, которые являются общепринятыми в соответствующей сфере отношений. Если же при таком методе толкования не удастся выяснить истинное содержание, суд проведет сравнение части содержания правового действия с содержанием всего правового действия. Если и этот метод не поможет установить действительную волю сторон, то суд будет учитывать цель правового действия, содержание предварительных переговоров, практику сложившихся между сторонами отношений, обычаи делового оборота, дальнейшее поведение сторон и другие обстоятельства, которые могут иметь существенное значения для решения спора.

К толкованию условий договора применяются правила о толковании правовых действий, с учетом условий примерных договоров, разработанных компетентным ведомством, даже если в конкретном договоре нет ссылки на примерные договоры.

Несмотря на актуальность вопроса, тексты примерных лицензионных договоров пока не разработаны. Поэтому сторонам необходимо руководствоваться перечнем существенных условий, приведенным в соответствующих нормативных актах (ГК, законах, регулир%

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

Зміст

Деловая практика

ДОГОВОР ФРАНЧАЙЗИНГА

Законодательная практика

ЗАВЕРШЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ЭПОПЕИ

Зарубежная практика

ВАМ ХВАТИТ ОДНОГО ДОЛЛАРА ЗАРПЛАТЫ?

ВЕРНЕМСЯ К ПУБЛИЧНЫМ НАКАЗАНИЯМ?

Неделя права

СТРАСТИ ПО ТАМОЖЕННОМУ КОДЕКСУ

Новости из-за рубежа

АВСТРАЛИЙСКИЕ ПОЖАРЫ — ДЕЛО РУК ПОДРОСТКОВ

ОБВИНЕНИЕ ГОТОВО ДОКАЗАТЬ ВИНУ МИЛОШЕВИЧА

ЗАПРЕТ НА ОРУЖИЕ

В ПОГОНЮ ЗА ДЕДОМ МОРОЗОМ

Новости профессии

УКРАИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ ОСТАЕТСЯ ЗАЛОЖНИКОМ ПИРАТОВ

МОЛОДЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

ДОЛГИ НЕ ПРОЩАЮТ

КОНСТИТУЦИОННОСТЬ ГОСБЮДЖЕТА НА 2001 ГОД ПОД ВОПРОСОМ

ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ

НЕ ВЕЛИ КАЗНИТЬ, А ВЕЛИ ПОМИЛОВАТЬ

Прецеденты

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Судебная практика

НЕКОНСТИТУЦИОННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

СПИСАНИЕ ПЕНИ ЗА ПРОСРОЧКУ ВОЗВРАТА ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ: «ЗА» И «ПРОТИВ»

Тема номера

АВТОРА! АВТОРА!

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕТРАНСЛЯЦИИ

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

Частная практика

PACTA SUNT SERVANDA

НОТАРИУС ГОДА

Інші новини

PRAVO.UA